지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구

제1안은 심사관이 심판청구의 타당성을 1차로 판단하고 다시 특허무효심판을 수행하여야 하므로 동일 행정청에서 실체 판단을 중복하여 행하는 식인데 반해, 제2안은 심판관 합의체가 1회의 실체 판단만으로 부실권리 여부를 가리게 되므로 절차의 신속성 측면에서도 장점이 있다. 현행 무효심판과 대비할 때, 제2안의 특허취소 신청제도는 공중 심사 취지에 맞도록 결정계로 운영되고, 구술심리가 아닌 서면심리만으로 절차를 진행하므로 제도 이용이 쉽고 간편하다는 장점이 있다. 신청이유도 현행 특허무효심판과는 달리 신규성과 진보성 결여 사유만으로 제한하므로 신속한 절차 진행이 가능하다. 종합하여 보면, 제3자가 특허심판원에 특허취소를 신청하는 제2안은 공중 심사 기능의 극대화를 꾀할 수 있을 뿐만 아니라 부실 권리도 조기에 신속히 저렴한 비용으로 제거할 수 있고, 제3자 일반 공중의 참여도 쉬워 제도 활성화가 가능할 것으로 보이는 바, 도입의 장점이 충분하다고 사료된다. 제2안의 중요한 특징 중 하나는 특허무효심판과는 다르게 「결정계」 절차로 설계되었다는 점이다. 통상 무효심판과 같은 당사자계 심판은 절차 진행에 있어 양 당사자가 존재하고 불이익한 처분에 대하여는 일방 혹은 양방 어느 누구든지 특허법원에 불복하여 다시 양 당사자가 대립하는 다툼 구조로 되어 있으나, 종전의 취소결정불복심판과 같은 결정계 심판은 특허권자 일방만이 존재하고 불이익한 처분에 대해서는 특허권자가 특허법원에 불복하여 “특허청의 소송수행자와 다투는 구조”로 되어 있다. 특허취소신청제도(심판관이 특허취소 여부를 심리하고 특허권자는 방어)를 취소결정불복심판(심판관이 심사관이 한 특허취소의 당부를 심리하고 특허권자는 방어)과 같이 결정계로 하게 되면 특허권자가 제기한 특허법원의 취소결정취소소송에서 특허청의 소송수행자가 소송절차 수행을 전담하게 되므로 제3자 특허취소신청인이 굳이 엄격한 소송절차를 수행하지 않아도 된다는 장점이 있다. 제1안에서는 최근 기술발전 속도가 급격히 빨라져 특허허여의 당부를 판단하기 위해 조사·분석해야 하는 선행 특허정보들이 지속적으로 증가하고 있는 상황을 반영하여 제3자가 심사관 직권 무효심판청구를 신청할 수 있는 기간은 6개월로 확대하는 것으로 설정하고 있다. 또한, 신청대상을 모든 특허로 하는 경우 특허청의 업무 부담이 증가할 우려가 있으므로 제도 도입 취지만을 고려하여 출원공개 없이 등록된 특허로 신청대상을 한정하는 것이 적절할 것으로 생각된다. 제3자의 신청 내역을 확인하여 예비적으로 무효사유의 존부를 판단하고 무효심판을 직접 수행해야 할 심사관의 업무부담을 고려하여 신청이유 또한 미국특허청의 당사자계 재심사와 유사하게 추가적인 노력 없이 확인 가능한 선행문헌에 기초한 신규성 및 진보성 결여 사유만으로 제한하고 있다. 특허이의신청 심사절차에서의 정정청구를 좀 더 자세히 보면 다음과 같다. 특허권이 설정등록된 이후에 특허명세서의 실체를 변경하는 것은 그 특허권에 이해관계가 있는 제3자에게 불측의 손해를 볼 수 있는 바, 원칙적으로 정정심판(구법 제136조)에 의하지 아니하면 변경할 수 없었다. 그러나 이의신청절차에서 특허권자가 답변서를 제출하여 의견을 개진하는 것만으로 이의이유를 전부 해소하는 것은 쉽지 않은 일이고, 어떤 경우에는 청구항에 있는 발명을 일부 변경하거나 삭제하는 것에 의해 용이하게 특허취소사유를 벗어날 수 있는 경우가 있는 만큼, 특허권자에게 방어권을 제공한다는 측면에서 특허무효심판에서와 동일하게 이의신청절차에서도 정정청구를 인정하게 되었다 정정청구는 답변서를 제출할 수 있는 기간 이내 또는 직권심사에 의한 의견서 제출기간 이내에 횟수에 제한 없이 할 수 있었다(구법 제77조의제1항). 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 정정청구를 하여야 하고, 전용실시권자, 질권자, 등록된 통상실시권자나 법정실시권자가 있는 경우 그들의 동의를 받도록 했다(구법 제77조제3항에서 준용하는 동법 제136조제7항). 특허권자는 이의신청이유를 해소하기 위해 전용실시권자 등의 허락을 얻어 답변서를 제출할 수 있는 기간 내 또는 직권심사에 의해 의견서를 제출할 수 있는 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있었다(구법 제77조). 다만, 무분별한 특허명세서의 정정은 제3자에게 불측의 손해를 가져올 수 있는바, 정정을 할 수 있는 범위는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우 등으로 엄격히 제한되었다. 이의신청의 정정청구가 인정되고 이의신청에 대한 결정이 확정된 때에는 정정된 특허발명의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 간주되었다(구법 제77조제3항 및 제136조제8항). 특허이의신청에 대한 결과는 이의신청된 청구항별로 결정의 형태로 하되, 특허이의신청이 이유가 있다고 인정될 때는 그 청구항에 대한 특허를 취소한다는 “특허취소결정”을 하고, 이유가 없을 때는 특허를 유지한다는 취지의 “특허유지결정”을 한다(구법 제74조제3항 및 제5항). 특허취소결정이 확정되면 해당 청구항에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되었다. 특허무효심판에서 피청구인인 특허권자는 무효심판의 절차 중 ① 무효심판청구서 부본의 송달에 따른 답변서 제출기간, ② 직권에 의해 이루어진 특허무효이유통지에 대한 의견서 제출기간에 정정을 청구할 수 있다(특허법 제133조의 2 제1항). 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)하에서는 특허발명의 명세서 등의 정정은 이의신청절차에서의 정정과 정정심판을 통해서 가능하도록 하였으나, 정정심판이 무효심판에 대한 방어수단으로 청구되어 무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중인 경우에는 일반적으로 정정심판의 심결이 확정되기까지 무효심판의 심리가 중지되어 그 처리가 지연되는 문제가 있었으므로, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 정정을 그 절차 내에서 수행하도록 하여 심리의 신속을 꾀하도록 한 것이다. 특허법상 등록된 특허를 정정할 수 있는 방법으로는 ① 정정심판과 ② 무효심판절차에서의 정정청구, ③ 정정무효심판절차에서의 정정청구가 있다. 정정심판은 특허등록 후 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불명료한 점이 있거나 청구범위가 너무 광범위하게 기재되어 있는 경우 이를 정정하기 위해 특허권자가 제기하는 심판으로, 특허권자가 자발적으로 특허발명의 명세서 등을 정정할 수 있도록 함으로써, 무효심판이 청구되는 것을 예방하고 제3자의 이익에 관련되는 불명료한 부분을 명확하게 하기 위한 것이다. 정정심판은 설정등록 후에 청구할 수 있고 심지어 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있지만 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 청구할 수 없다(특허법 제136조 제1항 단서).