2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

둘째, 미국의 법체계는 written description 요건과 enablement 요건이 35 U.S.C. 112(a)에 함께 규정되어 단일 법규정으로 적용하여 오다, 2010년이 되어서야 Ariad 판결에서 발명기재(written description) 요건을 실시가능(enablement) 요건에서 분리하여 별개의 독립된 요건으로 인정하였다. 따라서 오랫동안 뒷받침 요건의 판단 시에 청구항의 발명이 ‘발명의 설명’에 공개한 기술범위 내에서 실제로 실시가능하게 기재되어 있는지에 의해 판단해 왔고 우리나라 법원도 이에 의해 영향을 받았을 것으로 추측된다. 셋째, 기능식 청구항의 등장으로 기술구성이나 결합관계를 공개하지 않고 기능적으로 기재되어 물건발명의 실체가 청구항에 온전히 기재되지 않은 경우가 발생하였고 청구항이 ‘발명의 설명’에 형식적으로 기재되어 있는지의 뒷받침 요건의 판단기준으로는 이러한 발명에 권리가 부당하게 부여되는 것을 방지하기 어렵게 되어 실시가능 요건의 판단기준을 끌어와서 ‘발명의 설명’의 기재불비 여부로 청구항의 뒷받침 위배를 판단하는 경우가 발생하였다. 1987년 개정법에 대응하여 공표된 심사기준에 있어서는, ‘서포트 요건’을 청구요건의 범위와 명세서 사이 용어의 통일 등 표현상의 정합성을 요하는 형식적인 요건인 것으로 생각되었다. 즉, 특허청구범위의 기재사항이 그대로 발명의 상세한 설명에 그저 형식적으로 옮겨 쓰여 있다면 ‘발명의 상세한 설명에 기재’된 것으로써, ‘서포트 요건’을 충족한다고 보는 것이었다. 그러나 1994년 개정 특허법에 의하여, 출원인의 선택에 따른 자유도 높은 특허청구범위의 기재형식이 허용되어, 이른바 기능식 청구항, 수치한정청구항, 파라미터 청구 등 다양한 표현형식을 가진 특허청구의 범위를 보유한 특허가 증가했다. 이런 표현형식의 청구는 내용이 추상적, 다의적이 되기 쉽고, 출원인이 발명의 상세한 설명에 개시된 것 이상의 청구를 포함하는 경우가 있었다. 당시의 심사사무에서는 특허청구의 범위가 명세서의 개시에 비해서 너무 넓은 경우에는 발명의 명확성과 실시가능요건을 넓은 범위에 적용하거나, 신규성·진보성결여를 이유로 특허청구의 범위를 감축시키는 등의 방법으로 특허청구의 범위 기재가 과도하게 추상화, 다양화되는 것을 방지해 왔다. 특허청구범위는 특허발명의 보호범위의 기준으로 권리요구서와 권리서의 역할을 하며, 발명의 상세한 설명은 특허발명에 대한 사항이 기재되는 기술문헌으로서의 역할과 청구범위를 해설하는 권리해설서로서의 역할을 한다. ‘뒷받침 규정’은 이러한 특허청구범위와 발명의 상세한 설명이 유리되지 않도록 연결하는 징검다리와 같은 것이다. 지금까지 살펴본 바와 같이 이 사건 판결에 나타난 “특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부”를 판단함에 있어서 형식적인 대응관계에 치중하여 판단할 경우, 판단의 객관성을 담보할 수 있을지 모르나, 단순히 청구범위의 기재를 발명의 상세한 설명에 중복 기재하여 요건을 충족시킴으로써 법 조항의 존재 자체를 무력화시킬 가능성이 있다. 반복 기재되어 있을 뿐 발명의 상세한 설명에 기재된 내용 전체에 비추어 볼 때 지나치게 확장 또는 일반화된 청구범위가 요건을 충족한 것으로 인정된다면 출원인 또는 발명자가 실질적으로 발명하지 않거나 공개하지 않은 발명에 대하여 독점권을 부여한 결과가 되어 법 조항의 취지를 벗어나게 될 것이다. 판단 기준으로는 “특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.”하여 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 대응 여부를 파악하는 것을 판단 기준으로 제시하였다. 이 때, ‘대응’의 의미로 형식적인 문언의 일치와 실체적인 내용의 일치를 포함할 수 있는데, 이 사건 판결과 더불어 현 시점에서 대법원 판결의 주류는 ‘형식적인 대응관계’에 더 중점을 둔 것으로 파악된다. 형식적인 대응관계에 더 중점을 둘 경우 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재의 문언적인 일치가 중시되며, ‘작용 및 효과’, ‘수치한정의 임계적 의의’의 기재가 없다거나, 발명의 상세한 설명에 비하여 특허청구범위에 지나치게 넓게 기재되고 있는지 여부 등은 고려되지 않는 경향이 있다. 형식적인 대응관계는 뒷받침 규정의 충족여부를 판단하기 위해 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 일치하는지 여부를 파악하는 것이다. 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 모두 기술적인 내용을 포함하는 것이기 때문에 일치여부를 판단함에 있어서 당연히 기술적인 고려가 포함되기는 하지만, 형식적인 대응관계를 지나치게 강조하면 ‘단순한 문언적인 일치’만으로 일단 규정이 충족된 것으로 판단되기도 한다. 이 사건 판결 또한 특허청구범위와 동일한 기재가 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로 규정이 충족되었다고 판결하였다. 유럽의 경우, “모든 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초(basis)해야 한다”는 판단 기준을 포함하며, T 1020/03 항고부 결정에서 EPC 제정 전 진행되었던 준비단계에서의 논의들을 다시 검토하여 볼 때, 뒷받침 규정은 명세서와 청구항이 같은 정도로 기재되었는지를 보장하는 형식적인 기준이어야 한다는 관점을 제시하기도 하였다. 그러나 다수의 결정은 실체적인 판단 기준에 더 중점을 두고 있으며, 실체적인 관점에서 볼 때 청구항 기재를 글자 그대로 반복(verbatim repetition)한 것은 뒷받침 규정을 충족한 것으로 인정되지 않는다. 학설 중에 먼저 표리일체설이 있다. 2003년 개정된 일본의 명세서 또는 특허청구범위 기재요건의 개정심사기준은 청구항과 발명의 상세한 설명이 맞지 않는 유형 외에 출원 당시 기술수준으로 보았을 때 상세한 설명으로부터 청구항의 내용 범위를 확장 및 일반화 할 수 없는 경우라는 새로운 유형을 규정하였고, 그 결과 청구항과 발명의 상세한 설명의 실질적인 대응관계까지 확장하여 심사하게 되었다. 그리하여 청구항에 보다 상세하게 구별된 권리범위 중, 상세한 설명으로부터 일반화할 수 없는 부분은 실제 실시가 불가능하기 때문에 실시가능요건의 판단기준과 겹쳐질 수밖에 없다. 위와 같이 표리일체설은 특허청구의 범위로부터 검증을 할 것인가, 발명의 상세한 설명에서부터 검증을 할 것인가의 시점 및 방향의 차이에 불과하여 실질적으로는 양쪽이 동일한 요건이라는 입장으로 많은 연구가 이루어져 왔다. 일본의 판례에서도 양 요건은 표리일체의 관계에 있다고 판시하고 있으며, 실무 등에 있어서도 표리일체설이 통설의 입장이다. 즉, 청구범위에 기재된 문언이 명백하지 않은 경우에는 발명의 상세한 설명이 참작되어 해석되어야 하나, 청구범위에 기재된 문언이 명백한 경우에는 청구범위 기재 자체만으로 보호범위를 해석하는 것이 원칙이다. 특허법 제42조제4항제2호에 따라 청구범위의 발명은 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하는 것이 원칙이므로, 이러한 요건을 충족한 청구범위에 대해서는 보호범위 판단 시 청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명의 기재와 유리된다. 즉, 청구범위의 문언이 명백하게 기재되어 있으나 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 비하여 지나치게 넓게 기재되어 있을 경우, 쟁송단계에서 보호범위는 청구범위의 문언에 의해서만 해석될 수 있다. 이에 따라 권리자가 실질적으로 발명하지 않거나 공개하지 않은 발명에 대하여 독점·배타적인 권리를 발생하여 일반 공중이 자유롭게 이용할 수 있는 기회를 박탈할 가능성이 있다. 또한 청구범위에 기재된 문언이 명백하지 않은 경우에도 보호범위가 발명의 상세한 설명에 뒷받침되어 있지 아니하다면 공중이 보호범위에 기재된 발명의 범위를 이해하는 데 어려움이 있어 자유기술영역과의 한계가 모호하여 공중의 산업 활동이 위축될 염려가 있을 것이다.