해외지식재산권 보호가이드북 독일편

상표법 제4조는 상표권의 발생에 대해 규정하고 있다. 상표권은 특허청의 상표원부에의 상표로서 표지의 등록을 통해, 표지가 거래업계(거래계)에서 상표로서 거래통용력을 가지는 한, 영업거래상 표지의 사용을 통해 또는 파리조약 제6조의 2 규정의 의미에서의 주지성 획득을 통해 발생한다. 위의 등록상표, 사용상표 그리고 주지상표는 서로 독립하여 존재하며 중복적으로 보호될 수도 있다. 등록된 상표로서의 표지는 형식적 상표권에, 사용을 통해 거래통용력을 획득한 상표로서의 표지는 주지상표와 함께 실질적 상표권에 해당한다. 상표의 등록이전에 이미 출원인에게 일정한 권리가 허여되기 때문에, 출원과 등록을 통해 발생하는 상표와 영업거래상 사용과 거래통용력 획득을 통해 발생하는 사용상표 그리고 주지상표는 구별되어야 한다. 형식적 상표권은 존속기간 동안에 거래업계(거래계)에서 상표의 개발특혜(Entwicklungs－ begünstigung), 즉 사용하기 전에 미리 보호하면 현실적으로 사용하지 않더라도 사용이 예정되어 선택된 상표는 상표로서의 내실을 사후적으로 충족하도록 하는 데 기여한다. 실질적 상표권(사용상표, 주지상표)은 상표원부에의 등록 없이 영업거래상 표지의 사용을 통해 거래업계(거래계)에서 상표로서 거래통용력을 획득하는 한 발생한다. 형식적 그리고 실질적 상표권은 서로 양자택일적 관계에 있지 않고, 상표의 등록 혹은 사용을 통한 권리의 발생은 양자 중첩적으로 가능하다. 즉 등록을 통해 발생한 상표권 소유자는 영업거래상 사용을 통해 거래통용력을 획득한 경우에 형식적 권리 외에도 실질적 상표권도 취득할 수 있다. 반대로 사용을 통해 발생한 상표권 소유자는 상표원부에의 상표등록을 통해 실질적 상표권 이외에 형식적 권리도 취득할 수 있다. 사용상표권은 영업거래상 사용된 표지가 거래업계(거래계)에서 상표로서 거래통용력을 획득하고 이로 인해 시장에서 특정상품의 동일성에 대한 식별표지로 인정되는 것을 요건으로 한다. 표지의 식별력의 정도로서의 거래통용력의 획득은 사용을 통해 발생하는 상표권의 경우에 필수적 보호요건이다. 상표적격성이 부정되는 표지에 대해 거래통용력이 획득된 경우에도 마찬가 지이다. 따라서 ⅰ) 거래통용력의 결여로 상표권이 인정되지 않는 사용표지와 ⅱ) 거래통용력의 획득으로 보호되는 사용표지가 있을 수 있다. 표지의 사용을 통해 발생하는 상표권의 경우에 거래통용력 획득은 상표원부에의 표지 등록의 역할을 한다. 등록상표의 경우에는 특허청이 출원절차에서 경쟁자 혹은 공중 이익의 관점에서 존재하는 절대적 부등록사유 등을 고려하여 형식적 상표권의 인정여부에 대해 결정하지만, 표지의 사용을 통해 발생하는 상표권의 경우에는 전적으로 거래통용력의 획득에 의해 결정된다. 이처럼 상표권이 충돌하는 경우 원칙적으로 선 상표권이 후 상표권에 대해 우선순위를 갖는데, 이는 상표법 제6조 1항에 의해 상표법 제4조의 상표, 상표법 제5조의 영업표지 그리고 상표법 제13조의 기타 권리에도 역시 적용된다. 사용상표권의 경우 사용상표권이 성립된 시점이 상표권의 시간적 순서를 결정하는 기준이다. 사용표지는 시장경쟁에서 상품의 동일성을 표시하는 식별표지로서 거래업계(거래계)에 관철되었을 때, 상표로서 거래통용력을 획득하고 이를 통해 사용상표권이 발생한다. 거래통용력의 획득은 최초의 사용시점에 소급되지는 않으며, 상표권의 시간적 선 후는 우선원칙(Prioritätsprinzip)에 의해 결정된다. 우선원칙은 사용을 통해 거래통용력을 획득한 상표에도 적용된다. 상호 충돌하는 상표권 사이에 분쟁이 있는 경우, 상표로 사용된 표지의 거래통용력은 최후의 구두변론 시점까지는 획득되어야만 한다. 상표로서 표지의 등록은 영업거래상 상표의 사용을 요건으로 하지 않는 형식적 상표권을 발생시킨다. 상품에 사용되는 식별표지로서의 상표는 시장경쟁에서 사용되는데 그 목적이 있고, 영업거래상 실제적 사용 없이 형식적으로 등록된 권리의 존재는 권리존속기간 동안에 경쟁을 방해할 수도 있다. 사용강제 규정이 도입되기 이전에는 상표가 사용되어야 함이 요구되지 않았기 때문에 종종 사용되지 않는 상표의 남용이 발생했다. 이 경우에 다만 개별적으로 권리의 남용관점에서 사용되지 않는 상표권으로부터의 권리행사는 인정되지 않았을 뿐이다. 사용되지 않는 상표의 경쟁법적 문제점은 형식적으로 등록된 상표와 등록되지 않았지만 사용을 통해 식별력을 취득한 상표권 등과의 충돌에서 특히 야기되었다. 사용강제규정의 도입 후에도 역시 영업거래상 사용되지 않은 형식적 상표권이 발생하지만, 제49조 제1항에 의해 5년 이상 사용하지 않는 경우에 취소심판에 의해 상표등록이 취소될 수 있다. 원고들은 공동체 내지 조합체의 명칭으로서의 사무소표지 “Vossius & Partner”에 관하여 1986년 사용의 인정을 통하여 상표법 제5조 제2항에 따라 표지권을 취득하였다. … 이러한 표지법상의 보호는 그 적용범위에 있어서 원칙적으로 이와 관련하여 병존 가능한, 민법 제12조에 의한 명칭의 보호에 우선한다. 불문(不文)의 권리침해구성요소로서 상표법 제5조에 의한 보호는 권리있는 사용을 요건으로 한다. 본소송의 경우에 원고들은 성(姓) Vossius의 사용자로서의 피고와의 관계에 있어서도 그들의 표지권을 주장할 수 있다. 왜냐하면 상고의 주장과는 달리 원고들은 사무소표지 “Vossius & Partner”를 사용할 권리가 있기 때문이다. 이것을 본 합의부는 소송 I ZR 195/99에서 2002년 2월 28일의 재판(“VOSSIUS & PARTNER”)을 통하여 판결하였다. 명칭사용자가 그의 명칭을 동명인의 권리에 따라서 차별을 나타낼 수 있는 부가명과 함께만 영업상의 거래에 사용할 의무가 있다면, 이 때문에 그의 명칭을 인터넷‐주소로 사용하는 것이 강제적으로 금지되는 것이 아니다. 있을지도 모르는 혼동의 위험은 오히려 다른 방법으로도 제거 할 수 있다. 인터넷사용자에게는 개설되는 첫 페이지에 다른 명칭사용자의 홈페이지와 관계가 없다는 것에 관하여, 편의상 이 홈페이지에의 교차참조(Querverweis: Crossreference)로 연결하여 알릴 수 있다. 기업표지의 소유주가 제3자가 이 표지를 도메인‒네임으로 영업상의 거래에 사용하는 것을 금지할 수 있다면, 등록의 취소를 목적으로 하는 무효의 청구는 제3자가 이 도메인－ 네임을 표지법상의 청구의 물적 또는 공간적 영역 밖에서 － 가령 사적인 목적 혹은 다른 분야의 기업과 관련하여 － 사용할 아무런 합법적인 이해관계를 가질 수 없을 경우에만 가능하다. 변호사가 그의 사무소표지에 의하여 경쟁자의 권리를 침해하였다면, 그는 그와 관계되는 비밀엄 수의무를 고려하여, 손해의 계산에 소용이 되는 정보의 범위 내에서 그의 위임자의 이름을 밝힐 의무가 원칙적으로 없다.