해외지식재산권 보호가이드북 독일편

연방대법원은 상표지침 제3조 제1항 c호 해석의 범위 내에서 (입체)도형상표의 경우에 존재하 는 자유화 필요성을 고려하는 경향이 있기 때문에, 상표보호는 대부분의 경우에 있어서 상표지침 제3조 제3호 제1문의 조건을 충족시키는 상표의 경우에 있어서만 고려한다. 특별법보호 － 특히 디자인보호 － 에 의해서는 제품자체의 모방이 보호되는데, 이와 반대로 상표보호는 원래 어느 누구도 그가 다른 표지를 사용하는 한, 상표소유주의 것과 동일한 제품을 유통시키는 것을 방해하지 못한다는 것이 부인되어서는 안 된다. 그 밖에도 상표보호의 유지는 상표의 사용에 구속되어있 다는 것과, 상표권을 통하여 허여받은 배타권은 그 형상이 특별보호에서 정해진 보호기간을 넘어서 변형되지 않고 사용될 경우에만 시간적으로 제한된 특별보호를 능가한다는 것이 고려되어야 한다. 한편 형상의 상표법적 보호는 특히 “특정한 시대에 한정되지 않는” 형상을 변형하지 않고 사용하는 경우에는 형상자체의 영구독점에까지 이를 수 있다. 이것은 특히 형상의 여지가 제한되어 있는 상품분야에서 결정적일 수 있다. 이 상표에 있어서 유럽상표지침 제3조 제1항 b호(=상표법 제8조 제2항 제1)이 규정하는 바와 같은 구체적 식별적합성이 긍정된다면, 동지침 제3조 제1항 c호(=상표법 제8조 제2항 제2호)의 해석은 결정적으로 중요하다. 이에 따르면 거래상 상품의 성질과 특성을 표시하기 위하여 소용이 될 수 있는 표시로만 구성된 상표는 등록에서 제외된다. 독일적 평가에 따라 특정한 상표유형의 자유사용에 관한 거래자의 이해를 나타낸 이 규정은 두 가지 해석상의 질문을 던진다. aa) 우선 독일문헌에서는 (입체적) 제품형상의 자유사용의 필요성이 상표지침 제3조 제1항 e호(=상표법 제3조 제2항)에서 확정적으로 규정되고 있는지 또는 그 밖에 상표지침 제3조 제1항 c호(=상표법 제8조 제2항 제2호)를 적용할 여지가 여전히 남아 있는지에 관한 논쟁이 있다. 연방대법원은 유럽상표지침 제3조 제1항 c호의 규정 － 그 표현이 결정적으로 이것을 밝히지는 않는다 할지라도 － 을 동지침 제3조 제1항 e호의 규정에도 불구하고 모든 상표유형에 있어서, 즉 상품의 형상을 나타내는 상표에 있어서도 독자적으로 적용될 수 있는 것으로 본다. 상표법 제 8조 제2항 제2호에 따르면, 거래상 상품의 성질, 특성, 수량, 용도, 가치, 지리적 출처, 제조일, 서비스의 제공을 표시하거나 기타 상품 또는 서비스의 특징을 표시하기 위하여 소용이 되는 표지나 표시만으로 구성된 상표는 등록에서 제외된다. 본 심리에 있어서는 출원으로 요구된 상품만을 토대로 하여야 한다. 연방특허법원은, 출원인이 그의 상표와 관련하여 일반적인 상품속명을 요구하는 본 소송의 경우에, 출원 상표가 이 속명(屬名), 특정(特定), 상품(商品)에 드는 특정한 상품, 여기서는 비타민 제제와 관련하여 전술한 규정이 규정하고 있는 바와 같은 성질표시인 경우에는, 본원등록을 방해하는 자유사용의 필요성을 가정하기에 충분하다고 가정하 였다. 이것은 법률상의 이유로는 불복될 수 없다. 연방특허법원은 출원표지에 관하여 중대한 자유사용의 필요성이 주어져 있는 것으로 판단함과 동시에 어떤 식별력도 부정하였다. 이에 관하여 연방특허법원은 “본원표지”가 순전히 상품 의 종류 또는 성질의 표시에 소용이 될 수 있고 제3자의 상표권에 의하여 방해 받지 않는 기술적 사용에 관한 경쟁자의 정당한 이해도 현저히 가정될 수 있는 표시로만 구성되어 있다는 것에 대하여는 약제와 관련하여 확실히 충분한 이유가 있다. 그러나 어휘적인 사정에 의하여 사전에 상표법 제8조 제2항 제2호의 등록장애가 불가피하게 생기는가의 여부는 유보될 수 있다. 상표로서 출원된 문자는, 광고 및 제품포장에서의 사용례가 보여주는 바와 같이, 당해 약제분야에서 무엇보다도 비타민A 그리고 C의 호칭으로서의 중요성을 갖고 있다. 같이, 당해 약제분야에서 무엇보다도 비타민A 그리고 C의 호칭으로서의 중요성을 갖고 있다. 특수한 상품 － 여기서는 비타민제제 － 과 관련하여 구체적으로 존재하는 자유사용의 필요성은, 본 표지가 포괄적인 속명 － 여기서는 약제 － 과 관련하여 출원되고 이로 말미암아 다의성을 얻었다고 하여 회피될 수 없다. 시각적으로 인지할 수 없는 상표, 예를 들면 생물적, 화학적 상표(냄새, 미각, 촉각상표 등) 혹은 소리상표와 관련하여 그래픽 재현성에 대한 개념은 아직 명확하지 않다. 유럽공동체 상표청은 독일 상표법(시행규칙 제11조 참조)과 다른 많은 유럽 국가에서와 같이 원칙적으로 소리(음향)를 상표로서 인정하고 있다. 즉 시각적으로 표현할 수 없는 소리(음향)의 경우에 소노그램(Sonagramm) 혹은 악보 등을 제출하면 등록이 가능하다. 하지만 법적 안정성 확보라는 측면에서 유럽공동체 상표청은 색채 혹은 소리(음향)를 단순히 언어적으로 표현하는 것에 대해서는 그래픽 재현성을 부정하였다. 이와는 달리 테니스 공을 위한 냄새상표로서 “The smell of fresh cut grass”라는 표기에 대해서는 그래픽 재현성이 인정되었다. 이 판단의 경우에 항소법원은, 독일연방대법원의 판결에 따르면 일반수요자는, 하나의 상표에 잘 알려진 기업의 표지도 포함되어 있는 한, 보통은 제조자의 명칭에 따라 식별하지 않고 그 주의를 상품과 서비스의 개성화와 관련하여 표지다운 표시의 그 밖의 특징에 집중한다는 점을 충분히 고려하지 못하였다. 거래자가 패션부문에 있어서 우선은 상표의 배후에 있는 기업을 모범으로 삼을 뿐만 아니라, 오락부문에 있어서도 상표와 표제 내에서 서비스의 출처인 특정한 방송국에 주의를 환기하는데 익숙해졌다는 항소법원의 가정은 적어도 원칙상으로는 생활경험과 일치하지 않는다. 상고가 TV프로그램이 － 개개의 방송국의 자체프로그램도 마찬가지로 － 보통은 방송사의 표지가 부가됨이 없이 단지 프로그램표제만으로 표시되고(예를 들면, heatejounal, Tagesthemen, Frontal, Report, Sport‐Studio 등), 일반수요자는 말하자면 원칙적으로 실제의 프로그램표제에 주의를 환기하게 된다는 것을 지적하는 것은 정당하다. 항소법원은 제호의 큰 － 특히 외관상의 － 유사성을 근거로 혼동의 위험을 가정하였다. 항소법원은 이에 관한 자기의 사실인정은 내리지 않았다. 항소법원은 지방법원의 판결이유를 참고로 인용하였는데, 지방법원은 붉은 제호바탕, 두 난(欄)이 있는 흰색의 서체 및 문자의 크기와 모양을 토대로 당사자들의 잡형상이 동일하다는 것을 이유로 혼동의 위험을 긍정하였다. 그러나 지방법원은 제호자체의 차이는 현존하는 일치들 때문에 혼동의 위험을 부정하기에 충분하지 않은 것으로 보았다. 상고심과 관련하여 1996년 10월 잡지제호의 충돌시점에서 원고제호가 갖고 있는 매우 약한 식별력을 기초로 해야 한다면, 상표법 제15조 제2항이 규정하는 바와 같은 혼동의 위험이 있다는 항소법원의 판단은 철저한 법률상의 반대에 직면한다. 약한 표지력을 갖고 있는 잡지제호에 있어서는, 이미 비례적으로 사소한 차이가 혼동의 위험을 배제하기에 충분할 수 있다.