지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구

그럼에도 만약 특허권 분할로 인해 실시 공유자가 입을 수 있는 불이익을 예방해주기 위한 방안을 찾는다면, 앞서 제안한 ‘지분처분 시 우선매수청구권’을 공유물 분할청구의 경우에도 적용하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 즉, 공유 특허권자 중 일부가 공유물 분할을 청구하는 경우, 나머지 공유자에게 일정 기간 동안 분할을 청구하는 공유자의 지분에 대한 우선매수 청구권을 보장하고, 당사자 사이에 그 대금 등 조건에 합의가 이루어지지 않으면 법원이 형성적 판결을 통해 우선매수 조건을 결정하는 것이다. 이는 결국 공유물 분할의 방법 가운데 공유자 중 일부가 나머지 공유자의 지분에 관하여 ‘가액배상’의 형태로 지분을 획득하여 공유관계를 종료시키는 방법에 유사한 것이 되는데, 이렇게 함으로써 공유물 분할을 원치 않는 공유자는 공유특허권이 제3자에게 넘어가는 것을 막고 계속실시를 보장받을 수 있으며, 분할을 요청한 공유자 역시 대부분 경매보다는 높은 가격으로 지분대가를 얻을 수 있어 상호 이로운 결과를 도모할 수 있다. 또한 지분처분 시 우선매수청구권을 인정하는 것과 ‘규범 정합성’도 갖추게 되어 합리적이다. 앞서 본 일본에서의 논의 내용 가운데 다음 사항들은 우리나라에도 그대로 적용될 수 있다고 생각된다. 즉, ① 단일 제품에 다수의 라이센스가 포함된 경우, ⅰ) 특허권자가 실시권 등록에 비협조적인 수가 많고, 등록을 강제할 경우 비용과 노력이 과다하게 지출될 수 있다는 점, ⅱ) 단일 제품을 위해 복수의 특허에 대한 실시권이 설정된 경우, 그 중 일부 특허가 양도되고 미등록이라는 이유로 대항력을 행사하지 못하게 되면 그로 인해 전체 제품의 생산ㆍ판매에 차질이 생기는 등 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점, ② 실시계약의 당사자들 가운데는 실시계약의 존재나 내용을 영업상 비밀로 유지하고자 하는 경우가 많아 등록을 강제하는 것이 당사자 이익에 반하는 수가 있다는 점이 그것이다. 또한, ③ 물권우위의 원칙은 절대 불변의 것이 아니고 현행의 사법(私法) 체계 아래서도 경우에 따라 수정이 가능하며, 우리나라의 경우 주택임대차보호법 3조, 상가건물 임대차보호법 3조가 등기 없는 임차권의 대항력을 인정하는 것, 특허법상 선사용권(제103조), 중용권(제104조), 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권(발명진흥법 제10조) 등 다수의 법정 실시권에 관해 무등록 대항이 이미 보장되고 있는 것 또한 일본과 다르지 않다. 일본의 경우, 특허권의 양수ㆍ양도 이전에 당사자 스스로 실시권의 존재 여부를 스스로 확인하는 거래 관행이 확고함이 실증되었고, 이는 상당부분 통상실시권의 공시를 대신하는 역할을 한다. 그러나 우리나라의 실정 역시 그와 같은지는 반드시 명확치 않다. 이런 상태에서 섣불리 특허 양수인에 대하여 종전의 실시권자가 등록 등 공시 없이도 무조건 대항할 수 있게 제도를 설계하면, 양도인이 양도 전에 복수의 실시권을 설정한 채로 양도행위를 하는 ‘도적적 해이’가 발생할 가능성을 부정하기 어렵다. 이러한 일은 특히, 양도인이 파산하거나, 양수인에 의하여 흡수 합병되거나, 특허권이 강제집행을 통해 양수되는 경우처럼 양도인의 경제적 상황이 악화된 상태에서 양도가 일어나는 경우에 더 가능성이 높아진다. 이때 공시 없는 대항제도는 양수인에게 큰 부담이 될 수 있고, 결국은 거래비용을 높여 특허권의 거래 전반을 위축시키는 악영향을 초래할 수 있다. 근래 네트워크 상에서 소프트웨어 특허가 침해되는 일은 흔히 발생하고, 앞서 본대로 소프트웨어 발명의 구성 모듈을 온라인 상에서 공급하거나 공급받아 사용하도록 함으로써 간접침해의 목적을 사실상 달성하는 일도 얼마든지 가능하다. 이에 비추어 보면, 간접침해의 성립대상을 ‘물건’에 한정하고 행위 태양 역시 물건의 ‘생산, 양도 대여 등’으로만 규정하고 있는 현행 특허법은 온라인을 통해 일어나는 소프트웨어 특허의 직ㆍ간접침해 현실을 규율하기에 부족한 면이 있다 할 것이다. 악의에 의한 범용물 공급을 간접침해로 포섭하는 법 규정이 실제로 영향력을 발휘할 수 있는 것은 오히려 이러한 분야인바, 장기적으로 간접침해 규정을 개선하거나 일본, 독일, 영국 등의 입법 형태와 유사하게 손질하려 한다면 그 전제로서 이 문제를 먼저 신중하게 검토하여 손보는 것이 바람직한 순서인 것으로 보인다. 일본이 특허법 개정을 통해 간접침해 성립요건을 완화한 중요한 이유 가운데 하나가 여기에 있음은 앞서 본 대로이다. 실제로 소프트웨어는 대부분 다양한 하위 모듈로 이루어지고, 각각의 모듈들은 그 자체로는 당해 소프트웨어에만 적용되는 것이 아니라 소정의 범용성을 가지는 수가 많다. 따라서 침해자가 이러한 개별 모듈을 제3자에게 하청을 주는 등의 방법을 통해 공급받는다면, 간접침해에 관하여 현행법이 요구하는 전용품 요건을 유지하는 한 이러한 행위를 효과적으로 제어하기 어려운 것이 사실이다. 그런데 일본은 특허 발명의 실시에 관하여 소프트웨어(앞서 언급한 모듈도 여기에 포함된다) 자체를 ‘물건’으로 취급하고 있어 이러한 모듈의 공급행위가 간접침해에 해당할 수 있다. 반면에, 우리나라는 그러한 입법태도를 취하고 있지 않기 때문에 간접침해의 성립을 ‘범용품’으로 확장한다 하더라도 정작 소프트웨어 특허발명의 보호에는 크게 도움 되는 바가 없다. 간접침해는 어디까지나 ‘물건’의 생산, 양도, 대여 등을 통해 특허물건의 생산이나 특허방법의 실시를 가능하게 하는 일종의 ‘물적 방조행위’에 국한되는데 우리 특허법 상, 하부 소프트웨어나 모듈은 물건이 아니기 때문이다. 요컨대, 우리나라는 비록 일본, 독일, 영국 등과 같이 악의로 범용품을 공급함으로써 직접침해를 방조하는 행위를 ‘특허법 상’ 간접침해로 파악하지는 않지만, 이를 “Active Inducement"의 한 유형으로 보고 일반법리에 따라 공동침해책임을 인정하는 미국과 유사한 입장이라고 평가할 수 있다. 결국, 어느 유형에 따르든 범용품의 공급만으로는 간접침해가 성립하지 않고, 침해의 악의 등 주관적 용태가 필요로 한다는 점에서는 다르지 않으며, 결국은 그와 같은 행위를 특허법 상 간접침해의 한 유형으로 끌어들일 것이냐, 민법 등 일반 불법행위법의 영역 둘 것이냐의 차이에 지나지 않는다고 본다. 어떤 입법태도를 취하느냐에 따라 그 결과가 크게 달라지는 것으로도 보이지 않는다. 이처럼 현행 특허법의 간접침해 규정을 개정하여 주관적 인식을 요건으로 범용품의 공급행위를 새로이 간접침해의 유형으로 끌어들이지 않더라도, 기존의 공동불법행위의 틀 내에서 거의 같은 법적 규율을 도모할 수 있다면, 굳이 그러한 내용의 특허법 개정을 할 실익은 없을 것으로 보인다. 현행 간접침해 규정을 일본, 독일, 영국 등의 예와 같이 개정한다면, 전용물의 공급을 통해 직접침해를 가능하게 하는 경우는 물론, 침해의 악의로 범용물 또는 중성물을 공급함으로써 직접침해를 가능하게 하는 경우까지 통제할 수 있게 되어 특허권자의 보호가 강화될 수 있음은 분명하다. 그러나 한편, 범용품의 공급행위를 간접침해의 사정권 내에 드는 것으로 명시하게 되면 ⅰ) 정상적인 범용품의 판매나 거래에 관하여 특허권자가 경고를 남발함으로써 범용품 공급자의 지위나 거래 안전이 심각하게 위협받을 가능성이 있고, ⅱ) 그 결과 정상적인 애프터 마켓 시장이나 부품 시장에 특허권자의 영향력이 필요이상으로 강하게 미치는 등 반 경쟁적인 결과를 낳을 여지가 있다. ⅲ) 재판실무와 관련해서는, 범용품 공급자가 침해에 대하여 악의인 경우에 한하여 간접침해가 성립될 것인데, 범용품 공급자의 입장에서 자신이 정상적으로 제조하거나 판매하는 물건이 결과적으로 타인의 특허침해에 사용될 수 있다는 이유만으로 그 영업을 중단하도록 하는 것은 가혹하고 부당하다.