2017 심판편람

한편 2016. 2. 29. 전부 개정된 상표법(2016. 9. 1. 시행)은 “조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표”를 상표의 부등록사유로 규정하고(상§34①21), 이를 위반하여 등록된 경우를 등록취소사유가 아닌 무효사유로 전환하여 규정하였다(상§117①1). 따라서 2016. 9. 1. 이후 등록된 상표로서 상§34①21에 해당하는 상표에 대하여는 무효심판을 청구하여야 한다. 다만, 전부 개정법 부칙 제15조 제2항에 의하여, 동 전부개정법 시행 당시 해당 상표가 등록된 경우 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자는 해당 상표의 등록일부터 5년 이내에는 구상§73①7에 따라 본 취소심판을 청구하여야 한다. 3.2.1 입체상표의 경우에는 정지된 3차원적인 형상, 홀로그램상표의 경우에는 빛의 간섭효과를 이용하여 평면에 나타나는 3차원적인 이미지, 동작상표의 경우에는 움직이는 동적 이미지 등 비전형상표마다 그 표장의 본질적 특징이 있는데, 입체를 평면으로, 동작을 홀로그램으로, 정지된 입체를 움직이는 동작으로 변경하는 등 표장의 본질을 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 일반상표를 입체상표로, 동작상표를 홀로그램상표 등으로 상표의 유형을 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다. 3.2.2 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 경우 3차원적인 입체나 홀로그램, 동작 등의 특징을 나타내기 위하여 2장 이상 5장 이하의 상표견본 제출이 가능하므로 출원인이 상표의 실질적 동일성이 인정되는 범위 내에서 상표견본 일부를 삭제, 변경 또는 추가하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표견본을 삭제, 변경 또는 추가함으로써 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 기본적인 형상이나 이미지가 실질적으로 달라지는 경우에는 요지변경으로 본다. 1.5.1 일반상표를 출원하면서 표장의 일부 색채를 변경하는 경우 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다. 1.5.2 상표견본에서 기호·문자·도형 등이 선명하지 않은 경우 동일성이 인정되는 범위 내에서 이를 선명하게 수정하거나, 동일성이 인정되는 범위 내에서 견본 전체의 크기를 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 1.5.3 지리적 표시 단체표장의 경우 상표의 주요부가 지리적 표시이므로 이를 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제하는 보정은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 1.5.4 표장에 관한 설명서의 기재사항을 명확히 하기 위해 고치는 경우에는 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 상표법 제7조 제1항 제7호는 선등록된 타인의 상표와 유사한 상표를, 제8호는 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 그 심결확정일을 말한다)로부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 유사한 상표를 각 등록 받을 수 없는 상표로 규정하고 있고, 제7조 제3항은 “제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다”고 규정하고 있으므로, 상표등록출원시에 그 출원상표와 동일 또는 유사한 타인의 상표가 선출원에 의하여 등록되어 있는 경우에는 후에 그 타인의 상표권이 출원인의 상표에 대한 사정이 있기 전에 소멸되었다고 하더라도 그 출원상표는 등록받을 수 없다 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834판결, 1997. 5. 28. 선고 96후2067 판결 참조). 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다. 이 기간이 경과한 특허취소신청에 대해서는 소명기회를 준 후 반려한다. (특시칙§11①7) 특허권 소멸 후의 특허취소신청에 대해서는 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다. 특허취소신청이 있은 후 특허권이 소급적으로 소멸한 경우에도 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 각하한다. 다만, 특허취소신청이 먼저 신청된 후, 권리소멸사유 발생시점부터 권리가 소멸하는 이유(예를 들면, 권리 포기, 외국인의 권리능력 등)에 의해 특허권이 소멸한 경우에는, 취소결정의 소급효에 의해 권리의 설정등록시부터 권리소멸시까지의 특허권의 효력을 없앨 수 있는 실익이 있으므로, 특허취소신청을 각하하지 않고 심리를 진행하여 취소신청에 대한 결정을 한다. 신청인이 제출한 이유 및 증거를 바탕으로 심리하지만, 신청인이 제출하지 않은 이유에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다(특§132의10①). 또한, 신청인이 제출하지 않은 증거를 채택하는 것도 가능하다. 예를 들면, 특허취소신청의 이유에서 신규성(특§29①) 적용이 주장된 경우에도 심판관은 진보성(특§29②)에 대해서 판단할 수 있다. 한편, 특허취소신청기간을 특허등록공고일로부터 6개월 이내로 한정하고(특§132의2①), 특허취소신청서에 신청이유의 기재를 요구하는 것(특§132의4①4), 특허취소신청서의 보정도 해당 기간 이후에는 제한하는 것(특§132의4②)을 감안하여, 특허취소신청기간이 경과한 후에 제출된 증거자료는 특별한 사정이 없는 한, 심리에 반영하지 않는다. 특허취소신청과 무효심판이 동시에 계속중인 경우, 다음과 같은 점을 고려하여 무효 심판을 우선하여 심리할 수 있다. ① 무효 심판은 침해 사건 등 특허 분쟁에 관련해서 청구되는 경우가 많고 분쟁의 조기 해결의 관점에서 신속한 심리를 요구한다(신속심판 등). ② 심판 결과에 따라 소송에 의한 분쟁 해결 가능성을 상정하여 무효 심판을 선택한 무효 심판 청구인의 의사를 존중할 필요가 있다. ③ 무효심판에서는 청구인이 심리에 참여하여 적극적으로 의견을 제출할 수 있다. 특허취소신청 심리가 상당히 진행되어 있어 조기에 특허취소신청에 대한 결정이 가능할 때는 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다. 또한, 특허취소신청에 관한 증거가 무효심판 관련한 증거보다 증명력이 더 높아 특허취소신청을 우선해서 심리하는 것이 해당 특허권에 대한 분쟁의 신속한 해결에 이바지할 때에도 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다.