표준특허 길라잡이

표준 중후기 및 R&D 초중기에는 표준 관련하여 기출원된 특허들에 대한 권리 범위를 검토하는 기출원 특허 권리범위 안정화 전략을 사용할 수 있다. 이는 표준 기고 활동이 활발한 시기에 기출원된 특허들의 출원시점이 1년이 경과하지 않은 때에, 특허 등록 가능성을 선행특허 검토를 통해 파악하여 대처하는 전략이다. 예를 들어 표준 기고 전에 가출원 및 본출원된 특허들을 1년 이내에 본출원 및 해외출원으로 진행할 때에는 선행특허 검토를 통한 권리범위 안전성을 분석할 필요가 있다. 가출원 이전의 선행특허와 본출원 시의 선행기술 간에 변동 가능성이 있기 때문이다. 그리하여 기출원 특허 청구항의 신규성과 진보성을 확인하여 향후 국내외 등록 가능성을 사전에 확인하고, 권리 안전성 분석 결과 기출원 특허의 신규성 또는 진보성 거절 사유가 발견되었을 경우에는, 새로운 국외 출원 이전에 기출원 특허의 청구항을 보정하거나 기출원된 특허를 취하한 후에 국외에 신규출원을 하거나 우선권주장 출원을 함으로써 향후 새로운 국외 출원의 특허 등록 가능성을 높일 수 있다. 이를 위한 방법을 구체적으로 살펴보면 미국 내에서는 연속출원, 재발행 출원 등을 활용하여 표준특허 개수를 늘릴 수 있다. 상세설명 중 표준과 매칭이 가능한 구성요소들을 나열하고, 연속출원되는 특허들의 청구항에 표준과 매칭이 가능한 구성요소들을 하나씩 부가하여 특허를 개수를 늘릴 수 있는데, 이러한 전략을 사용하는 경우 특허 등록 가능성은 유지한 채 쉽게 특허풀 지분을 확대 할 수 있다는 장점이 있다. 국내의 경우에는 분할출원을 활용하여 다양한 카테고리(시스템, 방법, 물건 등), 주체(서버, 단말, 기지국 등), 기능(부호화, 복호화 등)별로 별개의 독립항들을 구성하여 가능한 최대한 많이 분할 출원함으로써 특허의 개수를 늘려 지분 확대를 꾀할 수 있다. 또한 미국의 가출원 등 우선일 확보를 위해 앞서 출원된 특허를 바탕으로 국제특허 출원(PCT)제도를 이용하여 복수의 지정국으로 다수의 패밀리 특허를 출원하여 지분 확대를 꾀할 수 있다. 따라서 표준특허들이 최대한 많은 국가에서 많은 개수로 특허를 받을 수 있도록 개별국 특허출원 전략 수립이 필요한데, 출원국가와 출원건수를 늘일 때 해외출원 비용이 증가하는 만큼, 특허풀 지분과 해외출원 비용을 종합적으로 고려하여 전략을 이행할 필요가 있다. 더불어 특정 특허풀의 로열티 분배 정책에 따라서는 미국, 유럽, 일본 등 표준특허가 많이 등록되어 있는 국가들보다 표준특허가 등록된 개수가 적은 국가들 중에서 새로 표준특허를 추진하는 표준기술을 활용할 가능성이 높을 것으로 판단되는 국가에 대해 적극적으로 출원을 하는 것이 유리할 수도 있으므로, 특허풀의 로열티 분배 정책을 심도 있게 검토해볼 필요가 있다. 로열티 분배에 사용되는 제품 판매실적(매출액 등)을 제품 이 판매된 국가별로 구분하고, 특정 국가에서 발생한 제품 판매실적에 따른 로열티를 해당 국가 내에서의 표준특허 비중에 따라 분배하는 정책을 갖는 특허풀의 경우, 표준특허 등록 수가 많지 않은 국가에서 표준특허를 확보하면 해당 국가 내에서의 표준특허 비중이 높은 만큼 해당 국가에서 발생하는 제품 판매실적에 대해서는 많은 로열티 지분을 확보할 수 있기 때문이다. 특허풀은 앞서 Ⅱ장에서 소개한 바와 같이 특허권자들이 특허를 통한 공동의 이익을 목적으로 결성한 특허 집합체를 의미하며, 라이선싱 대행기관을 통해 운영된다. 그리고 보유 특허를 특허풀에 등재시키게 되면 라이선싱 대행기관은 특허권자 간의 상호 교차 사용계약(크로스 라이선스)을 체결하는 한편, 또 특허의 사용을 원하는 제3자에 대한 특허 사용계약을 대신 체결해 주고, 이로 인해 발생하는 이익을 특허권자에게 균등하게 배분해 주므로, 특허권자가 특허 사용을 원하는 자를 각각 찾아다니며 라이선싱을 체결하지 않고서도 편하게 금전적 이득을 취할 수 있다. 특허풀은 특정기술에 필요한 특허권들을 한 번의 계약으로 사용 가능하고 특허권의 무단사용에 따른 특허분쟁의 여지를 제거하며 소송비용을 줄이는 등 사용허락을 위한 제반 비용을 절감할 수 있도록 한다. 또 구성원들 간에 정보공유가 가능하여 중복적 연구를 방지하는 긍정적 효과가 있다. 반면 상호 대체제의 관계에 있는 특허권이 특허풀에서 하나로 결합되는 경우 독점적 지위를 확보하기 위한 수단으로 악용될 소지가 있고 공모 또는 가격 담합을 조장함으로써 경쟁을 저해할 수 있는 부정적 효과도 있다. 특허풀에 가입하기 위해서는 해당 표준문서에 기재된 표준안을 포괄하는 등록된 특허를 보유하고 있어야 한다. 특허권자의 특허가 표준안을 포괄하는지는 각 라이선싱 대행기관에서 심사를 통해 진행하고, 심사를 통과한 경우 특허풀에 등재된다. 청구항 차트(Claim Chart)를 통해 표준안과 특허 청구항을 비교분석하여 정합성을 확인하는데, 이를 대행해주는 특허사무소도 있다. 라이선싱 대행기관별로 정합성 판단 절차와 심사평가비는 조금씩 상이한데, 대표적인 기관인 MPEG-LA를 기준으로 확인해보자. 기본흐름은 특허보유자가 MPEG-LA에 신청을 하고 국가별 전문평가자를 통해 평가를 받은 후 특허풀 등재여부가 결정되는 것이다. 표준에 기재된 내용과 특허 청구항에 기재된 내용을 상호 비교하고 표준에 기재된 내용이 특허 청구항에서 그대로 읽힐 경우에 정합성이 있는 것으로 판단된다. 특허풀은 특정 기술분야의 특허권자들이 특허를 통한 공동의 이익을 목적으로 결성한 특허 집합체이다. 보통의 경우 표준특허에 관한 특허권자들이 특허풀을 만들면 특허풀에 포함된 특허권자들은 권리를 상호 공유하고 포함되지 않은 자들로부터는 라이선싱 비용을 받는다. 여기서 특허풀을 운영하며 라이선싱을 대행해주는 기관을 ‘라이선싱 대행기관’이라고 부른다. 라이선싱 대행기관에서는 매년 일정한 시기에 본인들이 운영하고 있는 특허풀에 가입시킬 신규 멤버를 모집한다. 주요 특허풀 대행기관의 라이선싱 프로그램은 대부분 표준기술과 관련된 것으로, 이러한 특허풀에 관련 특허를 등재하기 위해서는 라이선싱 프로그램 기술 분야에 해당되는 특허의 청구범위와 표준문서 간의 문언상 일치 여부를 확인하는 검증 절차를 통과해야만 한다. 상기 검증 절차를 통해 표준문서와 특허 청구범위 간의 정합성이 인정되면, 앞서 언급한 바와 같이 해당 특허들에 대한 특허 라이선싱을 라이선싱 대행기관에서 일괄적으로 진행하게 된다. 표준 및 R&D 중후기에 타겟 표준기구의 특허풀이 만들어졌거나, 만들어질 계획에 있거나, 만들어질 가능성이 높은 경우, 특허풀의 로열티 분배기준에 따른 특허 개수 확대를 통해 로열티 수익을 극대화 하고자 할 때 특허풀 대응을 위한 지분확대 및 권리 유연성 확보 전략을 사용할 수 있다. 이는 표준의 CD단계 이전에 기출원된 특허가 있고 표준 매칭이 가능할 때 로열티 수익 극대화를 위해 복수개의 패밀리 특허를 만들어 심사청구를 달리하는 전략이다. 일반적으로 특허풀에서 로열티를 분배할 때 표준특허를 등록받은 국가 수와 특허 개수가 많을수록 특허풀에서의 로열티 배분이 많다. 예를 들면, 표준문서에 정합되는 60개의 청구항을 1개 특허로 하여 하나의 국가에서 특허를 등록받는 것보다, 5개의 청구항을 포함하는 특허 12개를 4개국에서 3개씩 출원하여 특허를 등록받는 것이 특허풀에서의 로열티 배분에 있어서 유리하다. 지금껏 일반 회원으로써 표준화 기구에 어떻게 발을 들여놓고 표준화 활동에 참여할 수 있는지를 구체적으로 살펴보았는데, 이와 같은 표준화 활동을 오랜 기간 지속적으로 하게 되면 표준화 기구 내에서 높은 인지도를 확보하여, 기술위원회의 의장, 간사, 작업반 의장(컨비너) 등으로 임명될 수도 있다. 지금까지 살펴본 국제표준화 과정들은 통상적으로는 3~4년, 짧게는 2~3년 길게는 6~7년까지 진행되는데, 표준화 회의에 참여하기 위한 항공료, 체재비, 투입시간 등 매우 많은 직간접 비용을 필요로 한다. 그러므로 규모가 작은 기업에서 표준화 활동에 직접 참여하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이에 미래창조과학부와 산업통상자원부 국가기술표준원은 중소중견기업의 국제표준화 활동을 지원하고 있으며, 특허청은 그와 연계하여 표준특허 창출 전략을 지원하고 있다. 현실에서는 금전적, 시간적인 이유로 표준화 활동이 어려운 기업이 훨씬 많다. 이런 기업들은 앞서 소개한 표준화 활동을 지원해주는 정부(미래부, 산업부)의 지원을 받으면서 동시에 국제표준안 설계 시 필요한 특허전략을 제공해주는 특허청 사업을 지원받는 방법이 있다. 그러나 정부의 지원마저 받기 어렵다면, 관심 있는 표준과 관련된 기술 분야의 특허들을 꼼꼼하게 조사, 분석해보도록 하자. 기업‧ 기관이 표준과 관련된 기술 분야에 다수의 특허를 출원해두었다면, 제정되고 있는 표준과 유사한 내용의 청구범위를 보유한 특허도 존재할 수 있기 때문이다. 이런 특허는 추후 완성되는 표준의 내용에 맞게 청구항을 일부 보정함으로써 표준특허로서의 위상을 지닐 수 있다. 다만, 이러한 방법을 통해 표준특허를 확보하는 것이 확률적으로 높다고 할 수는 없고, 또한 정밀한 특허 조사, 분석과 특허 청구항 보정에 관한 전문적인 지식이 요구된다. 위의 사례에서 전기자동차 충전기는 개별 충전소에서 관리할 수도 있겠지만, 전력수요 예측 등을 위해 어느 정도 중앙에서 관리할 필요성이 있다고 생각해 볼 수 있으며, 이러한 가정 하에 어떤 기술이 필요한지를 분석한다. 충전기와 중앙관제시스템 사이에서 양방향 통신이 이루어져야 할 것이며, 과금 현황 수집, 충전기 상태 관리, 전력데이터 수집, 보안 등을 위해 어떤 데이터가 오고 가야 하는지에 대한 여러 가지 가능한 시나리오를 예측 및 분석하고, 분석 결과에 대한 기술 및 서비스의 개발에 착수한다. 이와 동시에 중앙관제시스템에 대한 기술 및 서비스를 특허로 출원하고, 목표 표준인 전기자동차 충전 시스템에 대한 표준화를 진행하는 표준화 기구에 특허 명세서에 기초한 기고서를 제출함으로써 표준특허 창출을 도모할 수 있다.