2014년 국제지재권 분쟁동향 연차보고서

NPEs(Non-Practicing Entities; 비 제조 특허관리 전문기업)는 자신이 보유한 지식재산권(특히 특허권)을 이용한 생산활동은 하지 않으면서 다른 기업들을 상대로 소송 등을 통해 금전적 이익을 얻고자 하는 개인이나 기업들을 말한다. 최근 몇 년간 이들에 대한 논의가 문제가 되고 있다. 도대체 이러한 NPEs가 무엇이지, 그들의 사업모델과 소송전략은 어떠한지, 법적 쟁점은 무엇이고 이들에 대한 규제가 과연 필요한지 여부 등에 대해서 우리나라를 포함한 미국, 유럽, 일본, 중국 등 전 세계적으로 그 논의가 뜨겁다. 이에 대해 본 기고문에서는 주로 미국에서의 NPEs들의 행태, 소송 실태 등의 분석에 대한 여러 논문 및 자료 등을 바탕으로 미국의 NPEs 규제의 현주소와 이를 통한 한국에서의 NPEs 규제의 시사점을 도출하고자 한다. 최근 우리나라에서도 공정거래법상 NPEs 규제를 신설하고자 하는 노력 등이 전개되고 있는 바, NPEs가 가장 활발히 활동하고 있는 미국에서의 논의는 향후 한국에서의 NPEs 규제 논의에 있어서도 그 의미하는 바가 크다고 할 수 있다. NPEs는 말 그대로 비실시주체(Non Practicing Entities)를 말한다. 이들은 그들 수익의 대부분을 라이선싱이나 특허 집행을 통해 벌어들이거나 벌어들이고자 계획하는 주체들을 말한다. 이에 대해 다른 정의도 고려해볼 수 있으나, 이러한 정의를 사용하는 이유는 분명하다. 왜냐하면 이들은 특허 라이센싱을 제외하고는 어떠한 상품이나 서비스도 판매하지 않기 때문에, NPEs는 일반적으로 다른 특허 포트폴리오에 포함된 특허권을 침해하지 않는다. 결과적으로 그들은 필수적으로 반소의 위험으로부터 안전하게 되는데, 그렇지 않으면 반소는 특허 분쟁에 있어서 매우 중요한 항변상의 안정적인 조치 중의 하나가 된다. NPEs는 또한 생산을 하지 않으므로 경쟁 기업의 특허에 대해서 라이선스를 받을 필요가 없다. 그리하여 상호 라이선스(cross license)를 필요로 하는 다른 기업들의 특허소송과는 다른 국면을 보인다. 또한 이미 생산에 들어간 기업들이 생산 공정을 전환하기에 커다란 비용이 소요된다(switching cost)는 점을 이용한다. 특히 이들은 침해금지명령을 통한 위협으로 얻어낼 수 있는 이익을 극대화하고자 한다. 특허괴물이라는 부정적 이미지가 있는 개념을 사용하여 이를 규제해야 한다고 보는 견해에 따르면 NPEs는 스스로 특허발명을 더 발전시키거나 제품을 개발하려는 노력을 하지 않음으로써 기술의 발달 및 사회 후생에 기여하지 못하는 점에 주목한다. 이들은 단지 개인이나 중소기업들로부터 특허를 싼 값에 사들여 그들을 이용하고 있을 뿐이며 그들의 기술혁신 노력에 도움을 주는 것은 아니라고 한다. 즉 NPEs들이 발명가들에게 제공하는 금액은 너무 작아서 발명에 대한 인센티브를 제공하거나 미래 발명에 대한 재정지원이 되지 못한다는 것이다. 따라서 이들이 가져오는 불확실한 이익과는 달리 NPEs에 의한 폐단이 매우 크다는 것이다. NPEs는 제품을 생산하는 기업들을 상대로 특허를 주장함으로써 기술시장에서의 경쟁을 저해하고 가격을 증가시키며 결국에는 혁신의 인센티브를 감소시킨다는 것이다. 미국에서 진행중인 NPEs의 활동에 대한 연구에 따르면 2011년 특허소송 건수는 총 4,000건이 넘고 이 중 NPEs의 특허주장에 의한 상대기업이 부담하는 직접 비용은 2011년 290억달러($29billion)로 이는 2005년에 비해 400% 증가한 것이다. 이 중 채 25%에 못 미치는 비용이 혁신을 위해 재투자되고, 그 나머지의 대부분은 Washington, D.C.에 로비하는데 쓰인다. 즉, 75%에 해당하는 금액이 자중손실(deadweight loss) 된다. 또한 최근 특허권자의 소송을 분석한 결과에 따르면 소송을 제기한 특허 중 46%가 무효로 판명되었다. 침해소송에서 특허권자가 승소한 경우는 25%에 지나지 않는다. 이는 대부분의 소송이 특허가 무효임이 판명 나거나 비침해로 판명되었기 때문이다. 이러한 통계수치는 특허권자들이 무분별하게 소송을 제기하고 있음을 보여준다. 더욱이 소프트웨어 특허와 비실시주체의 특허들은 진보성이 불분명하고 퀄리티가 낮은 특허(weak patent)가 대부분이다. 그리하여 비소프트웨어 특허소송은 특허권자가 승소한 것이 37.1%인 반면 소프트웨어특허는 12.9%에 불과하다. 대기업이나 첨단산업분야 회사들이 특허권자의 부정적인 측면만을 부각시켜 자신의 책임을 모면하려는 생각에서 특허괴물이라는 용어를 사용하고 있다는 견해를 취하는 사람들은25) “Patent Troll”이라고 비난의 대상이 되고 있는 행위 자체는 특허제도에 이로울 수 있다고 주장한다. 따라서 “Troll”이라는 부정적 용어 대신 “Dealer”라는 용어를 사용하여 “Patent Dealer”라고 부르거나, 그들의 행위 태양에 따라 실시권 부여자, 특허풀, 또는 특허보유회사로 불러야 한다고 주장한다. 이 경우 Patent Dealer는 부실하거나 특허요건을 흠결한 특허가 아닌 아무런 문제가 없는 특허를 다루는 경우로서, 종래 특허권자와 특허기술을 필요로 하는 기업이 개별적으로 거래를 하는 경우에 비하여 시장의 집중도를 높여 거래에 소요되는 검색비용 등을 줄여주는 경우를 말한다. 이들은 특허가 거래되는 2차적 시장을 형성함으로써 특허권의 소유관계를 좀 더 유동적으로 만들어 기술혁신 및 특허에 대한 동기를 부여한다는 것이다. 한편, 1980년대 이후 미국의 친특허정책에 의해 소프트웨어특허와 BM 특허가 무분별하게 난립하게 되었다. 1999년 미국의 연방 지방법원은 Amazon.com 사건에서 one-click 서비스라는 BM 특허를 인정함으로써 소프트웨어에 대한 강력한 보호로 입장을 변경하였다. 그러나 이렇게 BM 특허를 인정하는 것에 대해서는 우려의 목소리가 높다. 전문가들은 수여된 특허 중에 95%의 특허가 라이선스되지 않고 있고(unlicensed), 97%의 특허가 라이선스료를 전혀 받지 못하고 있다고 하고 있다. 그 이유 중의 하나는 특허성이 불분명하고 본질적으로 특허법과 양립하기 어려운 소프트웨어특허와 BM 특허가 허여되고 있기 때문이라고 한다. NPEs의 문제가 소프트웨어 관련 발명에서만 나타나는 것은 아니지만, 지금까지 그러한 문제가 대두된 사건은 대부분 소프트웨어 관련 발명과 연관된 것이었다. 이에 대해 소프트웨어 관련 발명을 특허의 대상에서 제외하자는 논의가 있다. 2011년 특허법 개정의 핵심은 선출원주의로의 변경과 허용되는 병합(permissive joinder)의 요건 강화이며, 동 법안은 2011년 9월 16일 시행됨으로써 그 효력이 발생하였다. 이에 따라 2013년부터 미국도 선발명주의가 아니라 선출원주의에 따라 특허가 인정되었다. 이와 함께 2013년의 주요한 AIA의 변화는 선행기술(prior art)의 정의를 확대하는 것이었다. 즉, 이제는 국제 공지에 따라 선행기술을 판단하게 된다. 다만 이제는 인터넷 등을 통해 전 세계의 발명에 대해 용의하게 알 수 있으므로 그리 큰 의미가 있다고 할 수는 없다. 또한 분쟁이 법원으로 가기 전에 특허를 무효화시킬 수 있는 권한을 특허청의 새로운 행정위원회에 부여하게 되었다. 이 밖에도 2013년 5월 6일에 특허품질향상법안 2013(Patent Quality Improvement Act of 2013)이 하원에 발의되었다. 본 법안은 현행법이 비즈니스 방법 특허의 대상을 금융제품이나 서비스로 제한하던 것을 모든 기업과 제품 또는 서비스로 확대하고자 하고 있다. 본 보고서는 2000년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 미국 지방법원 소송에서 지급·판결된 특허소송 손해배상액의 현황을 조사한 것이다. 보고서는 지방법원, 판사, 소송 당사자 및 법률회사 등을 대상으로 이러한 손해배상을 분석하였다. 폭 넓은 이해를 위해 본 보고서는 보상적 손해배상액(합리적 로열티 및 상실 이익 둘 다 포함), 가중 손해배상액 그리고 변호사 비용의 지급판결액 등에 주로 초점을 맞추고 있다. 지난 몇 년간 특허소송 역사상 가장 큰 지급액 판결이 발생하여 헤드라인을 장식한 것은 물론 특허 손해배상액이 공공의 논란을 촉발시켰다. 본 보고서는 그러한 논란 내용을 설명하면서 특허소송자에게 소송 전략의 수립, 소송 전략의 개발 및 결과를 획득하는데 사용 가능한 정보를 제공함에 목적을 두고 있다. 한편, NPEs에 대한 가장 효과적인 규제 방법 중의 하나는 독점규제법을 통한 규제라고 할 수 있다. 최근 공정위에서는 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 개정하여 시행한다고 발표하였다. NPEs의 정의규정을 신설하고, NPEs 남용행위를 과도한 실시료 부과, FRAND 조건의 적용 부인, 부당한 합의, 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협, 사나포선 행위 등 5가지 유형으로 구체화하여 NPEs 규제를 구체화하였다. 순수 국내적인 문제로 NPEs의 특허권 행사가 문제될 가능성은 미국에 비해 상대적으로 적으나, 최근 미국에서의 특허 투명성 및 개선법안과 MPHJ 사건에서와 같이 NPEs의 기만적인 소송 남용 행위 등에 대한 규제의 벤치마킹을 통해 NPEs 규제의 실효성을 담보하기를 기대해본다. 이들의 행위가 문제되는 것은 금전적 이익을 추구한다는 점이 아니라 이러한 이익 추구가 건설적인 방향으로 발명가의 기술혁신 고취로 이어지지 않는다는 점에 있다. 즉 이들의 이익 추구가 진정으로 기술 및 제품을 개발하려는 후속개발자의 개발의욕을 저하시키고 혁신 및 기술발전 속도를 떨어뜨려 종국적으로는 산업발전과 후생복지의 향상이라는 특허제도의 존재목적에도 반한다는 점에 있다. 따라서 NPEs를 무조건적으로 규제하기보다는 그들이 가져오는 폐해에 초점을 맞추어야 한다. NPEs뿐만 아니라 생산하는 특허보유자나 기업들도 위법한 행위를 할 수 있으므로, 단순히 NPEs라고 하여 규제하여야 한다는 시각은 바람직하지 않다. 법의 기본적인 원칙인 타자위해의 원칙(Harm principle)에 따라 NPEs에 의해 어느 누구도 피해를 입지 않는다고 하면 이를 구태여 규제해야 할 필요성은 제기되지 않는다.