2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

이 사건 판결에서 적용된「발명의 동일성」판단기준의 적정성을 살펴보기에 앞서 같은 날 출원에 대하여 협의에 의하여 정한 하나의 특허출원인에게만 특허를 부여하고 있는 특허법 제36조제2항의 입법 취지를 살펴볼 필요가 있다. 우리 특허법 제36조는 일본 특허법 제39조의 규정에 기반한 것으로 직접적인 입법 취지를 확인하기는 어려웠다. 다만, 일본 특허법 제39조와 관련해서는 동일발명에 대해 2인 이상에게 각각 특허를 부여하는 것은 이중특허금지원칙에 반하기 때문에 2인 이상의 특허출원인에게 협의하도록 하여 그 결과 정해진 1인의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있게 한다고 설명하고 있다. 그렇지만 이중특허금지원칙의 필요성과 이중특허로 인한 실제 실시과정에서의 문제점이 무엇인지는 명확하지 않다. 이 사건 판결에서는 분할출원제도의 취지를 특허출원이 기술적으로 밀접하지 않은 서로 다른 발명들을 포함하고 있는 등 특허법 제45조의 ‘1특허출원의 범위’에 관한 요건을 충족하지 못한 경우 분할출원의 방법에 의하여 흠을 치유함으로써 권리를 보호받도록 하기 위한 것이라고 한정하면서, 이와 같이 기술적으로 밀접한 관계가 없는 서로 다른 발명들이 하나의 출원서에 포함되어 있는 경우 그 분할출원을 통하여 발명을 보호하되, 분할출원발명이 원출원발명과 동일하여 특허권의 충돌을 일으키는 것은 방지되어야 하므로 원출원발명과 동일한 분할출원발명은 그 등록이 허용될 수 없고, 이는 분할출원발명과 원출원발명이 서로 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라 상․하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에도 마찬가지라고 판시하고 있다. 즉, 특허권의 충돌 방지를 위해 그 권리가 중복되는 상․하위개념에 해당하는 분할출원과 원출원 모두 그 등록이 허용될 수 없다고 판단하고 있는 것이다. 또한, 미국의 소유 테스트(possession test)는 ‘발명의 설명’에 발명이 무엇인지 정의되어야 하고 발명자가 소유했는지를 보여주어야 한다는 것이므로 청구항의 발명을 특징짓고 실시가능하게 기재될 것을 전제로 하고 있다. 이에 대하여 우리나라의 대법원은 청구항의 발명과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는가에 초점을 두고 있는 것으로 보인다. 유럽특허청 심판원는 청구항에 핵심특징부가 누락된 경우 실시가능 요건인 EPC 제83조가 아닌 뒷받침 요건인 EPC 제84조 규정을 적용하여야 한다고 결정했다. 이와 유사하게 우리나라는 2007.1.3 특허법 개정으로 구특허법 제42조 제4항 제3호가 삭제됨에 따라 ‘발명의 설명’에 발명의 목적 달성을 위한 필수 구성 요소가 기재되지 않은 경우 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다. 따라서 거절이유와 무효사유로 뒷받침 규정을 적용하는 데 있어서 실체적인 대응관계를 동시에 판단하는 것이 중요하다. 기본적으로 출원인은 보다 넓은 권리범위를 확보하고자 노력하기 마련이며, 이런 경우 발명의 상세한 설명에 개시된 내용에 비하여 특허청구범위가 어느 정도 확장 내지 일반화되는 것은 불가피하다. 그러나 “출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우”가 있으며, 이러한 경우 뒷받침 규정 위반으로 판단하여야 한다. 실체적인 대응관계를 판단하는 일반적인 기준으로 유럽은 청구항의 범위가 명세서나 도면에 의해 정당화(justify)되는 범위와 관련 기술 분야에 기여한 정도(contribution to the art)를 넘어서는지를 판단하고, 미국은 ‘소유테스트(possesstion test)’를 도입하고 있으며, 일본은 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식하도록 기재된 범위를 넘어서는 안 된다고 하여, 우리 대법원 판례 ‘발명의 공헌도’나 ‘통상의 기술자가 일목요연하게 이해’할 수 있는지 여부와 유사한 기준을 제시하고 있다. 다수의 유럽특허청 항고부 결정은 뒷받침 요건이 명세서에 의해 공개된 발명이 그 기술 분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함을 보장하는 데 그 취지가 있다고 강조한다. T 659/93(1994. 9. 7.), T 94/05(2007. 7. 12.) 결정은 이러한 이유로 청구항은 통상의 기술자가 청구된 발명 전 범위를 실시할 수 있을 정도로 그 기술 분야에 실질적으로 기여한 것을 반영해야 한다고 하였다. T 94/05(2007. 7. 12.) 결정에 따르면, 이러한 관점에서 보면, 순전히 형식적인 명세서의 뒷받침, 예를 들어, 청구항의 기재를 그대로 반복하여 기재하는 것은 이 규정을 충족시킬 수 없다. 그러나, EPC 제정 전 진행되었던 준비단계에서의 논의들을 다시 검토하여 볼 때, 뒷받침 요건은 명세서와 청구항이 같은 정도로 기재되었는지를 보장하는 것, 즉 오히려 형식적인 기준이어야 한다는 관점도 있다. T1020/03(2004. 10. 29.) 결정에서 항고부는 청구항이 더 넓게 기재되었다면, 명세서를 보정하여 이러한 불일치를 제거할 수 있도록 허용하는 것이 고려되어야 한다고 하였다. 우리나라 ‘뒷받침 요건’에 대응되는 유럽의 EPC(European Patent Convention) 제84조의 ‘서포트(support) 요건’은 ‘청구항에 기재된 사항이 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다.’ 고 요구하고 있다. EPO(Europen Patent Office) Board of Appeal은 T 409/91(OJ 1994, 653)의 판결에서 서포트 요건은 발명의 공개를 통한 기술에 대한 공헌을 대가로 청구항에 따른 보호범위를 확장하는 것을 취지로 한다고 판시하였다. 그러므로 청구항은 통상의 기술자가 청구된 전범위의 발명을 실시할 수 있을 정도로 기술에 대한 발명의 실질적인 공헌을 반영하여야한다. 청구항에 기재된 사항을 말 그대로 반복하는 것과 같이 순수하게 형식적인 발명의 설명은 이 요건을 충족할 수 없다고 판단하였다. 또한 T 133/85(OJ 1988, 441) 판결에서는 청구항이 명세서에 기재된 발명의 필수적인 요소를 포함하지 않아 발명의 설명과 대응되지 않는다면 EPC 제84조의 요건을 충족하지 못한다고 판단하였다. 구체적인 사건에 적용할 때에는 청구항의 기재가 ‘발명의 공헌도’이내이기 위해서는 발명의 상세한 설명을 어느 정도까지 기재해야 하는지, ‘확장 내지 일반화’된 청구항의 기재를 정당화시킬 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재는 어떠한 것인지에 대한 기준이 필요하다. 이에 대하여 주요국의 판례와 심사기준, 우리 대법원 판결의 구체적인 사례를 분석하여 청구항에 기재된 발명의 범위에 속하는 하위개념들이나 공통적인 특징(구조, 물리적/화학적 성질 등)들이 기재되거나, 실시예 혹은 작용/약리효과 등이 명확하게 파악되어야 하는 등의 판단기준을 제시하였다. 또한 발명의 상세한 설명의 기재에 비하여 청구범위의 기재가 어느 정도 확장 내지 일반화할 수 있는지를 판단하기 위해서는 관련 기술 분야의 기술 자체의 특성이나 성숙도 등을 고려하여 함을 제시하였다. 다만 이러한 판단 기준은 사안별로 달라질 것이므로, 보다 구체적인 사례연구를 통해 다수의 예시를 포함하는 판단 기준을 정립하는 것이 필요하다.