해외지식재산권 보호가이드북 독일편

최초 출원일과 그 출원에 주장된 우선권은 각 분할 출원에 적용된다. 특허법 제34조 내지 제36조에 따라 분할 출원에 대하여 필요한 서류들이 분할 의사 표시의 접수일로부터 3개월 내에 제출되지 않거나, 특허법 제39조 제2항에 따른 분할 출원의 수수료가 이 기간 내에 납부되지 않으면, 분할 의사 표시는 제출되지 않은 것으로 여겨진다(특허법 제39조 제3항). 출원에는 특허 보호범위를 정의하는 청구항이 하나 이상 포함되어야 한다(특허법 제34조 제3항 제3호). 특허 규칙 제9조에 따르면, 청구항들은 하나의 부분으로 작성되거나 전제부와 특징부(two-part form)로 작성될 수 있다. 두 가지 경우 모두 특징들에 따라서 본문이 배열되어야 한다. 만일 특징부(two-part form)가 선택되면, 전제부는 대체적으로 공중이 이용 가능한 하나의 문서 또는 하나의 물건의 내용에 기초하여야 한다. 특징부는 일반적인 부분과 연결되어 보호받고자 하는 발명의 특징을 포함한다. 특징부는 “characterized in that”, “characterized by” 또는 이러한 효과를 내는 다른 표현들에 의하여 시작된다. 특허법 제38조 둘째 문단에 따르면, 출원의 주제 범위를 확장하는 부적법한 보정에 의하여 어떠한 권리도 나올 수 없다. 만일 출원인이 그러한 보정을 완전히 삭제하지 않는 한, 출원은 전체로서 거절될 것이다. 출원은 하나의 발명 또는 하나의 발명 개념을 형성하도록 연결된 일군의 발명과 관련되어야 한다(특허법 제34조 제5항). 이 조문은 법적 확실성과 조사 측면에서 잘 정의되고 정리된 IP 명칭을 제공하는 동시에 출원료를 우회적으로 경감하는 것을 방지한다. 단일성 흠결에 대하여, 심사관은 기술적 배경과 발명의 명확성을 고려하여 다른 절차에서 진행하는 것이 적당한지에 대하여 평가하여야 한다. 단일성 흠결이 발견된 경우, 이러한 거절의 이유가 심사통지서에 기재되어야 하며 적절한 문헌에 의하여 입증되어야 한다. 하나의 발명이 아니라는 이유로 인용된 문헌들은 특허의 등록 가능성과 상관없이 분할 출원을 하지 않게 만들 수 있다. 이 출원에 유지될 것으로 보이는 부분이 인정되면 완전한 조사가 이 부분에 대하여 수행된다. 출원료와 심사청구료는 분할 출원에 대하여 후속적으로 제출되어야 한다. 분할 의사 표시를 접수받은 날로부터 3개월 내에 수수료가 납부되지 않으면, 분할 출원은 취하된 것으로 간주된다. 최초 출원에 대하여 연차료 납부 시기가 도래했다면, 분할 의사 표시 제출시 분할 출원에 대하여 연차료 납부 시기가 도래한 것으로 본다. 분할 출원 절차에서, 출원인은 특허출원의 절차와 마찬가지로 새로운 문서를 제출해야 한다. 심사국에 의하여 지정된 기간 내에 그것들을 제출하지 않으면, 분할 출원은 거절될 것이다. 출원인은 특허 등록 결정에 대하여 이의를 제기할 수 있는 기간의 종료시까지 서면으로 작성된 선언서에 의하여 그의 출원을 분할할 수 있다. 분할의 선언서가 불명확한 경우, 출원인은 그 문제를 명확하게 하기 위한 단기 기간이 주어진다. 특허법 제39조 제3항 하의 3개월의 기간은 적용되지 않는다. 발명자의 지정은 출원일로부터 15개월 내 또는 출원에 대하여 우선권이 주장된 경우 우선일로부터 15개월 내에 제출되어야 한다. 만일 출원일이 예외적인 상황에 의하여 그러한 지정을 정해진 기간 내에 하지 못했다는 것을 정당하게 입증할 수 있다면, 그는 적절한 기간 연장을 허락 받을 수 있다. 만일 출원인이 그 자신을 유일한 발명자로 지정한 경우, 발명자가 언급되지 않았다는 신청서를 제출하지 않는 한 선언은 별지에 제출될 필요가 없다. 특허비용법에 의하여 출원료는 출원을 제출할 때 납부하여야 한다. 출원료가 출원일로부터 3개월 내에 납부되지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주한다. 특허 규칙의 위반은 해당규칙이 출원 서류의 첫 번째 공개를 간행하는 것을 방해하거나 막는 경우에만 통지된다. 이것은 특히 품질이 조악하여 출원을 구성하는 서류들이 인쇄를 위한 원본으로 사용될 수 없거나, 양식 관련 규정 또는 특허 규칙 제5조, 제6조, 제11조 내지 제13조, 제15조 등에 규정된 다른 요건을 충족하지 않는 경우를 말한다. 독일에 최초로 출원하였으며 심사청구를 빠른 시기에 하였다면(예를 들어, 출원과 동시에 심사 청구를 하였다면), 제1차 심사통지서는 우선권 기간의 종료 전 4개월 내에 출원인에게 통지되도록 발행된다. 이는 출원인이 독일 이외의 국가에 출원하거나 PCT 출원을 할지 여부를 결정하는데 도움이 될 수 있다. 따라서 해외 여러 나라에 출원하려고 하는 중요 기술에 관한 발명으로 독일에도 출원하려고 한다면 독일에 선출원을 하여 1차 심사통지서를 신속히 받아봄으로써 발명이 특허를 받을 수 있는 가능성이 있는지를 예측하는 것도 좋은 방안이다. 물론 PCT 출원을 하여 조사보고서를 받아 보는 것도 하나의 방안이기는 하지만, 조사보고서는 1년 6개월이 경과한 후에 발행되므로 거절될 확률이 높은 경우 그 발명을 보완하려고 한다면 새로운 출원을 해야 하는 문제점이 있다. 그러나 독일에 선출원을 하는 경우 우선권 기간 종료 전 4개월 이내에 심사통지서를 받아 볼 수 있으므로, 선행기술을 회피하여 외국에 우선권 주장 출원을 하는 것이 가능해진다. 후출원의 심사 과정에서 국제 우선권을 효과적으로 주장하기 위한 형식적 요구사항이 만족되었는지가 미리 결정될 수 있으며, 취하 간주의 적용 가능성에 대한 결정은 선출원과 관련된 절차에서 취해질 수 있다. 외국 선출원의 우선권은, 만일 그 출원이 파리 협약의 가입국에 또는 다른 국제 조약 (Convention priority, 법 제41조 제1항) 하에서 유효하게 제출되었다면, 독일 특허 상표청에 제출된 특허출원에 주장될 수 있다. 더 나아가, 관련 국제 협약에 의하여 포함되지 않은 나라에 제출한 외국 출원의 우선권은 특정 조건들(호혜주의에 대한 연방 법률 장관의 고시, 특허법 제41 조 제2항 참조) 하에서 주장될 수 있다. 외국 우선권이 주장된 경우, 요구되는 상세 사항들(날짜, 나라, 출원 번호)과 선출원의 사본은 우선일로부터 16개월의 종료 전에 제출되어야 한다. 우선권을 주장할 수 있는 권리는 우선권 기간으로 기입되고 그 결정에 적합한 자료가 확인될 수 있는 경우에만 심사된다. 우선권을 주장할 수 있는 권리에 관하여 잠정적인 결정은 할 수 없다. 만일 우선권 주장이 유효하지 않다면, 그 출원에 대한 결정은 총괄적으로 내려진다. 독일 특허 상표청의 요구에서, 출원인은 그에게 알려진 (관련된) 종래 기술을 지적하고 그것을 발명의 상세한 설명에 포함시켜야 한다. 관련된 종래 기술의 언급은 출원인이 그것을 평가하고 사정하는 것을 의미하는 것은 아니며, 종래 기술을 평가 절하하는 언급은 허용되지 않는다. 만약 필요하다면, 출원인은 필요한 개개의 수단을 취하도록 요청될 수 있다. 심사관은 절차의 가속을 위하여 보정을 위한 구체적인 제안을 제공할 수 있다. 그러나 특허청 절차에 숙달된 사람은 법적 규정에 대한 일반적인 관계를 이해할 수 있는 것으로 추정된다. 보정은 허용되지 않는 확장을 포함해서는 안 된다는 것을 주목해야 한다. 이러한 이유를 위하여, 보정 요구는 필요한 한도로 제한된다. 출원인은 특허 청구항 또는 발명의 상세한 설명에 대한 수정이 구체화된 정확한 사본을 제출하여야 한다.