지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구

1973년 10월 5일 체결된 유럽특허조약은 삭제된 경과규정을 포함하여 총 12부로 구성되어 있다. 이들은 제1부 총칙 및 조직규정, 제2부 실체특허법, 제3부 유럽특허출원, 제4부 특허허여까지의 절차, 제5부 이의신청 및 한정절차, 제6부 심판, 제7부 공통규정, 제8부 국가법에 대한 영향, 제9부 특별약정, 제10부 특허협력조약 하의 국제출원, 제11부 경과규정, 제12부 최종규정 등이다. 유럽특허조약의 특징을 자세히 살펴보면, 첫째 유럽특허조약은 통상적으로 특허제도에서 중요하게 취급되는 규정들을 최상위 개념으로 묶어 명명하고, 상식적인 논리 전개 방식 또는 특허업무의 처리 순서에 따라 순차적으로 배열하여 이용자가 쉽게 이해하고 직관적으로 찾아볼 수 있도록 하였다는 점에 특징이 있다. 유럽특허청의 설립 근거와 관리 및 재정에 관한 부분을 “ 칙 및 조직규정(General and Institutional Provisions)”으로 두고 있고, 그 다음으로 어떤 발명에 대하여 특허를 부여할 것인가에 대한 실체적인 규정을 제2부의 “실체특허법(Substantive Patent Law)” 아래에 두고 있으며, 이에 이어져 어떻게 하면 특허를 받을 수 있는지를 제3부의 “유럽특허출원(The European Patent Application)” 부분에서 규정하고 있다. 그 이하에서는 특허권의 생애주기를 따라 심사(Procedure up to Grant)→이의신청(Opposition)→심판(Appeals Procedure)을 각 부(part)로 분리하여 규정하고 있다. 또한, 제7부에서는 심사뿐만 아니라 이의신청·심판 등 유럽특허청의 특허관련 처리절차에 공통으로 적용되어야 할 구두절차, 직권심사, 증거조사 등의 일반 총칙 조문들을 “공통규정(Common Provisions)”으로 묶고 있다. 한편, 제8부 및 제9부에서는 유럽특허조약의 회원국과 유럽특허제도와의 관계를 규정한다. 제8부는 “국가법에 대한 영향(Impact on National Law)”이라고 하여 유럽특허출원으로 적합하지 않은 경우 자국 내 특허출원으로 취급하여 처리할 수 있다는 것 등과 유럽특허청을 통해 특허된 유럽특허를 국내 적용단계에서 취소를 할 수 있는 권한 등에 관하여 규정하고 있으며, 제9부에서는 “특별 약정(Special Agreements)” 파트로서 회원국이 특정 협정을 통해 그룹을 형성하여 유럽특허제도를 다르게 적용하고자 하는 경우의 일반적 예외 규정을 별도로 두고 있다. 또한, 유럽특허조약에도 국제특허출원에 관한 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)과의 관계가 규정되어 있는바, 제10부에서 특허협력조약의 적용과 더불어 유럽특허청이 수리관청, 국제조사기관 및 예비심사기관, 지정관청 및 선택관청으로 하여야 할 의무 등에 대하여 광범위하게 규정하고 있다. 마지막으로, 좀 더 세부적으로 들어가 살펴보면 유럽특허조약은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등의 특허요건을 제2부의 “실체 특허법(Substantive Patent Law)”으로 분리해 내면서, 유럽특허가 등록된 이후의 효력이나 존속기간 등 실체적인 조문들까지도 같이 포함시키고 있으며, 더 나아가 유럽특허출원이 가질 수 있는 라이센싱 등 재산권으로서의 효력도 같이 규정하고 있다는 점에 특이성이 있다. 이는 유럽특허의 경우 특허권의 부여는 유럽특허청에서 하되 효력은 각 조약 회원국 내에서 개별적으로 적용되기 때문에 특별히 유럽특허조약 내에서 특허권에 관해 복잡하게 규정할 필요가 없었기 때문으로 보이며, 몇 개 되지 않는 특허권에 관한 규정을 별도로 분리하지 않고 “실체 특허법” 항목으로 묶어 배치한 것이 아닌가 생각된다. 한편, 감축(limitation) 절차에서는 청구범위 감축만 허용되는데, 감축심사의 범위는 유럽특허조약(EPC) 규칙 제95조 (2)항에 의해 제한된다. 즉, 심사부는 ① 정정 청구범위가 등록 당시 특허 또는 이전 정정 특허에 비해 감축에 해당하는지 여부와 ② 정정 청구범위가 유럽특허조약(EPC) 제84조 및 123조 제2항․제3항 요건을 충족하는지 여부만을 심사한다. 따라서, 정정 청구범위가 특허요건을 충족하는지 여부에 대해서는 심사하지 않는다. 여기서 “감축”이란 청구범위에 의한 보호범위의 감축(a reduction in the extent of protection conferred by the claims)을 의미하며, 단순히 명료화하는 정정이나 보호대상을 변경하는 것("aliud")은 감축으로 보지 않는다. 구체적으로 독립항의 감축 없는 종속항만의 감축은 허용되지만 청구범위 감축의 결과가 아닌(예를 들면, 불명확한 청구항의 정비, 특허의 개선을 위한 정정, 혹은 cosmetic changes) 청구범위 또는 상세한 설명의 비감축 정정은 허용되지 않으며, 마찬가지로 청구범위의 감축으로 인한 것이 아닌 종속항의 추가는 허용되지 않는다. 『실질적으로 청구범위를 확장하거나 변경한다』라 함은 특허청구범위의 기재를 정정하거나 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비하여 볼 때 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 것을 의미하며, 특허청구범위의 감축에 있어서는 정정이 특허청구범위에 기재된 발명의 구체적인 목적 범위 내에서 이루어진 감축으로 판단될 때에는 특허청구범위의 변경으로 보지 아니한다. 판례도 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 하고 있다. 일반적으로는『확장』에 해당하는 것으로서는 구성요건의 삭제, 청구항의 추가, 실시례의 추가 등이, 그리고『변경』에 해당하는 것으로서는 카테고리의 변경, 대상의 변경, 목적의 변경, 명세서의 요지변경 등이 있으며, 특허청구범위의 기재에 변경이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 보정함으로써 특허청구범위에 기재된 기술적 사상이 실질적으로 변경될 수 있다. 다음으로 정정의 효과에 대해 살펴보면, 미국을 제외하고는 모두 소급효를 전제로 정정제도를 운영하고 있는 반면, 미국의 경우 청구항을 삭제하는 포기서(disclaimer) 및 사소한 오류에 대한 정정증명서(Certificate of Correction)의 발급은 소급효가 있지만 결정계재심사(Ex Parte Reexamination), 무효심판(Inter Partes Review), 이의신청(Post-Grant Review), 재발행(Reissue) 절차에서의 정정은 재발행 특허의 청구항이 원특허의 청구항과 실질적으로 동일한 경우를 제외하고는 장래효만 갖도록 하고 있다. 우선 소급효를 전제로 하는 유럽특허청(EPO), 일본 및 우리나라의 경우를 보면, 유럽특허청(EPO)의 경우 특허등록 당시 침해에 해당하지 않았을 행위가 정정된 특허의 침해에 해당하게 되어서는 안 된다는 점을 ‘보호범위 확장 금지’라는 요건에 반영함으로써 정정의 소급효로 제3자가 불측의 손해를 입는 것을 방지하고 있으며, 우리나라와 일본의 경우는 청구항 확장을 금지할 뿐 아니라 청구항 감축의 경우에도 실질적 변경을 금지함으로써 정정의 소급효로 제3자가 불측의 손해를 입는 것을 방지하고 있다.