2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

우리나라 특허법은 출원인이 보호받으려는 발명을 보호받기 위해서 명세서의 기재가 충족해야 하는 조건을 ‘발명의 설명’, ‘발명의 설명’과 청구범위의 연결 및 청구항의 3측면에서 규정하고 있다. 첫째, ‘발명의 설명’의 기재의 측면에서, 출원인은 자신이 개발하여 보호받으려고 하는 발명을 제3자가 용이하게 실시할 수 있도록 ‘발명의 설명’에 명확하고 상세하게 공개할 것을 요구한다. (제42조 제3항 제1호, 발명의 실시가능 요건) 둘째, ‘발명의 설명’과 청구항의 연결 관계의 측면에서, 출원인은 자신이 개발하여 명확하고 상세하게 공개한 기술범위 이내에서 보호받으려고 하는 발명을 청구할 것을 요구한다. (제42조 제4항 제1호, 발명의 뒷받침 요건) 셋째, 청구항의 기재의 측면에서, 출원인은 보호받으려는 발명의 범위를 명확하고 간결하게 기재할 것을 요구한다. (제42조 제4항 제2호, 발명의 명확한 기재 요건) ‘발명 기재 요건’의 본질적인 목표는 청구된 발명을 출원인이 발명했다는 정보를 명확하게 전달하는 것이다. 이를 충족하기 위해서는 발명자가 클레임 발명을 점유하고 있었다는 것을 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 합리적으로 결론지을 수 있을 정도로 특허명세서에 청구된 발명을 충분히 상세하게 설명해야 한다. 출원인은 클레임 발명을 충분히 제시하는 용어, 구조, 도면, 도표 및 식 등의 설명 수단을 사용하여 클레임 발명에 대한 모든 한정사항을 기재함으로써 클레임 발명을 점유하고 있다는 것을 보일 수 있다. 실제적 발명의 구체화에 관한 설명 등 다양한 방법으로 발명에 대한 소유를 입증할 수 있다. 또는, 발명이 완성되었다는 것을 보여주는 도면이나 화학 구조식을 개시하는 등 발명이 특허 받을 준비가 되었을 보여줌으로써, 또한 출원인이 청구된 발명을 소유하고 있었다는 것을 입증하기에 충분한 특징을 설명함으로써 발명의 소유를 입증할 수 있다. 여기서 ‘발명의 설명’이란 특허법 제42조 제2항의 해석상 출원인이 특허출원서에 첨부한 명세서 중 청구범위를 제외한 기재사항을 말하며, 발명의 명칭, 기술분야, 발명의 배경이 되는 기술, 발명의 내용, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 등이 포함된다. ‘발명의 설명’은 2014. 6. 11. 특허법 개정(법률 제12753호) 시 ‘발명의 상세한 설명’에서 변경된 용어이다. ‘발명의 상세한 설명’은 ‘발명의 설명’과 달리 개정 전 특허법 제42조 제2항의 해석상 출원인이 특허출원서에 첨부한 명세서 중 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 특허청구범위를 제외한 기재사항을 말한다. 즉, 현행법상 ‘발명의 설명’이 ‘발명의 상세한 설명’에 비하여 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명을 더 포함한다. 그러나 명세서의 기술공개서 역할을 고려할 때 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명에 기재된 사항의 역할이 크지 않고 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명에 기재된 사항이 그 외의 발명의 상세한 설명 내 항목에서 중복되어 기재될 가능성이 높기 때문에, 용어는 변경되었으나 규정이 의미하는 바는 크게 변경되지 않은 것으로 파악된다. 현 시점에서 주류를 이루는 판단 기준은 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결에서 유래한 것으로 다음과 같다. 먼저 다른 기재불비 규정들과 분리하여 제42조 제4항 제1호의 취지를 “특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 제42조 제4항 제1호는 이러한 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이다.”라 하였다. 이는 공개로 사회에 유익하게 공헌한 정도에 비례해서 독점권을 부여해야 한다는 것으로, 유럽, 미국, 일본에서도 동일한 취지로 뒷받침 규정을 도입하고 있다. 독점의 대가로 공개된 발명에 의해 유용한 기술·산업의 발전을 촉진하기 위함이며, 공개하지 않은 발명에 대하여 독점·배타적인 권리를 발생시켜 일반 공중으로부터 자유로운 이용의 가능성을 박탈하는 것을 방지하기 위함이다. 이 규정은 발명의 상세한 설명이 기술공개서로서 역할을 하는바, 발명의 상세한 설명에 기재하여 공개하지 않은 발명을 청구범위에 청구항으로 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 이를 방지하기 위함이다. 특허법 제1조에 규정한 바와 같이 특허제도의 존립근거를 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 산업정책상의 견지에서 볼 때, 발명의 공개에 대한 대가로 특허권을 부여한다는 ‘비밀공개설’ 에 그 기반을 두고 있는 것이다. 또한 특허법 제97조에 따라 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 청구범위의 해석은 명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 하므로, 보호범위가 발명의 상세한 설명에 뒷받침되어 있지 아니하다면 일반인의 자유기술영역과의 한계가 모호하여 타인의 산업 활동이 위축될 염려가 있다. 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야한다. 이것은 모든 청구항의 내용은 발명의 설명에 근거를 두어야 하며, 청구항의 범위는 발명의 설명과 도면 그리고 기술분야에 대한 공헌의 범위보다 넓어서는 안 된다는 의미이다. 대부분의 청구항은 하나 이상의 특정한 예시들로부터 일반화 된다. 그 일반화가 가능한지 여부는 심사관이 관련 선행기술의 입장에서 판단하여야 한다. 따라서 새로운 분야를 개척하는 발명은 선행기술이 존재하는 발명보다 일반화될 여지가 많다. 공정한 청구항은 발명의 범위를 넘어서 넓어지지 않으며, 출원인의 발명 공개에 대한 대가를 빼앗을 정도로 좁지 않은 범위이어야 한다. 출원인은 그가 발명의 설명에 기재한 것의 자명하게 변경된 것이거나, 균등물 혹은 그것을 이용한 것에 대하여는 청구항에 기재할 수 있다. 제42조 제4항 제1호의 뒷받침은 ‘발명의 설명’에서의 기술공개를 청구항의 발명의 보호범위의 근거로 보는 것이며 청구항이 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침된다는 의미는 청구항의「보호받으려는 사항」이 ‘발명의 설명’에 개시된 기술범위에서 벗어나 부당하게 넓은 권리범위가 부여되지 않도록 하는 것이다. 이러한 뒷받침의 의미는 폭이 넓어 크게 2가지로 해석되고 있다. 청구항의 보호받으려는 사항은 ‘발명의 설명’의 공개기술범위 내에서 청구해야 하므로 문언적 일치 및 실질적 일치를 포함하여 청구항과 ‘발명의 설명’의 일치여부를 판단하는 것은 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침되는 청구항의 보호받으려는 사항의「형식적인 뒷받침 요건」이다. 그러나 특허는 추상적인 기술적 아이디어를 보호하는 것이므로 ‘발명의 설명’에는 기술적 아이디어를 구체적으로 구현하고 있는 실시예를 공개하고 있지만 청구항은 특정한 실시예인 구체적인 발명품을 넘어 그 발명품에 담긴 기술적 사상이 포함된 무수한 재현물을 포괄하게 된다. 따라서 청구항에는 ‘발명의 설명’에 기재된 구체적 실시예를 어느 정도 일반화한 상위개념으로서의 넓은 권리범위를 청구하는 경우가 많다. 이러한 구체적 실시예에 대한 일반화의 폭이 청구항의 보호받으려는 사항의「실질적인 뒷받침 요건」이다.