2017 산업재산권판례연구논문공모전우수 논문집

이 PbP 청구항의 신규성/진보성 판단 시 물동일성설을 채택하였으므로, 이제는 심사과정에서 물건발명을 제조방법으로 한정했다고 하여 선행 물건발명으로부터의 신규성/진보성 거절을 피할 수는 없게 되었다. 그러나 [선행 전원합의체 판결]이 나오기 전(2015.1.22. 이전)에는, 발명의 실체와 상관없이 출원인의 이익을 위해 제조방법으로 한정하여 물건발명 등록을 받은 PbP 청구항 발명들이 상당수 존재한다. 즉, 동일한 물건발명의 권리들을 갖고 있는 중복특허들이 생긴 것이다. 이러한 거절이유를 내포한 PbP 청구항 발명들을 특허청이 일일이 찾아내서 무효시킬 수는 없을 것이고, 그렇다고 해서 대법원 2011후927 전원합의체 판결의 취지를 무시한 채 그 권리범위를 무한정 인정하는 것은 더더욱 안 될 일이다. 따라서 PbP 청구항으로 등록받은 특허들 중 무효사유를 가진 특허에 대해서는 그 권리범위를 제조방법으로 한정하여 권리범위를 명확하게 하는 것이 바람직하다. 대법원는 특허요건 판단단계 및 특허침해 판단단계에서 모두 진정·부진정 PbP 청구항의 종류를 가리지 않고 청구항에 기재된 제조방법이 나타내는 구조나 특성을 갖는 ‘물건의 발명’으로 특허요건의 판단 대상 및 특허침해의 판단 대상의 기술적 구성과 범위를 파악한다. 다만, 특허침해 판단단계에서 ‘발명의 설명’ 등 명세서에 최종 제조 물질의 구조나 물성 및 특유의 효과를 특정할 수 있는 실험 데이터 등이 나타난 시험예가 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재된 경우에는 청구항의 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 특성과 구조를 갖는 ‘물건의 발명’으로서의 권리범위를 부여하는 반면에, 특허등록된 PbP 청구항의 청구범위가 ‘발명의 설명’ 등 명세서의 기재에 비하여 지나치게 넓은 경우에는 청구항의 제조방법에 한정하여 제조된 물건으로 권리범위를 좁게 부여하여 뒷받침 요건(특허법 제42조 제4항 제1호)의 위배 및 명확성 요건(특허법 제42조 제4항 제2호)의 위배의 문제를 해결하였다. 침해소송에서 무효의 항변이 있거나 보호범위 해석이 필요한 경우, 대법원은 다음과 같은 세 가지 판단 기준을 제시하고 있다. 첫째, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 둘째, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 는 명세서의 다른 기재에 의해 청구범위를 제한해석할 수 없으며, 다만 그 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충 할 수 있으나, 이 경우에도 청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않으며, 셋째, 특허청구범위가 ‘어떤 구성요소를 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 청구범위에 기재된 구성요소 전부에 다른 구성요소를 추가하더라도 그 특허발명의 기술적 범위에 속한다는 점은 변함이 없다는 판단기준을 설시하고 있다. PbP 청구항의 발명의 범위를 ‘청구항에 기재된 제조방법을 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질을 갖는 물건’으로 본다는 대상판결의 의미는 PbP 청구항에 기재된 특정한 하나의 제조방법 뿐 아니라 PbP 청구항에 기재되지 않은 다른 복수의 제조방법에 의해 제조된 물건에 까지 발명의 범위를 확대하여 본다는 것이다. PbP 청구항은 청구범위의 물건을 제조하는 많은 제조방법 중에서 하나만 ‘발명의 설명’에 기재 하였음에도 대법원은 ‘발명의 설명’에 기재되지 않은 다른 복수의 제조방법에 의해 제조된 물건에까지 발명의 범위를 확대하여 인정하는 것이어서 ‘발명의 설명’의 기재범위에 속하는지 여부에 대한 논쟁이 제기될 수 있는 바, 대법원은 이러한 해석방법의 뒷받침 요건 위배 여부에 대한 논쟁 을 없애기 위해 ‘명백히 불합리한 사정’의 개념을 적용하였다. 청구범위가 ‘발명의 설명’에 비하여 지나치게 넓은 경우에 특허침해 판단단계에서는 ‘명백히 불합리한 사정’이 존재하는 것으로 정의하여 청구항의 제조방법에 한정하여 제조된 물건으로 해석하기 때문에 PbP 청구항의 ‘문언적으로 동일한 청구범위’에 대해서 특허요건 판단단계에서의 발명의 요지와 특허침해 판단단계에서의 특허발명의 권리범위는 상이할 수 있다. 영국 및 미국과 비교해 보면, 특허침해 판단단계에서 발명의 뒷받침 요건에 중점을 두고 해석 함으로써 명확성 요건을 동시에 해결하고 있다는 점에서 유사하나, ‘발명의 설명’ 등 명세서에 최종 제조 물질의 구조나 물성 및 특유의 효과를 특정할 수 있는 실험 데이터 등이 나타난 시험예가 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재된 경우에는 영국 및 미국의 제법한정설에 의해 권리범위를 지나치게 좁게 확정하는 불합리는 우리나라 대법원의 권리범위 확정방법에서는 발생하지 않는다. 독일 및 일본과 비교해 보면, 특허침해 판단단계에서 특허등록된 PbP 청구항이 갖는 공시기능의 부족, 명확성 요건의 위배 및 뒷받침 요건의 위배 등 근본적인 문제점은 우리나라 대법원의 권리범위 확정방법에서는 상당부분 해결될 수 있다. 무효사유를 가진 특허에 대해 권리범위를 제한하는 것은 이미 국내에 대법원 판례로 정립되어 있다. 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결에서는 「무효사유가 있는 것이 분명한 특허의 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.」는 취지의 판결을 선고했다. 이러한 특허권리 남용론은 우리나라 민법 제2조 제2항을 특허에 적용한 이론으로, 명백하게 무효로 될 수 있는 개연성이 지극히 높은 특허권에 기초한 권리의 행사는 권리의 남용으로서 허용되지 않는다고 하는 입장이다. 일본에서도 2000년 4월 11일에 킬비 판결을 통해, 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하다고 인정되는 경우 그 특허권에 근거한 금지청구·손해배상 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다는 취지의 판결을 하였고, 이후 일본 특허법 제104조의 3에 소위 ‘권리행사제한의 항변’이 규정되었다. 미국 역시 특허법 제282조에 무효사유가 있을 경우 권리행사를 제한하는 동일한 취지의 조항을 두고 있다. 우리나라는 비록 법조항으로 명시되어 있지는 않지만, 같은 취지의 대법원 판례가 있으므로 적용근거는 충분하다고 본다.