해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사분석

상표 침해 판단의 핵심은 혼동 가능성이다. 실제 혼동이 아닌 혼동 가능성이 판단기준이며, 이는 일반적인 상거래 상황에서 소비자가 어느 상품에 부착된 상표를 다른 사람의 상표와 혼동할 우려를 말한다. 혼동 가능성의 요소 중 가장 중요한 것은 상표의 유사성이다. 상표는 전체로서 비교되며 법원은 상표를 구성 요소별로 해부하고 분석하지 않으며, 일반적인 침해가 침해의 책임을 피하기 위해 구성 요소는 다르나, 전반적으로 유사한 상표를 사용하는 것을 방지하고, 반대로 상표 소유자가 소유자의 상표와 어떤 공통 요소를 갖기는 하지만 전반적으로는 유사하지 않은 상표를 사용 금지하지 못하게 하는 역할을 한다. 문제는 상표의 동일성이 아니고 유사성에 있으므로, 유사성의 조사는 어느 정도 유사한 가의 평가를 수반하기 마련이다. 상표권에 대한 침해가 발생한 경우, 혼동 가능성 나아가 침해를 입증하는 결정적인 요인은 상표의 유사성, 제품 또는 서비스의 유사성 그리고 시장 상황의 특성 및 유사성이나, 그 외에도 상표의 상대적 세기, 침해 추정자의 의도, 상표의 성질 및 실제 혼동의 존재 등 2차적 요인도 침해에 대한 효과적인 증거가 될 것이다. 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 정한 규정(상표법 제26조)에 ‘객관적 식별성을 발휘하지 않는 형태로 사용’을 추가하면 자타 상품 등 식별 기능 내지 출처 표시 기능을 발휘하지 않는 형태의 사용이 상표권 침해가 되지 않는 것이 조문 상 명확해 지게 된다는 것이 그 주장이다. 현행 침해 소송에서 식별성의 불비가 항변 사유로 기능하고 있으나, 입증책임을 고려하여 조항을 정리할 필요가 있을 것으로 생각된다. 우리나라 상표법 제66조 역시 간접침해의 요건으로 식별성을 요구하고 있지 않으나 대법원 역시 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 ‘상표의 사용’으로 볼 수 있다고 판시하고 있다. 우리나라의 대법원 판례에서는 후등록 상표권에 대하여 선등록 상표권자가 무효심판을 청구한 경우에 있어서 그 무효심결 확정 전이라도 후등록 상표권자에 의한 상표의 사용에 대하여 손해배상책임을 인정하거나(2009. 6. 11. 선고 2007다65139 판결), 형사상 상표권 침해죄의 성립을 인정(2012. 4. 12. 선고 2011도4037 판결) 한 바 있다. 상표권자 또는 전용사용권자가 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리이다. 즉 상표권자나 전용사용권자 이외의 자가 정당한 권원없이 상표권의 내용에 해당하는 행위를 하는 것을 금지하고 이에 따른 설비 등을 제거하여 권리의 침해를 원천적으로 제거하는 한편 침해행위로 인하여 발생한 손해를 청구할 수 있도록 규정한 조항이다. 이는 사전적 구제수단이다. 상표권 침해금지 청구권의 주체는 상표권자나 전용사용권자이고 권리자가 금지 및 예방청구권을 행사할 수 있는 경우는 위법이 현실적으로 침해되었거나 침해될 우려가 있어야 한다. 즉 상표권자 또는 전용사용권자의 청구가 있어야 하고, 상표권이 현실로 침해되었거나 침해당할 우려가 있어야 한다. 그러나 고의 과실 책임능력을 요건으로 하지는 았는다. 침해에 대한 우려 여부는 객관적 위법요소로서 침해사실이 현존하면 되고, 침해가 있은 후 일시적으로 중지된 경우에도 금지청구권을 행사할 수 있다. 그리고 상표법 제66조의 규정에 해당하는 사유가 발생한 경우에도 침해로 간주되므로 침해의 우려유무를 불문하고 금지청구권이 당연히 인정된다. 그리고 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 독립하여 금지청구권을 행사할 수 있다. 손해배상청구권이란 상표권 또는 전용사용권자가 자신이 독점적으로 사용할 수 있는 권리인 해당 상표권을 정당한 권원이 없는 제3자로 인하여 자신이 얻을 수 있는 이익을 침해당한 경우에 그 침해자에게 그 배상을 청구할 수 있는 권리이다. 즉, 상표권자 또는 전용사용권자가 타인이 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 경우에 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 손해배상을 청구하기 위해서는 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 하고, 침해로 인하여 손해가 발생하여야 한다. 위법한 침해행위가 있어야 하고, 침해행위와 손해는 상당인과관계가 있어야 한다. 배상할 손해는 손해행위와 상당한 인과관계가 있는 모든 손해이다. 손해에는 재산적 손해와 정신적 손해가 있으며, 재산적 손해는 적극적 손해와 소극적 손해로 나뉘어 진다. 소극적 손해는 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익의 상실을 의미한다. 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었을 이익액, 즉 일실이익에 관하여 권리자에 의하여 주장되는 것으로는 보통 권리자의 판매량 감소에 의하여 잃은 이익, 제품가격 인하에 의하여 잃은 이익, 실시료 또는 사용료 등이 있다. 그리고 상표법에는 추정규정들이 있는데, 이 규정들에 의하여 손해의 발생 요건의 세부요건인 ① 손해의 발생, ② 침해행위와 손해의 인과관계, ③ 손해액 중, ①, ②, ③ 모두 추정된다는 견해와 ②와 ③만 추정되고, ①까지 추정되는 것은 아니라고 보는 견해 등이 있다. 뒤의 견해에 의할 경우 위 규정의 적용을 구하는 권리자는 그 전제요건으로 손해의 발생, 구체적으로 자기가 당해 권리를 실시하고 있고 또 현실로 영업상의 손해가 발생하였다는 사실을 주장, 증명하여야 한다. 대법원은 상표권 침해사건에서, “상표법 제67조 제2항이 상표권의 침해로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 지적재산권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 그 지적재산권을 실시하고 있고, 또한 그 지적재산권에 대한 침해행위로 인하여 실제상 영업상 손해를 입은 것을 주장, 증명할 필요가 있다”고 판시하였다. 상표법 제67조 제4항은 “침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어 이를 참작할 수 있다”고 규정하고 있다. 이는 침해자에게 손해액의 전부를 배상하게 하는 것이 신의와 형평의 원칙에 비추어 부당할 때 손해액 간주규정의 통상실시료 또는 통상사용료를 초과하는 손해를 감액할 수 있도록 한 규정으로서 고의 또는 중과실이 없다는 사실에 대한 증명책임은 침해자가 부담하며, 침해자의 주장과 관계없이 법원이 직권으로 심리, 판단할 수 있다고 본다. 그러나 이러한 규정이 있다 하여 과실상계 규정의 적용이 배제되는 것은 아니므로, 법원은 직권으로 또는 침해자의 주장, 증명에 따라 손해의 발생 및 확대에 기여한 권리자의 과실을 심리하여 그 손해액을 적당한 액으로 감액할 수 있다. 상표법 제67조 제5항은 “법원은 손해가 발생한 사실이 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 손해액 추정규정 등에 불구하고 변론의 전체의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하여 권리침해로 인한 재산상 손해배상청구에 있어서는 위자료 산정시와 마찬가지로 손해액 산정상의 재량권을 인정하고 있다. 인쇄업자와 출판업자에 의한 선의의 침해는 장래의 인쇄금지만을 요구할 수 있다. 즉, 침해자 또는 위반자가 오직 타인을 위하여 표장 또는 위반되는 표장을 인쇄하는 업에 종사하고 그가 선의인 경우 장래의 인쇄금지만을 요구할 수 있다. 신문 잡지 기타 정기 간행물 또는 전자통신에 대한 유료광고의 경우 장래의 발행 또는 전송에 있어서 선의인 경우에 한하여 그 광고사항의 게재를 금지하는 것에 한정되는 것이다. 민사소송에서 침해가 입증된 때에는 원고는 이 법 및 형평법의 원칙에 따라 (i) 피고가 얻은 이익금 (ii) 원고가 입은 손해액 및 (iii) 소송비용을 회복할 수 있다. 이익금을 산정함에 있어서 원고는 피고의 매상고만을 입증하면 되고 피고는 그 주장하는 비용 또는 차감액의 모든 사항을 입증하여야 한다. 법원은 당해사건에 관한 제반사정에 비추어 그 금액의 3배를 초과하지 아니하는 범위내에서 실제적인 손해액으로 인정된 금액 이상의 금액을 판결할 수 있다. 상기의 사정에 의하여 판결된 금액은 배상금이어야하고 벌과금이 되어서는 안된다. 위조표장의 사용에 대한 3배의 손해액을 배상할 것을 판결할 수 있다.