2017 심판편람

실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2항에 의하면, “심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다.”라고 규정되어 있는데, 위 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조), 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결)할 것이다(특허법원 2009. 5. 21. 선고 2008허8198 판결). (1) 특허권자는 정정불인정이유 통지에 대응하여 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 대한 보정을 할 수 있다(특§132의3③→특§136⑪). 전용실시권자 등이 있을 때는 보정을 하는 것에 대해서 이들의 동의가 필요하다(특§136⑧) (2) 정정불인정이유 통지에 대응하여, 특허권자는 정정사항의 삭제, 경미한 하자의 보정 등 정정청구서의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 보정하는 것이 가능하다. 정정심판청구서의 보정과 마찬가지로 새롭게 정정사항을 더하거나, 정정사항을 변경하는 것은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로 취급한다. 다만, ① 존재하는 청구항의 정정사항을 해당 청구항의 삭제라는 정정사항으로 변경하는 보정 및 이에 따른 정정명세서 등에 대한 정정사항의 보정 및 ② 청구항의 삭제라는 정정사항을 추가하는 보정 및 이에 따른 정정명세서 등에 대한 정정사항의 보정은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로 취급하지 않는다. (3) 정정불인정이유 통지에 대한 의견서 및 보정서를 검토한 결과, 여전히 정정청구가 정정요건에 적합하지 않다고 판단했을 때에는 해당 정정청구를 불인정하고 정정전 명세서에 기초하여 심리하는 한편, 정정청구가 정정요건에 적합하다고 판단했을 때에는 해당 정정청구를 인정하고 심리한다. 정정청구가 된 이후에 무효심판의 청구가 취하된 경우에는 그 정정청구는 취하된 것으로 한다. 이는 무효심판절차 중의 정정청구는 공격에 대한 방어수단의 일환으로서 인정되는 취지이므로 공격인 무효심판 자체가 취하된 경우에는 사건이 없어져 심리할 수 없게 되기 때문이며, 아울러, 무효심판절차 중의 정정청구는 정정심판의 청구가 아니므로 무효심판청구가 취하된 경우에는 심결을 할 근거가 없어지고, 또한 심결이 없으면 정정의 효과 또한 발생하지 아니한다. 피청구인의 답변서 제출 후에는 피청구인(권리자)의 동의가 없으면 심판청구를 취하할 수 없으므로 피청구인(권리자)이 답변기간 내에 정정청구와 함께 답변서를 제출한 후에는 불이익한 심판청구취하에 대해서는 동의를 하지 아니하는 것으로 방어할 수 있다. 다수의 특허무효심판을 병합하는 경우, 특허권자에게 새로운 정정청구 기회를 부여하고, 병합된 심판의 모든 청구인들에게 정정에 대한 의견제출 기회를 부여한다. 특허권자가 새로운 정정청구서를 제출하는 경우, 각 사건에 모두 동일한 정정을 청구하게 되는 것이므로, 각 사건에서는 특허법 제133조의2 제2항에 따라 이전 정정청구가 취하된 것으로 본다. 또한, 특허권자가 특정한 정정을 선택하는 의사를 표시한 경우에도 동일한 절차에 의해 처리한다. 특허권자가 정정청구 기회를 부여받았음에도 정정청구를 하지 않은 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 이런 경우를 대비하여, 정정청구 기회를 부여할 때, 새로운 정정청구가 없을 경우의 처리방침을 특허권자에게 미리 안내하여야 한다. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다. 정정심판 청구인은 특허권자이다(특§136①, 실§33, 구실§51). 전용실시권자, 질권자, 특§100④, 특§102① 및 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 통상실시권자가 있는 경우에는 이들의 동의를 얻지 아니하면 정정심판을 청구할 수 없다(특§136⑦, 실§33). 특허권에 대한 권리 양도가 있는 경우로서, 특허권이 소멸된 후 정정심판을 청구하는 경우에는 특허권 소멸 당시의 특허권자만 정정심판을 청구할 수 있고, 권리 양도 이전의 구 특허권자는 정정심판을 청구할 수 없다. 특허권이 공유로 되어 있을 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특§139③). 신탁재산에 속하는 특허권이 신탁등록이 된 경우는 수탁자에게도 이상의 것이 그대로 적용된다(특등령 제3장 제5절). 정정심판이 무효심판의 정정청구가 있은 후에 청구되었고, 정정심판의 심결이 무효심판의 심결이 확정되기 전에 먼저 확정된 경우에는, 정정심판과 무효심판의 정정청구 중에서 정정심판이 확정의 효력을 갖는다. 즉, 무효심판이 계속 중인 때 정정심판이 확정된 경우에는 ‘정정 심판에서 확정된 청구범위를 기준으로 무효이유의 존재 유무’를 판단하는 것이 타당하고(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3089 판결 참조), 이 경우에 무효심판에서의 정정청구는 없었던 것으로 취급한다. 비록 무효심판이 확정되어 무효심판의 심결 주문에 ‘정정인정’과 ‘무효여부’가 기재되었다고 하더라도, 위 ‘정정인정’ 부분은 존재하지 않는 정정청구에 대한 판단에 해당되어서 ‘당연 무효’ 사유가 있는 것이고, 이러한 무효심결에서 주문의 ‘정정인정’에 관한 판단부분은 실질적으로는 효력이 없는 기재이므로 무효심판에 포함된 정정청구는 확정의 효력을 가질 수 없으며, 무효심판에서의 정정청구에 관한 정정공고를 할 필요도 없다.