2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

또한 특허법 제36조제2항에서 2인 이상의 특허출원인에게 협의하도록 하여 그 결과 정해진 1인의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있도록 하는 협의 절차를 두고 있는데 그 보호범위가 완전히 일치하지 않고 상․하위개념으로 그 보호범위에 차이가 있거나 일부만 중첩되는 경우에는 사실상 당사자들이 협의에 이르기 어렵고, 그 보호범위가 완전히 일치하지 경우라야지 실질적인 협의가 가능할 것으로 보이므로, 원출원과 분할출원 관계에 해당되는 경우가 아니더라도 제36조제2항의 입법 취지를 그 보호범위가 완전히 일치하는 경우로 볼 수 있는 근거가 될 수 있다. 따라서 이 사건 판결은 이러한 같은 날 출원의 특수성에 대한 고려 없이 단순히 특허권의 충돌방지라는 추상적인 개념에 근거하여 청구범위가 중복되는 경우 양 발명을 동일하다고 판단하고 있으므로, 이 사건 판결에 대한 상고심에서는 이에 대한 재고가 필요하다. 유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’라 한다)에서는 동일 출원인의 같은 날 출원에 대한 명확한 법규정을 가지고 있지 않다. 다만, 하나의 출원인이 동일한 발명에 대해 이미 하나의 특허를 받았다면 그 발명에 대해서는 두 번째 특허를 받기 위해 출원절차를 진행할 법률적 이익을 없다는 원칙에 근거하여 판단하고 있고, 심심사과정에서 EPC 제97(2) 및 125조에 의해 특허등록이 거절된다. 또한 이렇게 동일 출원인에 의한 복수 출원의 특허청구범위가 단지 부분적으로 중첩된다는 이유만으로 거절되지 않아야 하고, 각각 다른 출원인들에 의한 같은 날 출원은 그 출원을 심사함에 있어 다른 출원은 존재하지 않았던 것으로 보고, 그 절차가 진행되어야 한다고 심사가이드라인에서 규정하고 있다. 이러한 내용들을 고려할 때, 유럽특허청에서는 같은 날 출원에 의해 발생하는 이중특허를 권리충돌의 문제로 보지 않고, 출원인에게 법률적 이익을 구할 권리가 있는지의 여부로 보고 있는 것으로 보이며, 각각 다른 출원인들에 의한 같은 날 출원을 문제 삼지 않는 것도 이런 맥락과 괘를 같이 한다. 이중특허(Double Patent)란 선특허와 실질적으로 동일하거나 유사한 후특허가 등록된 상태를 말하는 것으로, 이중특허 배제의 원칙은 특허존속기간을 넘어 특허의 배타적 권리가 불공평하게 확장되는 것을 방지하는 데 그 취지가 있는 것이다. 또한 미국에서는 이중특허 배제의 원칙을 유지하면서 이를 해소할 수 있는 제도를 추가로 운영하고 있는데, 그것이 존속기간포기서(Terminal Disclaimers)의 제출이다. 존속기간포기서는 “당해 특허는 이중특허의 기초가 된 출원이나 특허와 공통으로 소유되는(commonly owned)되는 기간 동안에만 권리행사(enforceable)할 수 있다”는 조건을 포함하는 서류로 이중특허 배제 원칙의 취지에 부합하는 형태로 출원인의 특허권 행사를 제한하게 하는 것이다. 그러나 이러한 개념은 우리 특허법 제36조제1항의 선원규정에 해당하는 것으로, 우리 특허법 제36조제2항에서 규정하고 있는 같은 날 출원에 대해서는 특허권존속기간의 부당한 연장이 고려될 필요가 없는 것이므로, 달리 볼 필요가 있다. 같은 날 출원에 대해서는 1발명 1특허주의의 원칙이 적용되고 있는 것으로 보이는데 미국에서는 분할출원과 관련해서도 이중특허 배제의 원칙을 적용하고 있고, 구체적으로는 심사관의 ‘한정요구’에 응하여 그에 부합하도록 제출된 분할출원의 특허청구범위와 모출원의 특허청구범위 상호간에는 이중특허로 거절할 수 없고, 심사관의 한정요구가 없는데도 출원인이 자발적으로 분할출원한 경우에는 이러한 혜택이 없다. 또한 미국의 경우 같은 날 출원에 대한「발명의 동일성」판단기준은 우리의 실질적 동일의 개념뿐만 아니라 진보성 개념에 해당하는 자명성 유형까지 적용되고 있다는 점에서 상당한 차이가 있다. 다만 다른 출원인에 의한 같은 날 출원에 대해서는 사례가 없어 어떻게 판단되는지 명확하지 않으나, 명시적인 거절이유를 찾을 수 없다는 점을 고려하면 유럽의 경우와 비슷하게 처리될 것으로 보인다. 일본의 경우는 같은 날 출원에 대해서 우리와 가장 유사한 법제도를 가지고 있다. 일본 특허법 제39조제2항에서는 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 또한 일본 특허․실용신안 심사기준을 살펴보면, 본원 발명과 선원 발명과의 사이에 차이점이 있더라도 ① 과제 해결을 위한 구체적인 수단에서 미차(주지 기술, 관용기술의 부가, 삭제, 전환 등이고 새로운 효과를 가져오는 것이 아닌 것)인 경우, ② 선원 발명의 발명 특정 사항을 상위개념으로서 표현한 것에 의한 차이인 경우, ③ 단순한 카테고리 표현상의 차이인 경우 중 어느 하나에 해당하면 동일한 발명으로 판단한다고 기재되어 있다. 이는 확대된 선원에 적용되는 기준과 동일한 것인데, 같은 날 출원인 경우에는 여기에 하나의 조건을 더 따져보아야 한다고 규정되어 있다. 유럽과 미국의 경우 출원인의 동일여부에 따라 이중특허의 문제를 다르게 바라보고 있는 것으로 보인다. 이러한 유럽과 미국의 사례는 향후 출원인의 동일여부에 따라 특허법 제36조제2항을 달리 적용할 필요가 있는지에 대한 논의와 그에 따른 제도 개선방향을 마련해 나가는 데는 참고가 될 수 있을 것으로 보이나, 현재 우리나라 특허법 제36조제2항에 규정된 동일한 발명의 개념을 판단할 근거로 삼기 어렵다. 다만, 유럽에서는 출원인이 다른 경우 권리충돌 관점에서 보면 문제발생 가능성이 더 높음에도 불구하고, 출원인이 동일한 경우와 비교하여 오히려 문제 인식 자체가 없다는 점이 참고가 될 수 있다. 미국의 경우는 이중특허의 문제를 주로 특허권존속기간의 불공정한 연장의 관점에서 바라보고 있고, 같은 날 출원과 관련해서는 동일한 특허발명을 기초로 여러 특허권자에 의해 특허침해 소송이 제기되어 소송 남용으로 이어지는 문제 정도가 고려되고 있는 것으로 보인다. 결국 이 사건 판결의 문제점을 검토함에 있어 직접적으로 참고가 될 수 있는 것은 같은 날 출원과 관련하여 비슷한 법체계를 가지고 있는 일본과 중국의 사례라고 할 수 있는데, 적어도 상․하위개념으로 구분되는 같은 날 출원의「발명의 동일성」을 판단함에 있어서는 모두 동일하지 않다고 판단하고 있고, 이로 인하여 혹시 발생할 수도 있는 특허권 충돌의 문제를 예방하기 위한 별도의 제도를 구비하고 있지도 않은 것으로 보인다. 또한 이러한 법적용은 분할출원이 실효적인 권리 취득의 지원을 위한 제도로 이용되고 있는 현실과도 무관해 보이지 않는다. 왜냐하면, 실효적인 권리 취득은 결국 상위 개념화나 필수적인 구성의 최소화 등을 통해 권리범위를 넓히거나 일부 조정하는 것이므로, 자발적인 분할출원은 원출원과 그 권리범위가 부분적으로 중첩될 수밖에 없기 때문이다.