2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

미국의 경우, 형식적인 판단기준에 대하여 별다른 언급은 없으나, Ariad v. Eli Lilly 판결에서 명세서에 청구항을 그대로(ipsis verbis) 혹은 유사한 기재로(only similar language) 반복하는 것은 요건을 충족하지 못함을 재확인하였다. 일본의 경우, 형식적인 판단기준을 ‘표현적 정합성’이라 하여 대응되는 사항이 기재되거나 시사되어 있는지, 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 용어가 통일되어 있는지 여부 등을 판단한다. 다만 표현적 정합성에만 얽매이지 않고 실질적인 대응관계에 대해서도 검토해야 한다고 명시하였다. 유럽, 미국, 일본의 사례를 종합하여 보면, 형식적인 판단 기준도 고려하되 실체적인 판단 기준이 병행되거나 더 강조되는 경향이 있으며, ‘단순한 중복 기재’만으로 충분하다고 판단하기에는 다소 무리가 있는 것으로 보인다. 그럼에도 이 사건 판결을 비롯한 대다수 대법원 판례에서는 형식적인 판단기준을 좀 더 강조하였는데, 그렇다면 형식적인 판단 기준에는 어떠한 장점이 있는 것일까. 우리나라, 유럽, 일본의 뒷받침 규정은 매우 유사하나, 미국은 이들과 다른 독특한 발명 기재요건을 규정하고 있다. 첫째, 우리나라, 유럽, 일본은 뒷받침 규정을 별도의 독립적인 규정으로 취급하고 있다. 반면에 미국은 하나의 문장으로 이루어진 기재불비 법조항의 일부로 기재되어 있다. 둘째, 우리나라, 유럽은 청구항의 보호받으려는 사항은 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침될 것을, 일본은 청구항의 보호받으려는 사항은 ‘발명의 설명’에 기재될 것을 규정하여 유사하다. 한편 미국은 35 U.S.C. 112(a)에서 명세서에 발명이 무엇인지를 특정하여 기술할 것을 요구하는 written description을 포함할 것을 규정하고 있다. 뒷받침 요건과 관련해서 우리나라, 유럽, 일본은 청구항의 발명이 ‘발명의 설명’에 기재될 것을 주된 기준으로 규정하는데 반하여 미국은 발명이 무엇인지를 명확히 정의하도록 규정하고 있다. 유럽특허협약(EPC, European Patent Convention) 제84조는 “청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 명시한다. 청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 하며 명세서에 의하여 뒷받침되어야 한다”고 하여, 명세서에 의한 뒷받침 요건(이하 ‘뒷받침 요건’이라 한다)을 명시적으로 규정하고 있다. 이 때 명세서는 EPC 제78조에 규정된 유럽특허출원의 제출요건(Requirements of a European patent application) 중 청구항, 도면, 요약서를 제외한 부분으로, 현행 특허법상 ‘발명의 설명’과 범위가 사실상 일치한다. 이 규정은 동 협약 제97조에 따라 심사 시 거절이유이고 제115조에 따라 제3자가 특허성에 대한 의견을 제시할 때 사유가 될 수 있으나, 동 협약 제138조에 따른 무효사유에는 해당하지 않는다. 이 요건은 ① 모든 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기초해야 하고, ② 청구항의 범위가 명세서가 정당화하는 범위보다 확장되어서는 안 되며, ③ 청구항의 범위가 명세서에 기재된 발명이 그 기술분야에 기여하는 바를 넘어서서는 안 된다는 의미로 받아들여지고 있다. 구체적인 의미를 항고부(Boards of Appeal) 결정과 심사 기준을 참고하여 파악한다. 유럽특허청 심판부는 청구항에 핵심특징부를 직접 기재하지 않고 핵심특징부를 사용하여 얻어지는 결과로서 발명을 정의하여 기재한 경우에는 발명의 기술적 기여보다 훨씬 넓은 권리범위를 청구하는 것이어서 ‘발명의 설명’에 의하여 뒷받침되지 않는다고 판단한 후에 이를 근거로 발명이 명확하게 표현되지 않았다는 결론을 이끌어 내고 있다. 심판부는 EPC 제84조를 해석함에 있어 청구항은 기술적인 관점에서 이해할 수 있어야 할 뿐만 아니라 모든 핵심특징부를 기재하여야 한다고 해석하고, 출원서에서 발명의 기술적 과제를 해결하기 위해 필요한 모든 특징을 핵심특징부라고 정의했다. 재판부는 청구항이 모호한 표현으로 기재된 경우뿐만 아니라 핵심특징부가 누락된 경우도 명확성이 결여된 것으로 판단하였다. T 409/91(출원인 Exxon Chemical Patents Inc.) 사건에서 ‘발명의 설명’에서는 특정 첨가제의 사용이 기름연료 구성의 핵심특징부로 제시되어 있으나 청구항에는 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결한 핵심특징부인 첨가제를 기재하지 않아서 ‘발명의 설명’과 모순되는 청구항은 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침되지 않는다고 판단하고 발명이 명확하게 표현되지 않다는 이유로 EPC 제83조에 위반된다고 판단하였다. 우리나라의 개정내용을 살펴보기에 앞서, 우리보다 먼저 분할출원 가능시기를 확대하여 분할출원제도를 정비한 일본의 사례를 살펴보면, 일본은 2006년 개정된 특허법(2007. 4. 1. 시행)에서 분할출원의 시기적 제한을 완화했는데, 종전의 ‘보정을 할 수 있는 기간 내’라는 요건에 더하여 특허결정 후 및 거절결정 후의 일정기간 내에도 출원의 분할을 인정하는 것으로 개정되었다. 그 개정안에서는 실효적인 권리 취득의 지원을 주요 개정이유로 제시하면서, 종전의 제도에서는 어느 범위까지 넓게 권리화할 수 있는지(상위 개념화할 수 있는지, 필수적으로 해야 할 구성을 어떻게 줄일 수 있는지 등)에 대해 예상을 하는 것이 반드시 쉽지 않기 때문에 특허결정시 특허청구범위가 충분히 실효적이지 않은 경우나 특허청구범위에 발명을 적확하게 표현하지 못한 채 거절사정이 되어 버리는 경우가 있었고, 이 때문에 특허출원의 명세서 등에 포함되어 있는 발명을 보다 안전하게 보호하는 관점에서 특허결정 후 및 거절결정 후의 일정 기간(30일) 내에도 출원의 분할을 가능하게 할 필요가 있다고 밝히고 있다. 우리나라의 개정내용 및 이유도 일본과 다르지 않고, 단지 거절결정 후 분할출원이 가능하도록 먼저 도입한 다음, 등록결정 후에도 일정기간 가능하도록 순차적으로 도입했다는 점에서 차이가 있을 뿐이다. 국회의 의안정보시스템에 등록되어 있는 법률 제13096호로 2015. 1. 28 개정된 특허법의 검토보고서를 살펴보면, 특허등록 결정 후 해당 산업계의 기술 표준이 결정되거나 모방제품이 출현하는 등 시장 환경의 변화에 따라 추가로 권리화가 필요한 경우 출원인이 능동적으로 대응할 수 있도록 할 필요성이 있다는 점과, 특허 5대 강국(한국, EPO, 미국, 일본, 중국) 중 우리나라를 제외한 모든 국가가 특허등록결정 후 설정등록 전까지 분할출원 기회를 부여하고 있다는 점을 그 근거로 들고 있음을 알 수 있다. 분할출원제도는 이미 특허법 제45조에 따른 단일성 위배의 거절이유를 극복하기 위한 소극적 목적으로만 이용되고 있는 것이 아니라, 출원인이 자신의 선택에 의하여 원출원의 범위 내에서 별도로 특허 획득을 추진하는 등 출원전략의 하나로 적극적으로 활용할 수 있다는 측면에서 그 유효성과 필요성이 인정되고 있다고 볼 수 있다. 분할출원제도의 개정 취지나 실제 활용사례를 고려할 때, 분할출원제도를 단지 특허법 제45조의 단일성의 요건을 만족하지 못하는 경우 그 흠결을 치유하는 용도로만 한정한 다음, 이를 근거로「상․하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에는 양 발명이 동일하여 특허권의 충돌을 일으키는 것이 방지되어야 하므로 그 등록이 허용될 수 없다」고 판단한 이 사건 판결은 수긍하기 어렵다. 왜냐하면 상․하위개념에 의하여 청구범위가 중복되더라도 특허권의 충돌에 의하여 실제적으로 문제가 발생한다고 보기 어렵기 때문이다. 특히, 처음부터 특허권자가 다르거나, 권리이전에 의하여 특허권자 또는 전용실시권자가 달라진 경우에도 마찬가지라 할 수 있다. 구체적으로 살펴보기에 앞서, 특허법 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)는 같은 날 출원에 대해서는 적용되지 않으므로 해당 발명을 실시함에 있어 다른 특허권자의 허락을 받을 필요가 없음을 당연하다.