해외지식재산권 보호가이드북 독일편

이 사건에서 법원은 등록된 디자인을 침해하는 제품의 단순한 제공도 상당한 손해를 입힐 수 있음을 분명히 하였다. 원고는 잘 알려진 시계의 제조 회사였는데, 그 시계는 시장에서 1,000.00 유로에서 75,000.00 유로에 팔리고 있었다. 원고는 우편 주문 회사의 카탈로그에 복사된 제품의 사진이 원고 회사의 명성에 심각한 손해를 이끌 수 있음에 대하여 법원을 확신시켰다. 그러한 손해를 계산하기 위하여 그러한 제품을 카탈로그에 사용하는데 들어가는 관련 라이센스 비용에 기초한 평균적인 라이센스 비용을 손해로 취해야 했다. 그러한 일에 대한 라이센스 비용이 없는 상황에서 법원은 관련 요소들을 기초로 라이센스 비용을 정해야 했다. 판매에 따른 손해가 없더라도 광고 등에 따른 손해가 발생할 수 있음을 확인한 중요한 사건이다. 이의신청을 거쳐 등록된 경우나 특히, 독일 연방법원에 특허 이의신청에 대한 항고절차까지 있었던 경우라면 피고가 무효절차에서 특별히 새로운 주장을 하지 않는 한 절차를 중지하지는 않는 경향이다. 따라서 일반적인 품질의 독일내국특허를 기초로 독일에서 소송이 진행되는 경우, 무효소송 때문에 침해법원에서의 소송절차가 중지되는 가능성은 크지 않다. 분쟁이 되고 있는 특허가 아무런 거절이유나 이의신청 없이 등록된 경우, 침해법원은 무효소송이 제기된 경우 대개 절차를 중지할 가능성이 있다. 결론적으로 특허가 등록되기까지 겪어온 여러 절차들(심사, 이의신청 등)에 의하여 독일 내국특 허는 더욱 ‘강화’된다고 볼 수 있고, 심사과정에서 특허가 강화될수록, 침해소송에서 절차가 중지될 가능성은 줄어든다. 특허권, 실용신안권의 경우 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 디자인권의 경우 업으로서 등록된 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인을 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 상표권에 있어서는 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 권리자는 등록받은 권리의 내용을 독점적으로 실시 또는 사용할 수 있는 독점권과, 권리자로부터 허락을 받지 않은 타인의 실시 또는 사용을 금지할 수 있는 금지권을 갖는다. 다만 특허권, 실용신안권 및 디자인권의 경우에는 독점권과 금지권의 범위가 서로 같지만, 상표권은 독점권과 금지권의 범위가 다르다. 즉, 독점권의 경우 상표권자는 지정상품 또는 서비스 업에서 등록상표를 독점 사용할 수 있다. 이와는 달리 금지권의 경우, 상표권자는 ⅰ)동일한 상품이나 서비스에 사용되는 동일한 상표뿐만 아니라 ⅱ)동일 유사한 상표가 동일 유사한 상품이나 서비스에 사용되어 대중의 혼동 가능성이 존재하는 상표, ⅲ)독일 내 명성을 불공정하게 이용되는 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용되는 동일 유사한 상표까지도 금지를 청구할 수 있다. 원고는 특히 당사자들의 표지가 부분적으로 동일하기 때문에 혼동되기 쉽다고 주장하였다. 각인되는 것은 단지 구성부분 “Wintergarten”뿐이기 때문에, 부가어 “ZDF”는 단지 회사를 가리킬 뿐이어서 그 유사성을 배제하지 못한다는 것이다. 또한 그 서비스업도 동일하거나 적어도 유사하다는 것이다. 피고는 이에 대항하였다. 피고는 원고의 극장이 베들린 밖의 관람객에게는 알려져 있지 않다고 하면서, 혼동의 위험을 부정하였다. 피고의 주장에 의하면 원고의 서비스표는 100개 이상의 기업, 예를 들면 요리에서도 사용되고 있어서 원고의 서비스표는 더 이상 식별력을 갖고 있지 않다는 것이다. 그의 서비스표의 중점은 현저한 주지성으로 인하여 “ZDF”부분에 있으며, 또한 여름에 방영된 “ZDFFernsehgarten”의 주지성을 통하여서도 식별력을 확보하게 되었다는 것이다. 연방대법원은 같은 경험칙을 명백한 사실관계에 따라 구성부분 “PUREN”의 경우에 마찬가지로 문제가 되는 표지시리즈의 근간부분과 관련하여 똑같이 표명하였다. 그러나 이 경험칙은 개개의 경우의 필요한 모든 상황의 의존에 의하더라도 사실심법원의 평가가 이러한 경험칙과는 다른 결과에 이를 수 없다는 것을 말하는 것은 아니다. 실로 본소송의 경우에 항소법원이 구성부분 “PUREN”은 이를 기업표지 혹은 표지시리즈의 근간부분으로 알고 있는 거래자 측에게는 “PUREN”부분이 표지 “ESTRA‐PUREN”의 전체적 인상과 관련한 각인의 중요성을 상실할 수 있는 것이 아니라고 본 것은 법률상으로 불복될 수 없다. 항소법원은 “PUREN” 부분은 그 다음 부분 “ESTRA”와 하이픈(－)으로 연결되어 있고 전체표지에 있어서 두 번째 자리에 자리 잡고 있다는 것에서 그 의견을 도출했다. 이 때문에 특히 거래자권이 이 두 부분을 기술적 (記述的)인 것으로 생각하지 않는다면, 일반수요자에게는 고착효과가 생겨나게 된다. 전시회 가처분 등에서 권리주장을 당하는 당사자가 입는 현실상의 손해가 심각하다는 점을 생각하면, 실제 침해가 아닌 권리를 가지고 권리자가 의도적으로 전시회의 방해 목적으로 권리의 남용적인 행사를 통해 가처분을 하는 것은 아닌지 염려될 수 있다. 법원의 가처분 명령을 위해 가처분 청구인은 그에게 유리하거나 불리하거나 관련된 모든 사실을 진술해야 한다. 이러한 청구서는 변호사에 의하여 작성되게 되는데, 만약 변호사가 의도적으로 사실을 왜곡하는 경우 법원은 변호사법에 따른 처벌을 받게 되며, 해당 법원에서 변호행위를 할 수 없게 된다. 또한, 권리를 남용했다고 인정되는 경우, 가처분 청구인은 상대방이 입은 모든 손해를 배상하여야 한다. 따라서, 의도적인 가처분 남용은 그 청구인에게 매우 심각한 결과를 가져오게 되는 것이다. 그럼에도 불구하고 실제로 권리의 남용적 행사가 있었다고 생각되는 경우, 가처분을 당한 당사자는 상대방에 대하여 정당화되지 않는 침해주장으로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 다만 이를 위하여는, 가처분에 대하여 불복함으로써 가처분이 정당하지 못하였음을 먼저 확인하거나, 가처분의 근거가 된 특허 등 권리를 무효화시키는 과정이 필요하게 된다. 이러한 조치를 통해 방어자에게 유리한 무효 또는 침해관련 판결이 있게 되는 경우, 권리행사로 인하여 입은 손해에 대한 배상을 받을 수 있다. 특허가 무효가 되거나 침해하지 않는 것으로 되는 경우, 특허권자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었다면 특허권자의 침해주장은 정당화 되지 않는 것이 되어 상대방이 입은 손해를 배상해야 할 책임은 달라진다. 이러한 배상은 권리행사자의 과실이나 고의의 정도에 따라 달라진다. 세관조치는 권리자의 신청에 의할 수도 있으며, 권리자의 신청이 없더라도 침해가 의심되는 물품에 대하여 세관의 직권단속이 가능하다. 세관이 직권으로 단속한 경우, 권리자에게 수출입 신고사실을 통지하고 업무일 기준 3일 동안은 통관을 보류한다. 권리자는 세관이 직권으로 단속한 제품에 대하여 이 기간 내에 세관조치 신청을 할 수 있다. 만약 이 기간 내에 권리자의 세관조치 신청이 없으면 해당 물품의 통관 보류를 해제한다. 세관조치 신청은 권리자 또는 그 대리인이 각 회원국의 세관이 정하는 창구를 통해 신청할 수 있으며, 여러 회원국에 동시에 신청할 수 있다. 세관조치 신청에는 별도의 수수료가 필요하지 않다. 신청서에는 세관이 해당 상품을 명확히 인식할 수 있도록 ① 상품의 정확하고 상세한 설명, ② 기만행위의 유형이나 패턴에 관해 권리자가 알고 있는 구체적인 정보, 그리고 ③ 권리자가 지정한 연락자의 이름과 주소를 기재하여야 한다. 또한 해당 상품에 관하여 권리자임을 증명할 수 있는 증거서류(디자인/상표 등의 등록증 등)를 제출하여야 한다. 등록 결정 또는 거절까지의 전체 심사 절차를 2년 이내에 완료하는 것이 DPMA의 목적이다. 출원인은 정해진 기간 내에 심사통지서에 대한 답변을 함으로써 절차를 단축시키는 데 기여할 수 있다. 기간 연장을 위한 불필요한 신청을 피하기 위하여, 심사관은 답변을 준비하는데 출원인에게 필요한 시간을 가늠하고 이에 따라 기간을 정한다. 1개월의 기간은 형식적인 하자를 치유하는데 있어 충분하다. 4개월의 기간은 출원의 주제와 관련된 심사통지서에 대한 답변을 위하여 통상적으로 주어진다. 기간을 정할 때, 심사국의 작업 시간을 고려하여야 하며, 이에 따라 기간이 설정되어야 한다. 독일 연방 공화국을 지정한 계류중인 유럽 출원에서 주장된 우선권의 기초가 되는 특허출원의 심사 절차에서, 심사통지서에 대한 답변을 위하여 12개월까지의 기간이 상황에 따라서는 반복적으로 주어진다.