지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 조문별 해설서

｢식별력 손상행위｣란 주지성을 획득한 타인의 상품 또는 영업의 표지를 부당하게 이종상품 또는 영업에 사용하여 당해 표지의 식별력을 약화시키는 행위를 말하며, 구체적인 예로는 KODAK(카메라) 상표를 피아노에 사용하는 경우, SONY(가전제품)를 초콜릿 등에 사용하는 경우, Johnnie Walker(위스키)를 담배에 사용하는 경우, Dunhill(담배)을 안경에 사용하는 경우 등이 있다. ｢명성 손상행위｣란 주지성을 획득한 타인의 상품 또는 영업의 표지를 품질이 조악하거나 저가의 상품에 사용하거나 또는 저급의 영업에 사용하여 당해 표지의 명성을 손상시키는 행위로서 구체적인 예로는 Dunhill(담배)을 품질이 조악하고 저가의 안경에 사용하는 경우, 식품인 라면에 유명한 농심을 사료에 사용하는 경우, OB(맥주)를 살충제에 사용(“젊음이 있는 곳에 OB가 있다” → “바퀴벌레가 있는 곳에 OB가 있다”)하는 경우, 4711(독일의 유명한 향수 상표)을 분뇨수거회사의 전화번호로 사용하여 광고하는 경우 등이 있다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목･(나)목 소정의 부정경쟁행위는 주지한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 일반 거래자 또는 수요자들에게 상품주체 또는 영업주체에 관하여 혼동을 일으킴으로써 성립되는 것인바, 상품의 우수성 등의 이유로 일반 대중에 절대적인 신뢰감 및 양질감을 획득하여 식별력이 특히 강한 저명표지의 경우에는, 그와 동일･유사한 표지를 사용하여 상품･용역을 제공할 때 비록 그 상품･용역이 저명성을 획득한 표지의 상품･용역과 다른 것이라고 하더라도 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품･용역을 생산･판매･제공하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품･용역의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 당해 표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품･용역이 생산･판매･제공되는 것으로 인식하여 그 출처에 혼동을 일으킬 수가 있음에 비추어 볼 때, 같은 법 소정의 상품주체 또는 영업주체의 혼동은 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함한다. 가. 상표의 유사 여부는 그 외관･호칭 및 관념을 객관적･전체적･이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인･혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적･전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적･개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인･혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 정한 영업표지에 있어서도 마찬가지이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조). ｢혼동｣이란 서로 다른 것을 같은 것이라고 착각하는 것이고, 반드시 동종의 상품 또는 영업일 필요는 없다. 여기에서 ｢혼동하게 하는 행위｣란 반드시 현실의 혼동을 초래함을 요하는 것은 아니고 구체적 혼동위험의 존재만으로도 충분하다. 그 이유는 법은 혼동의 표시 자체를 문제 삼는 것이지 혼동의 표시행위의 결과 오인이 생기는지 여부를 문제 삼는 것은 아니기 때문이며, 혼동의 주체는 주지성의 주체와 같다고 보아야 할 것이기 때문이다. 표지의 혼동은 상품자체 또는 상품주체가 동일한 것으로 오인하는 협의의 혼동뿐만 아니라, 상품주체 간 경영상･조직상･재정상 또는 계약상 어떠한 관계가 있는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동도 포함되며, 법 제2조 제1호 (가)목･(나)목 소정의 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 상품의 성질, 영업의 형태, 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연･후원관계가 있는지가 일응의 기준이 될 수 있고, 그 구체적인 판단에 있어서는 표지선택의 동기, 표지에 나타난 악의도 참작하여야 할 것이다. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적･전체적･이격적으로 관찰하여 거래상 오인･혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일･유사하여 두 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인･혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인･혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인･혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다. 1. 원고 상표가 게재되어 있는 영문판 잡지인 리더스 다이제스트 및 타임즈지가 1971년도 및 1973년도에 각 10,000여부 정도 국내에 수입 반포되었고, 또한 20여개의 다른 나라에 선전되어 있다는 사실만으로는 원고의 상표가 대한민국 국내 또는 국내의 일정한 지역의 거래자나 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다. 2. 상표의 유사 여부는 그 양 상표의 외관, 칭호, 관념 등 세 가지 점에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 전체적인 관계에서 유사하다는 인상을 주어 세인으로 하여금 상품거래에 있어서 서로 혼동을 일으킬 정도의 유사한 바가 있는가를 표준으로 하여 가려야 할 것으로서, 원고 상표인 McDONALD와 피고 상표인 MATTONA는 그 외관에 있어서 상이함이 명백하고, 그 칭호에 있어서도 원고의 McDONALD는 맥도날드 또는 맥도날로 발음이 되어 그 첫음이 ‘맥’인데 반하여 피고의 ‘맛도나’는 첫음이 ‘맛’으로 되어 있으며, 관념에 있어서는 원고의 상표는 사람 이름 또는 별 의미 없는 것임에 반하여 피고의 상표는 ‘맛도난다’라는 뜻을 포함한 조어라고 볼 수 있어 위 양 상표는 외관, 칭호, 관념 등 세 가지 점에서 관찰하여 볼 때 유사성이 있다고 볼 수 없다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상책임을 인정하기 위하여는 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위를 할 것이 요구되지만, 여기에서의 고의는 부정경쟁행위의 의도나 타인의 영업에 대한 침해 의사까지를 포함하는 것이 아니고 위법행위에 대한 인식을 의미하는 것이다. [4] 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 원칙적으로 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 하나, 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.