2017 심판편람

원칙적으로 우선하여 심리한 심판의 심결이 확정된 후에는 신속하게 다른 일방의 심판의 심리를 속행한다. 무효심판을 우선해서 심리한 경우에 있어서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되게 이른 때에는 정정심판의 청구는 부적법한 것으로 각하한다. 정정심판을 우선하여 처리하고 정정이 인정되지 아니한다는 심결이 있고, 그 심결취소소송이 제기된 경우 무효심판을 특히 신속하게 처리할 필요가 있는 때에는 정정심판의 심결의 확정을 기다리지 아니하고 무효심판의 심결을 한다. 이 경우는 특허권자가 방어수단으로서 정정심판을 청구하여 정정심판의 심결이 이루어진 이상, 확정적은 아니지만 정정심판의 방어수단으로서의 기능은 달성한 것으로 인정할 수 있기 때문이다. 무효심판을 우선하여 심리한 경우에 있어서, 정정청구를 인정하고 특허가 무효라는 심결이 확정되면 정정심판 대상이 없어지는 것이므로 각하대상이 된다. 정정심판(특§136)과 무효심판(특§133)이 동시에 특허청에 계속되고 있는 경우에는 무효사유를 제거하는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 우선하여 심리할 수 있다. 심판부가 정정심판을 우선하여 심리한 경우 정정을 인정하는 심결이 확정되면, 정정된 명세서의 기재에 기초하여 무효 사유의 존부를 판단한다. 정정에 의해 무효심판청구는 소정의 목적을 달성할 수 없는 경우가 생길 수 있지만 정정 후의 발명이 다시 무효로 되는 경우도 있다. 따라서 심판관은 무효심판청구인에게 정정심결에 의해 변경된 후의 심판의 대상에 대하여 새로운 무효사유를 주장․ 입증할 기회를 줄 필요가 있으므로, 당해 변경 내용을 무효심판청구인에게 심판편람 소정 서식에 의해 통지하여야 한다. 한편, 무효심판의 계속 중에는 무효심판 절차 중에서 정정을 청구하는 것이 가능한데, 이 정정을 심리하는 것이 특허권자의 의도에 따르는 것이 되므로, 특허권자는 정정심판을 취하하고 정정심판의 정정사항을 정정청구를 통하여 해결할 수 있다. 무효심판의 청구대상은 행정처분으로 등록된 권리이다(특§133, 실§31, 디§121, 상§71). 특허․ 실용신안은 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다. 또한 특허권․ 실용신안권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 디자인은 기본디자인 또는 관련디자인/유사디자인에 대해 심판청구할 수 있다. 기본디자인이 무효로 되는 경우에는 그 디자인의 유사디자인도 무효로 되는데(구디§68④), 2014. 7. 1. 이후 적용되는 관련디자인의 경우에는 그렇지 않다. 복수디자인 등록에 대해서는 각 디자인마다 심판청구할 수 있다. 심판은 디자인권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 상표는 상표등록의 지정상품, 지정서비스가 2이상인 것에 대해서는 지정상품 또는 지정 서비스마다 무효심판을 청구할 수 있다. 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 특허권․ 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 모인 또는 공동출원 위배를 무효이유로 하지 않는 한 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다(특§133①단서, 실§31①단서). 그러나, 등록공고일 후 3개월이 경과된 때에는 이해관계인 및 심사관만이 청구인이 될 수 있다(특§133①, 실§31①). 이해관계가 없을 경우에는 그 청구는 부적법한 것으로서 각하되며, 이해관계에 대한 판단기준은 심결시이다. 한편, 자연인․ 법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 청구할 수 있다(특§4). 동일한 특허권․ 실용신안권에 관하여 청구하는 자가 2인 이상 있을 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다(특§139, 실§33, 디§125, 상§77). 특허권의 설정등록 후라면 특허권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있다(특§133②, 실§31, 디§121②/구디§68②, 상§71②). 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 때는 그러하지 아니하다. 이 경우라도 특례로서 특허가 특§133①4에 해당되어 무효가 되었을 때, 디자인이 디§121①4/구디§68①4에 해당되어 무효가 되었을 때 또는 상표등록이 상§71①5에 해당되어 무효가 되었을 때 이전의 것에 대해서는 청구할 수 있다. 이것은 특허권 등의 기간만료에 의한 소멸 후 당해 특허권의 존속기간중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우, 그 청구를 당한 상대방은 그 특허권의 소멸후에도 그 청구에 대항하는 수단으로서 당해 특허를 무효로 하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다는 뜻을 규정한 것이다. 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(특§139②). 공유자의 전원을 피청구인으로 하여 청구하지 아니한 경우는 석명권을 행사하여 이를 보정할 수 있는 기회를 주고 이에 불응하는 경우에는 결정 또는 심결로서 각하한다. 누락된 피청구인(특허권자)을 추가하는 보정은 요지변경이 아니다(특§140②1). 항소심에서 공유자중 1인의 청구가 전원의 이익에 부합하는 경우는 본안을 판단하여야 한다(대법원 87. 12. 8. 선고 87후111 판결 참고). 공유자중 한사람의 사망으로 인한 중단은 다른 공유자전원에 효력을 발생한다. 특허권 소멸후에 무효심판을 청구할 경우(특§133②, 실§31, 구실§49②, 디§121②/구디§68②, 상§71②)의 피청구인은 소멸시의 특허권자이다. 그런데, 특허권이 등록되는 과정에서 심사관이 명세서의 모든 기재 상의 하자나 선행기술을 완벽히 발견할 수 있는 것은 아니기 때문에 등록된 특허권이 하자를 포함하고 있을 가능성을 배제할 수 없고, 등록 이후에 제3자 또는 특허권자 자신에 의해 특허 무효 사유가 발견될 수 있으며, 이는 무효심판 또는 정정심판으로 이어지게 된다. 이때, 특허권자에게 명세서를 정정할 기회를 허용하지 않는다면 상당한 시간과 노력을 투자하여 개발한 발명에 대한 권리가 영원히 사라지게 되어 특허권자에게 지나치게 가혹하다. 위와 같은 사정을 두루 참작하여 특허법은 타인의 예측 가능성, 법적 안정성, 발명자의 보호 사이의 적절한 조화를 이루기 위해 정정제도를 도입하면서 정정요건 또는 정정의 허용 범위에 대해 일정한 제한을 두고 있다.