2016 등록업무편람

한편, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금지하는 가처분등록이 완료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우가 문제가 되는데 판례는 “전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면, 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다”라고 하였다(대법원 1999.3.26. 97다41205). 채권자대위권은 채무자의 책임재산을 보전하기 위하여 채무자의 관여 없이 행해지는 것이므로 대위로 신청할 수 있는 등록은 채무자의 권리에 이익을 가져오는 등록과 최소한 채무자에게 불리하지 않은 등록에 한정된다. 따라서 채권자는 채무자가 등록권리자의 지위에 있는 경우에만 그 등록신청권을 대위할 수 있고, 채무자가 등록의무자의 지위에 있는 경우에는 대위할 수 없다. 예컨대 특허권 양수인(채권자)이 그 양도계약에 따라 양도인에 대하여 가지는 등록청구권에 기하여 등록의무자인 양도인(채무자)의 등록신청권을 대위행사하여 채권자 자신에게 특허권 이전 등록신청을 하는 것은 공동 신청의 취지에 반하여 허용되지 않고 또 특허권 양수인의 채권자가 양도인의 등록의무자로서의 등록신청권을 대위행사하는 것도 허용되지 않는다. 다만, 등록명의인 표시의 변경(경정)등록 또는 등록명의인의 표시의 변경(경정)등록과 같이 채무자에게 불리하지 아니한 등록은 대위신청할 수 있다. 대위에 의한 등록은 채권자가 채무자의 등록신청권을 대위행사하는 것이므로 그 전제로 채무자의 등록신청권이 있어야 한다. 예컨대 갑이 을에 대하여 금전채권을 갖고 있고, 을은 병에 대하여 특허권 이전등록청구권을 갖고 있는데 그 등록을 하지 않는 경우, 갑은 을을 대위하여 병과 공동으로 을 명의의 특허권 이전등록을 신청할 수 있다. 만약 병이 등록에 협력하지 않는다면 갑은 을의 등록청구권을 대위행사하여 병의 등록신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 다음, 을의 등록신청권을 대위하여 단독으로 이전등록을 신청할 수 있다. 채무자에게 등록신청권이 없으면 대위등록을 할 수 없다. 예컨대, 채무자인 상속인이 이미 상속포기를 한 경우에는 채무자의 등록신청권이 없으므로 채권자는 상속인을 대위하여 상속등록을 신청할 수 없다. 등록절차의 이행을 명하는 판결이 반대급부가 이행된 뒤에 등록신청의 의사표시를 명하는 선이행판결(예: “피고는 원고로부터 금 1,000,000원을 지급받은 후 원고에게 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라”), 반대급부와 상환으로 등록신청의 의사표시를 명하는 상환이행판결(예: “피고는 원고로부터 금 1,000,000원을 지급받음과 동시에 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라”), 등록신청의 의사표시가 일정한 조건에 결부되어 있는 조건부이행판결(예: 소외 갑이 원고에게 금 1,000,000원을 지급하지 않는 때에는 피고는 원고에게 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라)인 경우에는 집행문을 첨부하여야 한다. 다만, 등록절차의 이행과 반대급부의 이행이 각각 독립적으로 기재(예 : 피고는 원고에게 별지 기재 특허권에 관하여 이전등록절차를 이행한다. 원고는 피고에게 돈 oo원을 지급한다 등)되어 있다면 그러하지 아니하다. 신청의 내용이 특허권 등의 등록령 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반려하여야 하는데 다만 그 흠결이 보정될 수 있는 경우에는 바로 반려처분을 할 것이 아니라 신청인에게 보정기회를 부여하여야 한다. 그러나 신청서의 흠이 모두 보정될 수 있는 것은 아니다. 법령상 또는 성질상 보정될 수 없는 흠결은 보정안내를 하지 않고 바로 반려처분을 하는 것이 오히려 절차의 신속성 측면에서 신청인에게 유리하다. 등록령 제29조 제2항은 이러한 보정이 될 수 없는 사항을 열거하고 있으며 심사관은 등록신청의 흠결이 동조 제2항의 사유에 해당하지 않는 한, 동조 제1항에 따라 신청인에게 보정기회를 부여하여야 할 것이고 기한 내에 적법하게 보정이 되지 않을 때 비로소 반려처분을 하게 된다. 따라서 등록령 제29조 제2항은 제1항 각 호의 반려사유 중에 보정이 인정되지 않는 특별한 사유만을 별도로 다시 규정한 것으로, 제1항 각 호의 사유는 제2항 각 호의 사유를 포함하는 개념으로 이해하여야 할 것이다. 신청서상 등록의무자의 표시와 등록원부상 등록의무자의 표시가 맞지 아니하는 경우에는 반려하여야 한다. 등록의무자의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우란 신청서에 기재된 등록의무자의 성명․ 명칭․ 주소․ 사무소소재지․ 주민등록번호․ 등록번호가 등록원부와 일치하지 않는 것을 말한다. 그러한 때에는 등록명의인 표시변경 또는 경정 등록을 하여 등록원부의 표시를 변경한 후 새로운 등록을 하여야 한다. 그러나 모든 표시사항을 일치하는 경우에 한하여 등록신청을 수리하는 것은 현실적인 어려움이 있어 “당사자의 동일성판단에 관한 등록심사 지침(등록심사지침 제2호)”을 마련하여 시행하고 있다. 이 지침에 의하면 기본적으로 내국인은 성명과 주민등록번호(법인인 경우 법인등록번호)가 일치하면 동일인으로 보고 있어 주소의 차이는 동일성 판단의 요소로 고려하지 않으나, 주민등록번호 등이 없는 법인이나 외국인의 경우에는 성명과 주소의 일치로 동일성을 판단하게 된다. 외국법인의 명칭과 주소에 있어서도 해석을 통해 확인할 수 있는 회사의 성격(주식회사, 합명회사 등)이나 주소의 행정구역(주, 도, 시, 군, 구, 가(街))은 반드시 일치하지 않더라도 동일하게 보고 처리할 수 있다. 등록원부와 특허고객번호정보의 외국권리자의 명칭 또는 주소가 번역상의 차이로 서로 달라 이를 경정하고자 ‘등록명의인표시통합관리’를 신청하면 대리인(변리사)이 소명서에 그 번역상의 차이에 대한 명확한 소명과 경정 전후의 권리자가 동일함을 보증한 경우에는 이를 적법한 원인서류로 인정한다. 이는 처음 신청시 국적증명서 등의 등록원인서류를 착오로 번역된 사항이 등록되어 등록원부와 실체관계 사이에 불일치가 발생한 경우이며 경정 전후의 동일성이 인정된다면 경정사유 요건에 해당되기 때문이다. 그러나 번역상의 착오가 아니라 실제 명칭(성명), 주소 등의 등록명의인 표시가 변경된 경우라면 당연히 등록명의인 표시변경 신청을 하여야 하고, 이 경우에는 국적증명서 등 등록원인서류를 제출하여야 한다.