2016 등록업무편람

특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리의 포기에 따른 등록의 말소는 등록명의인만으로 신청할 수 있다. 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 상표권자가 각각 특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권을 자신의 의사로 포기하기 위해 행하는 등록신청이다. 포기의 형태는 지분포기, 권리 전부 포기, 2이상의 특허청구항의 경우 각 청구항별로 포기 등이 있다. 다만, 특허권자 등은 전용실시(사용)권자 ․ 통상실시(사용)권자, 질권자 모두의 동의를 얻어야만 특허권 등을 포기할 수 있다. 또한, 전용실시(사용)권자는 질권자 또는 통상실시(사용)권자의 동의를 받아야만 전용실시(사용)권을 포기할 수 있고, 통상실시(사용)권자는 질권자의 동의를 얻어야만 통상실시(사용)권을 포기할 수 있다. 말소대상인 등록을 그대로 승계한 자도 이해관계인에 포함되지 않는다. 예를 들어 권리이전등록이 갑 → 을 → 병 순으로 완료된 경우, 갑이 을을 상대로 원인무효로 인한 권리이전등록 말소등록절차이행의 소를 제기하여 승소판결을 받아 을 명의의 권리이전등록을 말소하고자 하는 때에 현재의 특허권 명의인 병은 을 명의의 소유권이전등록을 말소함에 있어 등록상 이해관계 있는 제3자가 아니다. 왜냐 하면 말소의 대상이 되는 등록은 현재 효력이 있는 등록이어야 하므로, 후순위 등록인 병 명의의 권리이전등록을 먼저 말소하지 않고는 을 명의의 권리이전등록을 말소할 수 없고 따라서 병의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하더라도 갑과 을이 공동으로(또한 갑이 을에 대하여만 말소 판결을 얻어) 을 명의의 등록의 말소신청을 할 수 없기 때문이다. 이는 가등록이나 제한물권이 이전된 경우에도 마찬가지다. 예를 들어, 채무자 갑→ 보전처분 →을 (권리이전등록)의 등록이 마쳐진 상태에서, 보전처분이 취소되거나 또는 보전처분 이후 개시신청의 기각결정 등으로 인하여 보전처분이 효력을 상실한 경우, 법원사무관 등은 보전처분등록의 말소를 촉탁한다. 이에 따라 보전처분등록이 말소되면 을 명의의 권리이전등록은 확정적으로 유효한 등록이 된다. 또한 회생절차종결 결정이 있는 경우에는 보전처분 및 그에 저촉되는 등록은 회생 계획의 인가로 이미 효력을 상실하였으므로, 법원사무관 등은 회생절차종결등록과 함께 보전처분 및 그에 저촉되는 등록의 말소촉탁을 하게 된다. 즉 위의 예에서 보전처분의 등록과 을 명의의 권리이전등록은 법원사무관 등의 촉탁에 의하여 말소된다. 반면에, 회생절차의 진행 중에 관리인이 법원의 허가를 얻어 해당 산업재산권을 양도한 경우, 관리인은 법원의 허가서를 첨부하여 먼저 단독으로 보전처분에 위배된 등록의 말소를 신청하고 이어 양수인과 공동으로 권리이전등록을 신청한다. 보전처분등록은 위 권리이전등록과 말소등록이 마쳐진 후에 관리인의 신청에 의하여 회생 법원의 촉탁으로 말소한다. (대법원판결) … 특허청장이 상표사용권설정등록을 거부한 처분에 대하여는 달리 특별한 불복절차가 마련되어 있지 아니하므로 원칙적으로 행정소송절차를 통하여 그 거부처분의 취소를 청구할 수 있다고 할 것이지만, 특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구특허등록령 제15조제1항을 위반하여 단독으로 상표 사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구특허등록령 제34조제1항제2호 내지 제9각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리 사유가 있었다고 하더라도(제1호에 해당하는 사유가 있어 등록이 당연히 그리고 절대적으로 무효임이 그 등록자체에 의하여 명백한 경우는 별론으로 하고), 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말 소등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 할 것이다. 이 사건 처분의 위법·부당 여부에 대하여 청구인은 피청구인이 특허등록결정서와 같은 중요한 문서를 특별등기가 아닌 일반등기로 발송하여 청구인이 아닌 아파트 경비원에게 배달된 것은 피청구인 및 우체국의 잘못이므로 이 사건 처분은 위법·부당하여 취소되어야 한다고 주장한다. 그러나「특허법 시행령」제18조에는「특허법」에 따라 송달할 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하되 심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달하는 경우에는 우편법령에 따른 특별송달의 방법으로 하여야 한다고 되어 있어 특허등록결정서의 경우 등기우편으로 발송하여야 하는데 실제로 이 사건 특허등록결정서는 2010. 9. 8. 등기우편으로 발송되어 2010. 9. 12. 청구인 주소지 아파트의 경비원인 권ＯＯ에게 배달된 바 있으므로 피청구인의 이 사건 특허등록결정서의 발송방법이 잘못되었다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다. 특허법상 특허출원서에 발명자의 성명과 주소를 기재하도록 하고 있다는 점, 파리 협약 제4조의3에는 “발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다”고 규정되어 있고 이는 법률적 효력을 가지므로 이에 근거하여 하위법령이 만들어 질 것은 국민입장에서 충분히 예상이 가능하다는 점, 특허제도 자체가 국가가 형성하는 제도이므로 국가가 특허증에 발명자로 표시하는 방법을 형성하는 방침에 따라 일정한 경우 진실한 발명자라 하더라도 특허증에 발명자로 표시될 수 있는 권리가 제한될 것 역시 충분히 예상할 수 있다는 점을 고려하면, 특허법 시행규칙조항이 법률의 개별적 조항을 통해 구체적인 위임을 받아 만들어진 것이 아니라 하더라도 법률의 위임을 전제로 한 것이다(서울행정법원 2011.11. 4. 선고 2011구합 21942). 피청구인은 발명자의 진실성 여부에 대하여는 실질심사를 하지 않을 뿐 아니라, 시행규칙조항은 특허등록 전에는 발명자의 추가, 정정을 사실상 자유롭게 허용하고 있다는 점, 특허증에 발명자로 표시되는 것은 해당자로 하여금 개인적인 만족을 넘어서 입시, 인사 등에서 사회적으로 유의미한 이익을 누리도록 하는 기능을 하는 바, 특허등록이 된 후에 임의로 발명자를 추가하는 것은 공익적 관점에서 제한할 필요성이 있다는 점, 발명자 인격권은 특허증에 발명자로 기재될 권리에 국한되는 것이 아닌데, 시행규칙조항은 특허증에 발명자로 기재될 권리만을 제한할 뿐이라는 점을 고려하면, 특허법 시행규칙 조항에 따라 진실한 발명자라 하더라도 특허증에 표시될 수 없게 되는 경우가 있을 수 있으나, 시행규칙조항이 비례원칙에 위반된다거나 발명자의 인격권을 본질적으로 침해하는 것으로 판단되지 않는다(서울행정법원 2011.11.4. 선고 2011 구합 21942).