재난상황관리정보 제7호 조석

‘수동보호’(被动保护)란 상표침해사안 중에서 자신의 상표권을 침해한 타인에 대하여 당사자가 명확한 저명상표 인정요청과 함께 관련증거를 제출하면, 상표국, 상표평심위원회 또는 인민법원이 관련 사실 및 법률에 의거하여 그 저명성 여부를 판단하여 인정하고 구제하는 것을 가리킨다. 저명상표는 당사자의 요청에 따라 인정하는 것으로 상표국, 상표평심위원회, 인민법원에서 자진하여 능동적으로 인정하는 것이 아니다.‘필요에 따른 인정’(按需认定)이란 상표권 침해 또는 부정경쟁 행위가 성립된 사안에 한해서 상표국, 상표평심위원회 또는 인민법원이 해당저명상표에 대해 인정절차를 진행하는 것을 가리킨다. 만약 권리자가 다른 법률규정을 통하여 상표권을 보호할 수 있고, 저명상표임이 상표국, 상표평심위원회 및 인민법원이 법률을 적용하는 사실적 근거가 아닌 경우에는 저명상표 인정을 진행하지 않는다. 이는 저명상표 권리의 인정에 따른 폐단을 효과적으로 방지할 뿐만 아니라 사법, 행정자원의 절약 및 상표행정관리기관과 인민법원의 업무효율향상에도 도움이 된다. 유명상표란 특정 시점을 기준으로 ‘누군가에게’‘잘 알려져 있는 상표’를 말한다. 따라서 시간의 경과에 따라 유명상표에 해당여부는 달라질 수 있다. 그리고 수요자들이 얼마나 잘 알고 있는지 여부는 수요자들의 마음상태이므로 이것을 비교적 잘 드러내는 것은 수요자들의 인지도 조사결과이다. 그런데 우리나라에서는 인지도 조사에 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 자주 활용하지 않는 편이지만 중요한 사건에서는 핵심증거가 되기도 한다. 일반적으로 상표가 유명한지 여부는 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자의 인식의 정도를 기준으로 판단한다. 즉, 주지상표는 당해상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 인식될 정도를 요하며 저명상표와 달리 반드시 일반 소비자에게까지 알려질 것을 요하는 것은 아니라고 보고 있다. 상표의 저명성 판단에 관련된 명시적 규정은 상표심사기준이 유일하다. 우리 상표심사기준[시행 2012. 8. 1, 특허청 예규 제66호, 2012. 7. 30, 일부개정]을 보면, 제23조(주지상표) ④에서 ‘상표법 제7조 제1항 제9호의 해당여부에 관한 입증방법은 동심사기준 제14조(사용에 의한 식별력) 제3항 내지 제5항의 규정을 준용한다‘라고 규정하고, 제24조(저명상표) ①에서 ‘상표법 제7조 제1항 제10호의 상표에 대해서도 제23조 제1항 내지 제5항의 규정을 준용한다라고 규정하고 있으며, 제25조(품질의 오인 또는 수요자기만) 및 제26조(부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적)는 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호의 해당여부에 관한 입증방법에 대하여 별도로 언급하고 있지는 아니하나, 유명성의 정도만 차이가 있을 뿐 이를 입증하는 방법은 위 주지상표 및 저명상표에 대한 입증방법과 다르지 아니할 것이다. 결국 상표의 유명성 입증방법은 다음과 같은 상표심사기준 제14조 사용에 의한 식별력 입증방법에 준한다고 볼 수 있다. 미국의 법원은 선사용자가 많은 광고비용을 지출한 경우, 상표의 유명성을 인정하는데, 그 범위는 ‘매년 수천만 달러’에서부터 ‘3년 동안 10억 달러까지’로 다양하며, 백만 달러 정도의 수치도 예시로 인용된 바 있다. 반면에, 1년에 2.3만 달러의 광고비용을 지출한 상표와 매년 20만 달러 정도 지출한 상표는 유명성이 인정되지 않았다. 미국에서의 해당 기준이 상당히 높다는 것은 분명하나, 어떠한 사건에서는 연간의 지출을 제시하고, 다른 사건에서는 특정 기간 동안의 지출을 제시하기 때문에 그 기준을 정확하게 정립하는 것은 어렵다. 또한, 어떠한 경우 광고의 범위가 미국으로 한정되어 있는 반면, 어떠한 것들은 전 세계 마케팅 비용에 기초하기도 한다. 엄밀히 국제 광고비용은 미국의 광고비 지출을 제외하고는 미국 소비자들에게 얼마나 노출되어 있는지에 대한 직접적인 증거가 되지 못하지만, 전 세계에서 마케팅되고 있다는 사실은 상표가 얼마나 강력하고 영향력 있다는 것인지를 보여주는 간접 증거로 제시될 수 있다. 미국 전역의 소비자들에게 영향을 미치기 위해서는 유명성을 가지고 있어야 한다. 이 조건을 만족하기 위해서는, 비록 상품자체가 미국의 몇몇 주에서만 판매되는 것이라 하더라도 상표는 미국의 거의 모든 지역에 광고되어 최대한으로 미국 소비자들에게 알려져야 한다. 이에 대해 언급한 사건은 적은데 광고의 구체적인 내용보다는 광고가 사용된 지리적 범위에 더 집중하여 판단하는 경향을 보였다. 광고는 소비자들이 당해 상표를 부착하고 있는 상품을 구매하러 가지 않더라도, 그 상표에 대해서 인식을 할 수 있게 하는 상표 사용의 한 방식이기 때문에 이는 당연할 것이다. 법원은 종종 미국 50개 주뿐만 아니라 전 세계, 인터넷 상에서의 광고와 상표 사용도 인정한다. 하지만 미국 외에서의 광고와 상표사용은 미국 내의 유명성에 대한 추론근거만 될 뿐이다. 국내에서 상표의 등록여부는 유명성의 판단의 요소가 되지 않으나, 미국에서는 유명성을 입증하는데 한 요소로서 등록을 필요로 한다. 상표권의 발생에 관하여 ‘사용주의’를 원칙으로 하고 ‘등록주의’요소를 보조제도로 채택하고 있는 미국에서는 상표권자가 등록할 필요성을 느끼지 않는 상표에 대해 저명하지 않은 것이라 추론할 수 있을 것이기 때문이다. 그러나, 미국에서도 등록상표라 하더라도 유명성이 부족하다고 판단한 사건들은 많이 있으며, 미등록 상표임에도 유명하다고 판단한 사건들도 있다. 예를 들어 희석화 침해를 받고 있는 허쉬 초콜렛의 상품외장(trade dress)이 등록되지 않은 것이라 할지라도, 선사용권자가 수백개의 관련 등록상표들을 가지고 있다면 이 사실은 상품외장 자체의 유명성을 인정하는데 무게를 실어준다. 해외 등록의 경우, 당해 상표가 다수의 국가에서 사용되거나 사용될 계획을 가지고 있다는 보조적인 자료로 사용될 수는 있지만, 실질적인 사용증거도 아니며, 주지성을 인정하는 자료는 되지 못한다. 그러나 미국에서 유명한 회사가 선사용권자의 풋볼팀에 후원을 해왔다는 사실은 상표의 유명성을 입증하기 위한 증거로는 불충분하다는 판례가 있었다. 사업자들이 생각하기에 다른 특정 회사를 후원함으로써 자신들의 상표가 노출이 될 것이라고 생각했다는 것은 그 특정 회사상표가 저명하다는 것을 보여주는 정황증거로 제시할 수 있다고 할지도 모른다. 하지만 이것은 단지 후원일 뿐이며, 후원 계약 외의 매스컴의 관심을 받은 상표 선사용이라고 할 수는 없다. 상표권자는 로열티를 받고 라이센스계약을 체결하는데, 반대로 운동선수나 브랜드 홍보대사에게 비용을 지불하였다면 그 사실도 상표의 유명성 입증 증거로 제시될 수 있다. 제3자가 선사용상표를 사용할 수 있도록 허가하는 상표사용권 계약도 상표의 유명성을 입증하기 위해 제시할 수 있다. 이는 단지 상표사용에 대한 의도만 나타내고 있으므로 계약을 체결했다는 사실만으로는 당해 상표가 사용되어왔다는 것을 입증하지는 못한다.