2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의기술자’라고 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다. 이러한 다기망양(多岐亡羊)의 상황에서 대법원의 2012후832 판결은 제42조 제4항 제1호의 ‘발명의 설명’에 의한 청구항의 뒷받침 여부 판단 시에, 제42조 제3항 제1호의 ‘발명의 설명’의 실시가능 요건의 판단기준을 적용하여 왔던 왜곡을 바로 잡고 그 규정취지에 맞게 판단할 것을 판시하여 올바른 방향을 제시해 주었다. 성문법주의를 채택하고 있는 우리 법제에서는 제정법은 가장 중요한 법원으로 존재하게 되고, 또한 강력한 구속력을 가지는 법규범이다. 특허법 제42조 제3항과 제42조 4항은 규정취지, 적용대상, 및 적용사유가 상이하므로 그 규정에 맞게 구분하여 적용하여야 할 것이다. 그러나, 대법원이 제시한 뒷받침 요건 판단 기준인 “특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부”에 의하면, 청구항이 구성요소가 아닌 구성요소가 초래하는 효과나 결과로 표현되고 청구항이 ‘발명의 설명’에 그대로 복제되어 기재된 경우에 대법원이 제시한 판단기준을 만족함에도 불구하고 청구항의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 기술범위보다 넓게 되는 불합리한 경우가 발생할 수 있다. 대법원은 뒷받침되는지 여부는 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단한다고 판시하여 제42조 제4항 제1호의 뒷받침요건을 판단하는데 제42조 제3항 제1호의 실시가능요건을 혼용하여 적용해 오던 관행을 바로 잡아 각 조항을 엄격히 구분하여 적용하는 계기를 제공했다는 점에서 의의가 크다. 그러함에도 여전히, 첫째, 대상판결의 뒷받침 여부의 판단기준으로 제시한 “특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부“가 하급심인 특허법원의 판결 중에서 ”청구항의 기재가 ‘발명의 설명’에 문언적으로 동일하게 기재되어 있는지“ 여부를 의미하는 것인지, 또는 ”청구항의 발명이 ‘발명의 설명’에 문언적으로 동일하게 기재되어 있을 뿐 아니라 그 발명이 ‘발명의 설명’에 실질적으로 기재되어야 함을 의미하는지 불분명하다. 둘째, ‘기술구성이나 그 결합 및 작용효과의 일목요연한 이해’를 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건의 판단기준으로 보아 그 적용을 금지한다는 것인지 불분명하다. ‘발명자 또는 출원인이 명세서 또는 도면에 공개한 것을 통해서 관련 기술 분야에 기여한 것’이라는 판단 기준은 우리 대법원 판례 유형 1의 초기 판결에 나타나는 ‘발명의 공헌도’와도 유사한 것이며, 이 사건 판결이 제시한 제42조 제4항 제1호의 취지와도 일맥상통한다. 결합 및 작용효과가 언급되어 다소 차이가 있으나, 출원 시를 기준으로 통상의 기술자가 인지, 인식할 수 있어야 한다는 기준은 통상의 기술자가 ‘일목요연하게 이해’한다는 유형 2의 판결과도 유사하다. 이러한 판단 기준은 일반적인 것으로, 구체적인 사건에 적용할 때에는 청구항의 기재가 ‘발명의 공헌도’이내이기 위해서는 발명의 상세한 설명을 어느 정도까지 기재해야 하는지, ‘확장 내지 일반화’된 청구항의 기재를 정당화시킬 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재는 어떠한 것인지에 대한 기준이 또한 필요하다. 대법원은 ‘발명의 설명’에 공개된 기술범위에 근거하여 허용되는 청구항의 형식적 경계와 실질적 경계를 판단하는데 있어 청구항에 기재된 발명의 특성과 청구항의 기재형식(구조 대신에 기능이나 결과로 기재)을 고려하여 적합한 판단기준을 찾기 위해 고민한 흔적이 보인다. 각 판단 유형별 뒷받침 요건의 판단기준으로의 적합성을 살펴보고자 한다. 첫째, 제1유형(기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연한 이해)에 관하여 검토해 보면, ‘작용 효과’를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 판시는, 통상의 기술자가 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 정도의 기재가 ‘발명의 설명’에 있어야 한다는 의미로 보는 것이 규정 취지상 타당하다는 견해도 있으나, 청구항에는 발명의 효과를 기재하지 않으며 의약용도 발명의 경우에는 약리효과, 화합물 발명의 경우에는 제조방법과 확인자료를 ‘발명의 설명’의 실시가능 요건을 충족하기 위한 필수조건으로 판시하고 있는 것에서 보는 바와 같이 ‘작용 효과의 일목요연’한 기재는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 요구하는 명세서의 기재 정도를 나타내기도 하여 뒷받침 여부를 판단하는데 있어 ‘특수한 지식의 부가 없이 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 재현할 수 있는 정도’를 혼용하기 쉬운 빌미를 제공하기도 한다. 본 판결에서 다수 의견은 발명의 설명 기재 요건의 판단기준은 ‘출원시에 발명자가 청구항에 기재된 발명을 소유하였음을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다’는 것이라 하였다. 이는 소위 ‘소유 테스트(possession test)’라 하며, ‘개시에 의해 보이는 소유(possession as shown in the disclosure)’라 불린다. 이 테스트를 위해서는 통상의 기술자의 관점에서 명세서 전체 구석구석을 객관적으로 검토하여야 하고, 이 검토 결과 명세서에 통상의 기술자가 이해할 수 있도록 발명이 기재되어야 하며 명세서가 발명자가 실제로 청구항에 기재된 발명을 발명하였음을 보여주어야 한다. 이러한 요건을 충족시키기 위해 필요한 기재의 정도는 청구항의 유형이나 범위, 관련된 기술분야의 복잡성이나 예측가능성에 의하여 달라질 수 있다. 특히 상위개념 청구항에 대하여 본 판결은 그 분야에 이미 존재하고 있는 지식, 선행기술의 범위와 내용, 과학 또는 기술의 성숙도, 이슈가 되는 부분의 예측가능성 등을 고려하여야 한다고 하였다. 상위개념 청구항에 대하여 몇 개의 하위개념들이 명세서에 개시되어야 하는가는 해당 기술의 성숙도에 따라 달라질 수밖에 없다고 하였다. 대합의체는 특허청구범위의 기재가 명세서의 서포트 요건에 적합한지 아닌지는 특허청구범위의 기재와 명세서의 기재를 대비하여, 특허청구범위에 기재된 발명이 ‘발명의 설명’에 기재된 발명으로, ‘발명의 설명’의 기재로부터 당업자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부 또는 그 기재나 시사가 없더라도 당업자가 출원시의 기술상식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부를 검토하여 판단해야 한다는 판단 기준을 제시하였다. 대합의체는 당해 기술분야의 통상의 기술자가 ‘발명의 설명’에 기재된 내용을 통해 청구항에 기재된 발명의 ‘기술적 과제’를 해결할 수 있다고 인식가능 한 범위를「형식상 포함관계」와「실질적 포함관계」로 나누고 있다.「형식상 포함관계」는 ‘발명의 설명’의 기술범위와 청구항의 발명이 표현상 정합성을 갖는지로 판단하며 그 예로 청구항에 기재된 발명과 대응하는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재나 시사가 없는 경우, 양자의 용어가 통일되지 않아 그 대응관계가 불명료한 경우를 들고 있다.「실질적 포함관계」는 통상의 기술자가 ‘발명의 설명’의 기재나 출원시의 기술상식에 의하여 청구항에 기재된 발명 전체를 실시할 수 있는지로 판단한다.