2017 심판편람

명세서 또는 도면을 보정한 결과가 요지변경이 되는가의 판단의 대상은 보정된 명세서의 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초 명세서 등에 기재한 사항의 범위 내에 있는가 아닌가를 주안점으로 하여 판단한다. 특허법상 ｢명세서의 요지｣에 대한 구체적인 정의는 없다. 그러나 특허법 제48조에서는 출원당초의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에서는 특허청구범위의 증가 ․ 감소 또는 변경을 인정하고 있으므로 명세서의 요지변경 여부에 대한 판단은 명세서 등의 보정에 의하여 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초의 명세서 등에 기재한 기술적 사항의 범위를 일탈하여 변경된 것인가의 여부에 의하여 판단함이 타당하다. 이 부분이 구법하에서의 요지변경과 현행법하에서의 신규사항추가금지에 대한 판단기준에 있어서 차이가 있다. 구법하에서는 명세서 또는 도면에 대한 보정에서 새로운 사항이 추가되더라도 특허청구범위에 실질적으로 영향을 미치지 않는 경우에는 요지변경이 아닌 것으로 보아 이를 인정하였으나, 현행법에서는 새로운 사항의 추가가 당초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우에는 이를 허용하지 않고 있다(거절이유로 하고 있음). 『실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경한다』라 함은 특허청구범위의 기재를 정정하거나 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비하여 볼 때 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 것이다. 특허청구범위의 감축에 있어서는 정정이 특허청구범위에 기재된 발명의 구체적인 목적 범위 내에서 이루어진 감축으로 판단될 때에는 특허청구범위의 변경으로 보지 아니한다. 즉, 감축 후 특허청구범위에 기재된 발명의 목적, 효과가 감축 전의 특허청구범위에 기재된 발명에 내재하거나, 그 전제로서 포함되거나, 구체적인 목적 범위 내에서 연장선상에 있는 경우는 특허청구범위의 변경으로 보지 아니한다. 실질적 변경 여부를 판단함에 있어서는, 청구항 대 청구항이 아니라 청구항 전체로써 판단한다. 정정 전 청구항의 실질적 변경 여부는, 정정 후 특허청구범위에서 가장 근접한 청구항을 찾고 이 청구항을 기준으로 추가되거나 변경된 내용이 실질적으로 변경된 것인지를 판단한다. ② 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 사항이나 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항 이외에 새롭게 추가된 사항이 있는 경우는 무효이유가 된다(특허의 무효심판의 특례 : 특§213). 2015.1.1. 시행법부터 특§213이 삭제됨에 따라 2015. 1. 1. 이후 출원된 특허출원에 대한 심판에 대해서는 적용되지 아니한다. ③ 특허청구범위의 기재방법(특§42⑧) 및 1특허출원의 범위(특§45)에서 규정하는 요건을 만족하지 아니하는 경우는 특허발명에 실체적인 하자가 없고, 단지 절차상의 하자에 불과하므로 그것을 이유로 무효로 하는 것은 가혹하다는 점에서 무효이유로는 규정하고 있지 않다. 현행 권리범위 확인심판의 청구인은 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이다. 권리범위 확인심판제도를 도입한 이후 구특허법에서는 청구인을 이해관계인으로만 포괄적으로 규정하여 오다가, 1990. 1. 13. 개정 법률에서 특허권자를 명시하였고, 2006. 3. 3. 개정 법률에서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있도록 규정하였다(상표·디자인은 2007. 1. 3. 심판청구건 부터 적용). 개정법 이전에는 명문의 규정이 없는 관계로 전용실시권자의 권리범위 확인심판 청구인 적격을 부정하였으나, 전용실시권자도 침해금지나 손해배상을 청구할 수 있고, 특허권자와 전용실시권자의 이해관계가 항상 일치되지는 않으므로 전용실시권자도 적극적 권리범위확인심판청구가 가능하도록 개정하였다. 적극적 권리범위 확인심판은 확인대상발명을 피심판청구인이 실시하고 있는 경우 또는 과거에 실시한 적이 있고 앞으로 실시할 가능성이 없다고 단정지을만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 인정된다. 실시주장발명과 확인대상발명이 다를 경우에는 설사 확인대상발명이 특허발명의 권리에 속하는 심결이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상발명에만 미치는 것이지 실시주장발명에는 미칠 수 없는 것이므로, 확인대상발명에 대한 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 각하된다. 다만, 의약품 특허발명에 있어서, 제네릭 의약품(오리지널 의약품과 유효성분, 제형, 함량, 투여경로 등이 동일한 의약품) 업자가 생물학적 동등성 시험을 마치고 식품의약품안전처에서 품목허가를 받은 후 약가등재까지 마친 경우에 대해, 제네릭 의약품을 아직 생산․판매하고 있지 않음에도 불구하고 확인의 이익을 인정한 사례가 있으니, 주의를 요한다. ① 원고는 확인대상발명에 대해 품목허가를 받아 법적으로 확인대상발명을 제조할 수 있게 되었고, ② 원고는 확인대상발명 의약품에 대한 약가등재를 받아 약제 요양 급여를 받을 수 있는 상태에 있으므로, 경제적인 면에서도 확인대상발명 의약품을 제조할 수 있게 되었으며, ③ 아울러 원고가 확인대상발명 의약품에 대한 판매예정시기를 특허권 존속기간 만료 후에서 등재 후 즉시로 변경하게 되면, 특허기간 만료 전이라도 이 사건 특허발명의 의약품의 약가가 80%로 인하되는 불이익이 발생될 수 있고, ④ 원고가 확인대상발명 의약품에 대한 판매예정시기를 특허권 존속기간 만료 후로 신청한 것은 판매예정시기에 불과하고, 특허기간 만료 후에 곧바로 확인대상발명 의약품을 판매하기 위해 특허기간 만료 전에 확인대상발명 의약품을 제조할 가능성 또는 생동성 시험을 위하여 제조되어 사용 후 보관중인 약을 판촉용 등으로 유통시킬 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로, 피고들은 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명 등의 권리범위에 속하는지 여부를 확인할 이익이 있다고 할 것이다(특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4943 판결). 심판청구인이 청구취지를 ‘확인대상발명은 특허 제00호의 권리범위에 속하지 아니한다’고 기재한 경우에 있어서, 확인대상발명이 특허발명의 모든 청구항에 속하지 않아야 청구인의 목적이 달성되므로 모든 청구항에 대하여 속부여부를 판단하여야 한다. 심판청구인이 ‘확인대상발명은 특허 제000호의 권리범위에 속한다’는 취지의 청구를 하는 경우에도, 장차 일부 청구항이 무효심판에 의하여 일부 무효로 될 수 있으므로 이러한 경우를 대비하여 청구항별로 속부 판단이 요구되는 점, 청구인이 전체 청구항에 대하여 심판 수수료를 지불한 점, 어느 하나의 청구항에 속한다는 인용심결을 받았으나 다른 청구항에 속한다는 확인을 받을 필요가 있는 경우 재차 심판을 제기하여야 한다는 점 등을 고려할 때, 모든 청구항에 대해서 속부여부를 판단하여야 한다.