해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사분석

특허권이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에 특허권자는 침해와 정지 또는 침해예방을 청구할 수 있다(§100①). 특허권자는 금지청구권을 행사할 때에 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 특허발명에서는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공한 설비의 제거, 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다 (§100②). 폐기에 대한 청구는 특허권자의 보호를 두텁게 하기 위해 설정된 것으로 이 권리행사는 독립해서 할 수 없으며, 금지청구권에 함께 하지 않으면 안 된다. 금지청구권은 소유권에 기한 반환청구와 같이, 물권적 청구권과 유사한 권리이므로, 권리침해에 대해서 침해자의 고의, 과실을 입증할 필요는 없다. 일본 특허법 제100조 제1항에서는 우리 특허법 제126조와 동일하게 현재 특허권이 침해되고 있는 경우가 아니라도 장래 특허권을 ‘침해할 우려’가 있는 자에 대하여도 침해예방청구를 할 수 있다고 규정하고 있다. 한편, 일본 특허법 제100조 제2항에서는 우리 특허법 제126조 제2항과 동일하게 침해물의 폐기･제거 청구에 대하여 규정하고 있다. 특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다. 청구범위는 하나 이상의 특허청구항으로 이루어지는데 이러한 청구범위의 해석방법은 국가마다 다소간의 차이가 있다. 유럽의 경우는 실질적인 발명의 사상을 보호하기 위하여 청구범위의 확장해석을 인정하는 경향이나, 한국을 포함한 미국 등의 경우는 확장해석을 제한하고 있다. 청구범위의 확장해석을 제한하는 대표적인 원칙으로 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule)을 들 수 있는데 이는 청구범위(독립항)가 복수의 구성요소elements)로 이루어진 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 하나의 발명을 형성하게 되므로, 제3자가 독립항의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허침해에 해당한다고 판단한다. 따라서 독립항의 모든 구성요소 중 일부의 구성요소를 실시하지 않은 경우에는 특허침해에 해당하지 않는다. 특허권침해여부의 판단이란 특허의 보호범위가 침해여부가 문제되는 발명인 침해발명에 미치는가의 여부를 판단하는 작업이다. 특허권의 효력의 본질에 관하여는 전용권으로 규정하고 있는 독일법계와 배타권으로 규정하는 영미법계 사이에 큰 차이점이 존재한다. 그러나 금지권의 범위가 실시권의 범위보다 넓다고 보는 것이 일반적이다. 특허권 침해에서 문제가 되는 부분이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부, 다시 말하면 해당 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부이다. 기술적 범위를 판단하는데 기준이 되는 것은 청구범위의 기재이다. 특허발명의 기술적 범위를 확정하는 기준은 특허법에 명문으로 규정되어 있다. 즉, 일본 특허법 제70조에는 특허발명의 기술적 범위는 청구범위의 기재에 기초하여 정하여야 한다는 규정과 특허발명의 기술적 범위를 정함에 있어서 명세서의 기재 및 도면을 참작하여 청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석할 수 있다고 규정하고 있다. 청구범위에 기재되어 있는 발명만이 기술적 범위에 판단기준이 되어야 한다. 다시 말하면 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명 즉, 발명의 설명 또는 도면에만 기재되어 있는 발명을 특허발명의 기술적 범위의 판단기준으로 해서는 안 된다. 청구범위의 기재와 발명의 설명의 기재가 일치하지 않을 경우 내지 모순하는 경우에는 청구범위에 의거해서 기술적 범위를 정해야 한다. 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 500만엔 이하의 벌금에 처한다(§196①). 특허권침해죄는 친고죄였으나, 1998년(平年10)에 비친고죄로 개정되었다. 특허권침해죄가 친고죄에 속해 있었던 이유는 특허권은 공익성이 강한 상품권과는 달리 사익적 성격 및 인격적인 요소를 갖는다는 것이었다. 그러나 현재 연구개발에 다액의 투자를 요하고 그 성과를 보호하는 특허권의 중요성이 극히 높아지고 있기 때문에 사익이라 하더라도 침해에 의해 권리자가 입는 피해가 지대한 것이라는 사실과 더불어 최근의 연구개발은 기술의 고도화에 따라 개인주체에서 법인주체로 이동하였다고 보아야 할 것이다. 침해가 성립하기 위해서는 그 특허권이 유효한 것이어야 하며, 일반범죄와 같이 ㉠ 범죄구성요건에 해당할 것(대상물이 특허발명의 기술적 범위에 속할 것 등), ㉡ 위법한 행위일 것, ㉢ 행위자에게 책임이 있을 것이 필요하다. 침해자에게 책임이 있다고 말할 수 있기 위해서는 행위자에 책임능력이 있어야 하며, 침해자에게 고의가 있어야 한다. 특허권자 또는 전용실시권자로부터 경고서를 받은 이후의 행위에 대해서는 특별한 사정이 없는 고의는 조각되지 않는다. 한편, 특허법상 침해죄는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자를 처벌하는 친고죄로, 우리나라의 경우 직접침해 이외 간접침해 행위(침해 행위로 보는 행위-특허법 제127조)는 범죄를 구성하지 아니한다. 우리나라는“침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제가 되나, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙상 부정하는 것이 타당할 것이다. 즉, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니’라고 볼 것이다. 한편, 일본의 경우 직접침해죄는 물론 이와는 별도로 간주 침해행위의 형을 규정하였다는 점에서 침해에 대한 보다 강력한 보호를 취하고 있다. 반면, 미국의 경우 징벌적 손해배상제도가 있고 형사적 처벌은 없다. 특허법은 처벌규정을 정함에 있어 고의를 그 요건으로 하고 있다. 벌칙의 적용에는 형법총칙 규정이 당연히 적용되므로 특허법상 과실범의 규정이 없는 이상 고의범만 처벌된다(형법 제13조). 침해죄가 성립하기 위해서는 행위자에게 고의가 있어야 한다. 특히 불확정적 고의의 하나인 미필적 고의가 인식 있는 과실과 어떻게 구별되느냐에 대해 통설은 용인설을 취하고 있으며, 판례도 “미필적 고의라 함은 범죄사실의 발생 가능성을 불확실한 것으로 표상하면서 이를 용인하고 있는 경우를 말하고, 미필적 고의가 있었다고 하려면 범죄사실의 발생 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 범죄사실이 발생할 위험을 용인하는 내심의 의사가 있어야 한다”고 하여 같은 입장을 취하고 있다. 일반 형법에서 말하는 위와 같은 ‘고의’의 의미가 특허의 침해죄에서만 달라진다고 볼 근거는 전혀 없기 때문에, 침해죄가 성립하기 위해서도 침해사실의 인정에 나아가 침해자가 침해라는 사실을 알고(또는 적어도 이를 용인하고) 실시하였다는 점이 입증되어야 한다. 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(§225①). 특허법에 특별히 규정된 것을 제외하고는 형법이 적용된다(형법 제8조). 특허권의 침해는 정당한 권한 없이 타인의 특허발명을 업으로서 실시하는 것을 말한다. 따라서 정단한 권한이 있거나 특허권의 효력이 제한되는 경우에는 특허침해를 구성하지 아니하며, 업으로서의 실시가 아닌 경우 및 실시행위의 개념에 포함되지 않는 경우도 특허침해를 구성할 여지가 없다. 특허권 침해죄로 처벌하기 위해서는 유효한 고소가 있어야 하는데, 고소 이후에 특허에 대한 무효심결이 확정되면 무효인 특허에 기한 고소로서 하자가 생기게 된다. 판례는 “특허법 제225조 제1항 소정의 특허권 침해죄는 피해자의 고소가 있어야 논할 수 있는 죄인바, 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우에 해당되지 아니하는 한 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효심결 확정 전의 고소라 하더라도 그러한 특허권에 기한 고소는 무효심결이 확정되면 고소권자에 의한 적법한 고소로 볼 수 없다 할 것이고, 이러한 고소를 기초로 한 공소는 형사소송법 제327조 제2호 소정의 공소제기의 절차가 법률의 규정에 위반되어 무효인 때에 해당한다”고 판시하였다.