2017 산업재산권판례연구논문공모전우수 논문집

생명공학 등의 발달로 새로운 제조방법으로 새로운 합성물 및 신물질이 다수 발명됨에 따라 ‘물질을 제조방법으로 기재하는 PbP 청구항’의 보호의 필요성이 높아지고 있다. 이에 반하여 물건의 구조나 특성을 기재하지 않고 제조방법으로 기재하는 PbP 청구항은 그 청구범위가 불명확하므로 PbP 청구항의 보호를 강화할수록 특허청구범위의 공시기능은 약화된다. PbP 청구항을 특허대상으로 인정한다는 의미는 공시기능이 다소 부족하여 제3자에게 불측의 손해가 발생할 수 있음에도 불구하고 새로운 기술영역에서의 기술발전을 진흥시키는 것에 더 무게를 두고 있는 것으로 보인다. 이러한 특허정책적 판단과 대법원의 PbP 청구항의 해석 방법의 결과로 인한 청구항의 공시기능의 다소의 결여는 거절사유에서 제외되는 배려를 받고 있다. 특허법 제42조 제6항에서 물건의 구성요소를 구조나 특성으로 직접 특정하지 않고 제조방법에 의하여 기재하는 것을 허용하고 있으며 ‘~방법으로 제조된 물건’, ‘~ 공정에 의해 제조된 화합물’ 등의 형식으로 기재되는 ‘물건의 발명’을 Product-by-Process 청구항(줄여서 PbP 청구항) 또는 제법한정물건 청구항이라고 부른다. PbP 청구항에는 물건을 직접적으로 특정하는 것이 가능함에도 제조방법에 의해서 특정하는 청구항 뿐 아니라 물건의 구조와 함께 그 구조의 일부가 제조방법으로 대체되어 특정되어 있는 청구항도 포함된다. 일례로, ‘96℃~99℃의 온도에서 2~3시간 동안 인삼을 증숙시킨 후 건조하는 과정을 9번 수행 하여 사포닌 함량이 증가된 홍삼을 유효성분으로 함유하는 홍삼차’를 청구한 PbP 청구항은 유효 성분인 홍삼의 사포닌 함량은 그 제조방법에 의해 특정되는 홍삼차라는 ‘물건의 발명’이다. ‘필요성의 원칙’은 물건을 제조방법으로 특정할 수밖에 없는 경우에 한해 PbP 청구항을 특허허여 대상으로 보는 PbP 청구항의 특허요건 판단 기준이며 부진정 PbP 청구항은 특허허여 대상에서 제외하고 진정 PbP 청구항만 특허허여 대상으로 본다. 필요성의 원칙을 취하는 나라는 유럽과 일본이다. PbP 청구항의 특허성립성 판단의 기준으로, 유럽은 물건을 구조적으로 특정하는 것이 어려운 사정, 일본은 불가능하거나 또는 대략 현실적이지 않다는 사정이 존재하는가를 적용하고 있다. 한편으로, ‘명확성의 원칙’은 물건을 제조방법으로 특정하더라도 그 청구항의 기재가 명확성 요건을 만족하면 PbP 청구항을 특허허여 대상으로 보는 PbP 청구항의 특허요건 판단 기준이며 진정·부진정 PbP 청구항 모두 특허허여 대상으로 본다. 명확성의 원칙을 취하는 나라는 한국과 미국이다. 한국은 2007년 개정법에서 특허법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항을 신설함으로써 필요성의 원칙에서 탈피하여 명확성의 원칙이 완전히 정착되었고, 미국은 오랜 기간 많은 판례를 거쳐 ‘제조방법 기재의 필요성’으로부터 ‘발명이 특허법에 따라 명확하게 기재되었는지 여부’로 변경되었다. 일반적으로 청구항의 기재는 특허권의 배타적 효력에 의하여 제3자가 권리자의 허락 없이는 실시할 수 없는 범위를 명확히 하는 공시기능이 있고 이를 통하여 발명의 공개를 장려하고 있다. PbP 청구항은 특허요건 판단이나 권리범위 속부 판단에서 특허청구범위가 구조나 성질로 명확히 특정되지 않아 특허청구범위에 대한 제3자의 신뢰 보호/법적 안정성의 저하로 제3자가 불측의 불이익을 당하는 문제가 발생할 수 있다. PbP 청구항은 그 기술적 특징을 제조방법으로 기재하고 있으나, PbP 청구항의 본질은 ‘물건의 발명’이고, ‘물건의 발명’의 신규성·진보성의 판단대상은 그 청구대상인 최종 물건이다. PbP 청구항의 제조방법은 최종 물건의 구조나 성질에 투영되어 최종 물건에 이미 반영되어 있으므로 그 제조방법이 상이하더라도 PbP 청구항의 최종 물건이 신규성 등의 특허요건을 만족하면 그 PbP 청구항은 신규성 등의 특허요건을 만족한다고 봐야 한다. 일본 최고재판소는 특허침해 판단단계에서 첫째, 특허 등록된 PbP 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건과 동일한 구조나 특성을 갖는 물건발명으로 해석한다고 하여 물동일성설에 의한 해석법을 채택하였고, 둘째, PbP 청구항을, 출원 시에 해당 물건을 그 구조나 특성으로 직접 특정하는 것이 불가능하거나, 비현실적인 사정이 존재하는지 여부에 따라 진정 PbP 청구항과 부진정 PbP 청구항으로 나누고 ‘불가능 또는 비현실적인 사정’이 존재하지 않는 부진정 PbP 청구항은 특허법 제36조 제6항 제2호(명확성 요건)에 의해 거절 또는 무효사유가 있다고 보았다. 일본은 특허요건 판단단계에서 부진정 PbP 청구항은 명확성 요건을 위배한 것으로 간주하여 특허 등록을 원천적으로 차단하여 특허침해 판단단계에서 부진정 PbP 청구항의 권리범위 해석에 대한 어려움을 해결하고자 하고 있다. 물동일성설은 PbP 청구항의 본질이 ‘물건’이라는 관점에서 시작한다. 물건의 구조 및 특성과 직접적 관련이 없는 제조방법은 청구항 해석 시 고려할 것이 아니라는 것이다. 따라서 물건의 청구항인 이상 PbP 청구항의 특허권 역시 물건으로서의 권리를 향수하고, 물건으로서의 동일성이 있는 한 그 제조방법뿐만 아니라 다른 제조방법에 의해 제조된 물건에도 그 권리가 미 친다고 해석한다. 따라서 물동일성설에 의하면 PbP 청구항의 신규성, 진보성, 특허침해의 판단 기준은 제조방법에 의하여 구애되는 것이 아닌, 물건 그 자체를 판단기준으로 하게 된다. 물동일성설에 따라 만약 신규발명의 제조방법이 신규성, 진보성이 있고 이에 대한 권리를 인정받고 싶다면, 이때는 물건 발명으로 권리를 청구할 것이 아니라 방법 발명의 형태로 청구항을 작성해야 하는 것이다. 침해 판단은 유럽특허청이 아니라 각 회원국 법원의 소관사항이고 회원국마다 상이하므로 침해 판단 시 PbP 청구항의 해석과 관련하여 통일되지 있지 않다. 영국 대법원은 Kirin-Amgen v. Hoechest 사건에서 침해 판단을 하면서 재조합 조혈소(recombinant erythropoietin, rEPO)에 관하여 제조방법으로 한정하여 제조된 물건으로 권리범위를 확정하는 제법한정설을 취하여 미국의 제법한정설과 같이 권리자의 기여 부분에 비하여 지나 치게 좁은 권리범위를 부여하는 불합리가 발생할 수 있으며, 독일은 Tetraploide Kamille 사건에서 PbP 청구항이 다른 일반 물건 청구항과 같이 절대적 효력을 가지되, 청구항에 기재된 제조 방법이 그 물건에 미치는 특별한 작용효과가 보호범위를 정함에 있어서 고려될 뿐인 것으로 보아 물동일성설을 채용하여 청구범위의 공시기능이 제대로 작동 못할 수도 있다.