2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

대법원은 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력이 없는 표장과 결합한 상표라고 할 지라도 결합으로 인해 본래의 현저한 지리적 명칭 등이 아니라 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하지 않는다면 식별력을 취득했다고 볼 수 없다는 태도룰 고수하여, 사용에 의한 식별력의 취득을 비교적 엄격하게 규정하고 있다. 이때 사용에 의한 식별력이 인정되기 위해서는 구체적으로 그 상표가 수요자간에 누구의 상표인지 현저하게 인식될 수 있다는 것이 증거에 의하여 명확해야 한다. 어떤 상표가 식별력이 있는지 여부는 “그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다.” ‘서울대학교’ 명칭의 사용기간, 대학 졸업생 및 석·박사 졸업생의 수, 입학지원 현황, 서울대학교의 운영 현황, 학술회의 등의 개최, 국내외 학술논문의 수, 인터넷 포털 사이트에 노출된 수 등을 고려하여 보면, ‘서울대학교’는 단순히 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 상표가 결합하여 식별력이 없다고 볼 것이 아니라, 사용에 의하여 일반 수요자들에게 누구의 상표인지 인식될 수 있는 상태에 이르렀고, 따라서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 해야 할 것이다. 정리하자면 유럽 상표심사기준은 해당 상표가 두 개의 기술적인 명칭들의 결합으로 구성된 것일 경우, 문법적으로도 통상 사용과 다르지 않은 구조로 결합 및 나열되고 있고 실제로 그 구성 부분들의 기술적인 의미로 이해된다면 그 상표는 거절되어야 한다고 보고 있다. 두 개의 명칭들이 그들의 기술적인 의미 속에서 새로운 기술적인 의미를 창조하거나, 또는 상호간의 기술적인 의미를 강화시킬 때도 이는 적용된다. 다시 말해 식별력이 없는 부분들이 결합된 결합상표가 ‘새로운 관념’을 창조하더라도 그것이 그저 ‘새로운 기술적인 의미’일 뿐이라면 식별력이 없다는 것이다. 예로 들어 지정상품을 요구르트로 출원된 "Biomild" 상표는 부드럽고(mild), 유기적인(organic) 요구르트를 언급하는 것으로서 거절되어야 한다고 유럽사법재판소 및 공동체상표청에서 판단하고 있다. 우리 판례가 새로운 관념을 만들어내면 식별력을 인정하는 것과 달리, 유럽은 새로운 기술적 의미를 창조하는 경우를 식별력이 인정되는 것에서 제외됨으로써 보다 세부적이고 명확한 기준을 보이고 있는 점은 참고해볼 만한 점이다. 단 해당 상표가 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 그 결합의 독특한 특성 때문에 그 용어가 구성부분들의 결합이상의 결과를 초래하면서, 구성된 요소들에 의하여 주어진 의미의 단순한 결합에 의해서 생산되는 것을 벗어나기에 충분한 인상을 창조한다면 상표는 등록될 수 있을 것이다. 유럽에서 거절된 지리적 명칭이 포함된 상표들로는 MunichFinancialServices, GOLF USA 등이 있다. 그러나 EUROCOOL, EUROHYPO는 지정상품 또는 지정서비스와 관련하여 수요자들에게 충분히 식별력을 제공할 수 있다고 보아 등록되기도 하였다. 지금까지 대법원은 “새로운 관념을 낳거나 새로운 조어를 형성하지 아니하는 한”현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 표장이 결합한 상표의 식별력을 인정할 수 없다는 태도를 고수해오고 있다. 그러나 이때 ‘새로운 관념’이 무엇인지에 대해서 대법원은 명확하게 제시하지 않아, 그 모호성이 문제가 된다. 이 모호성으로 인해 어떤 상표는 새로운 관념에 의해 식별력을 취득하여 등록이 되고 어떤 상표는 등록되지 않는다 하면, 이는 법적 안정성을 침해하는 것이 될 것이다. 이 사건에서 대법원은 단순히 ‘서울에 있는 대학교’가 아니라 ‘서울’과 ‘대학교’가 불가분적으로 연결되어 ‘서울시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 형성되었다고 보았지만, 과연 여기서 제시하는 ‘서울시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’를 새로운 관념으로 볼 수 있는지 의문이 든다. 서울대학교 같이 법률에 제3자의 (유사)명칭 사용이 금지되고 주지·저명의 정도를 넘어 일반인 누구에게나 인식된 경우에 상표등록이 가능하도록 한 결론이 구체적인 타당성을 갖추었다고 하더라도, 그와 같이 예외적인 사안이 아니라 상표 사용의 결과 특정 지정상품에 대해서만 주지·저명의 정도로 식별력을 획득한 경우에 대해서 대상판결의 취지가 동일하게 적용된다고 보기는 어렵다. 특히 상표법 제6조 제1항 제4호가 적용되지 않더라도, 상표법 제6조 제1항 제7호 해당여부를 판단해야 하고, 상표법 제6조 제1항 제7호는 사용에 의해 식별력을 획득한 경우라면, 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 입증해야 하는데, 상표 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 것을 상표법 제6조 제1항 제7호에 관하여 달리 취급해야 할 일반적인 논거를 대상판결이 제공해주지 않는다. 위와 같이 각 대학의 상업 상품화를 위한 상표를, 대학의 이름만이 표시된 상표와 분리하는 것은 또 다른 효과를 낳을 수도 있다. 만일 그 학교의 이름만 적혀있는 상표로 생산을 한다면 일반 수요자들에게는 그 상품, 서비스가 학교와 밀접하게 관련이 있는 것으로 인식되는 것이 보통일 것이다. 그러나 대량 생산을 기본으로 하는 자본주의 시스템상, 상업화를 하게 되면 다양한 기업과의 협력 등이 뒤따르게 된다. 그 과정에서 각 상품들은 소비자들이 상표를 보고 기대하는 만큼의 순수한 학교에 대한 대표성을 유지하지 못하게 될 수도 있다. 가령 명문대학이 연구에 아주 약간만 참여했음에도 불구하고 판매 진작 효과를 노리기 위해 명문대학의 상표를 표기하는 것과 같은 일이 벌어질 수 있다. 또한 상표권은 양도 등이 가능하기 때문에 상업적으로 기업들에 의해 활용될 가능성도 없다고 볼 수 없다. 따라서 이와 같이 문양을 추가하거나 문구를 바꾸어 각 대학교들의 상품 판매를 위한 상표를 새로 출원하는 것 역시, 상표권을 인정받을 수 있는 것은 물론이고 상거래 상으로도 바람직한 방법이 될 수 있다고 판단된다. 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받으려는 사항을 기재한 청구항이 ‘발명의 설명’에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 ‘발명의 설명’에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 ‘발명의 설명’에 통상의 기술자가 그 발명의 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.