국가지식재산위원회 연차보고서 2016

2016년 7월 11일, USPTO는 새로운 최종거절결정 후의 심사 시범 프로그램인 ‘Post-Prosecution Pilot program(이하 ‘P3’)’을 시행한다고 발표하였다. P3은 특허심사 절차 개선을 위하여 기존에 시행되고 있던 ‘After Final Consideration Pilot 2.0 program(AFCP 2.0)’과 ‘Pre-Appeal Brief Conference Pilot program’을 조합하여 보완한 것이다. P3은 최종거절통지를 받은 출원인이 일정한 요건을 갖춘 신청서를 제출할 경우, 그 출원인에게 심사관 협의체와의 면담(직접면담・전화통화・화상회의) 기회를 제공하고 심사관 협의체에 의하여 해당 특허출원에 대한 특허허락 여부를 판단 받을 수 있도록 하는 것을 내용으로 한다. USPTO는 PTAB에 제기되는 불복심판 및 계속심사청구(Requests for Continued Examination) 감소를 위해 동 프로그램에 대한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 프로그램의 개선을 추진할 계획이다. AIA에 의해 새롭게 도입된 특허무효심판인 「당사자계 무효심판(Inter Pates Review, 이하 ‘IPR’)」, 「등록 후 무효심판(Post-Grant Review, 이하 ‘PGR’)」, 「영업방법 특허에 대한 무효심판(Covered Business Method Patents Review, 이하 ‘CBMR’)」은 특허소송보다 신속하고 비용이 저렴하다는 점, 특허무효심판 절차가 개시될 경우에 심판대상 특허 청구항이 무효로 판단될 가능성이 높다는 점 등 장점이 많아서 특허의 무효를 다투는 절차로 활발히 이용되고 있다. 현재, IPR 등의 청구 건수는 당초 USPTO의 예상치를 훨씬 웃도는 것으로 나타났다. USPTO에 따르면 2012년 9월 16일(AIA에 따른 특허무효심판 시행일)부터 2016년 7월 31일까지 IPR・PGR・CBMR의 누적 청구 건수는 총 5,359건을 기록하였고, 그중 IPR이 약 91%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 2014년 6월 이후, 월별 IPR 청구 건수는 96~184건, 분기별 청구 건수는 400~450건을 유지하고 있으며, 최근 IPR 개시율은 약 65~66 %를 기록하고 있어 IPR 청구 건수 및 개시율 모두 안정 수준에 접어든 것으로 보인다. 동 법안은 2016년 3월 22일 미국 Tony Cardenas 하원의원이 특허괴물이 미국 국제무역위원회(ITC)에 대하여 고발을 남용하는 것을 제한하기 위하여 Blake Far-enthold 하원의원과 공동으로 발의한 법안이다. 2006년 이전에는 특허주장기업(Patent Assertion Entity, 이하 ‘PAE’)이 「관세법」에 근거하여 ITC에 고발장을 제출하는 경우가 거의 없었으나 2006년부터는 상황이 크게 변화하여 2012년 기준으로 ITC 조사의 39%가 PAE에 의해 실시되었다. PAE의 남용적인 특허소송 및 고발이 미국 경제에 장애가 되고 있을 뿐만 아니라 혁신을 저해한다는 지적이 계속되자, ‘특허괴물’로도 명명되는 PAE가 「관세법」을 악용하여 ‘ITC의 지식재산권 침해에 대한 조사 제도’를 남용하는 것을 방지하기 위한 방안이 모색되었다. 동 법안은 ‘ITc에 지식재산권 침해로 인한 조사를 요청하기 위해서는 제품의 개선 등 특허에 대한 이해관계가 있어야 함’을 PAE에 요구하고 있다. 또한 ITC가 지식 재산권 침해에 근거한 조사를 실시하는 경우, 최종 결정을 할 때 ‘공공의 이익’이라는 요건을 고려하도록 규정하고 있다. AIA 시행 후 특허소송의 풍경은 많은 변화를 보이고 있다. 특허침해소송 청구 건수는 2009~2013년 증가하다가 그 이후 감소세를 보이고 있으며, 특허소송 중 확인 판결(declaratory judgment)을 구하는 소송 비율 또한 2011년 AIA 시행을 기점으로 급락하였다. 아직 2016년 전체 특허소송 건수가 집계되기 전이기 때문에 확언할 수 없으나, 2016년 상반기에 제기된 특허소송 건수는 총 2,212건으로 전년 동기대비 감소한 것으로 나타나, 하반기에 큰 반동이 없다면 2016년에도 특허소송 감소세를 이어갈 것으로 전망된다. 또 한 가지 특징적인 점은 2016년 4월과 5월에는 각각 450건 이상의 특허소송이 제기된 반면, 6월에는 370건의 특허소송만이 제기되었다는 점이다. 이는 「연방민사 소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, 이하 ‘FRCP’)」의 개정 이후 불안정한 모습을 보이던 특허소송이 안정화되어가는 것으로 풀이된다. 2015년까지 특허소송체계가 이원화되어 소송처리가 지연되고 판결의 전문성과 효율성에 한계가 있다는 지적이 제기되어왔다. 이에 2015년 11월 12일 산업재산권 및 품종보호권 관련 소송의 항소심을 특허법원으로 집중시키는 법안이 통과되어 「법원 조직법」 및 「민사소송법」이 개정되었고, 지재권 침해소송의 관할집중 제도가 2016년 1월 1일부터 시행되었다. 종래 특허법원과 고법・지법 항소부가 각각 담당하던 특허 등 지식재산권 심결취소소송과 침해소송의 2심을 특허법원으로 집중시키고, 특허 등 침해소송의 1심을 전국 지방법원・지원에서 고등법원 소재지 5개 지방법원(단, 서울중앙지법은 중복관할 인정)으로 집중시키게 된 것이다. 본 제도를 조속히 현장에 정착시키고, 특허소송대리 전문성 강화를 위해 법령을 개선하는 등 지재권 소송제도 및 법률 서비스가 보다 전문적이고 신속하게 처리될 수 있도록 추진할 것이다. VENUE Act는 2016년 3월 17일 미국 Jeff Flake 상원의원이 Cory Gardner 상 원의원, Mike Lee 상원의원과 공동 발의한 법안으로, 최근 미국 특허소송에서 성행하고 있는 포럼쇼핑(forum shopping)을 제한하고 특허소송의 관할권을 확립하는 데에 초점을 맞추고 있다. 이는 포럼쇼핑이 등록특허에 대한 엄격한 심사를 옹호하는 미국 특허정책의 방침을 저해하고, 특정 법원의 특허소송 집중 형상을 심화시킨다는 비판에 따른 것이다. 동 법안은 「미국 연방 사법부 및 사법절차법(28 U.S.C.)」에 규정된 특허소송의 관할권 설정에 관한 내용을 삭제하고, 특허침해에 관한 민사소송의 재판적(venue)을 원고 또는 피고의 물리적 설비(physical facilities)의 소재지로 제한하는 것을 주요 내용으로 한다. 즉, 동 법안은 「미국 연방 사법부 및 사법절차법」에서 “특허침해에 관한 민사소송은 피고가 거주하고 있는 곳을 관할하는 법원 또는 피고의 침해 행위가 있고 지속적이며 상설적인 영업소가 소재한 곳을 관할하는 법원에 제기할 수 있다”는 내용을 삭제하고 재판적 설정에 ‘물리적 설비’의 요건을 강조하고 있다. 동 법안을 지지하는 입장에 따르면 “포럼쇼핑은 사법 자원 낭비, 혁신 비용 증가, 특허법 제도의 일관성 및 정당성에 대한 신뢰 손상 등 미국 사회에 측정 불가능한 피해를 끼치고 있다”고 지적한다. “몇몇 법원에 집중된 특허소송은 특허제도에 악영향을 미치고 있는바, 미국 의회는 공정하고 합리적이며 균형 있는 특허법 제도로의 회복을 위해 특허소송 관련 재판적 규정의 개정을 고심하여야 할 필요가 있다”는 의견을 밝혔다. 반면, 일부에서는 “일반적인 민사소송의 규정에 반하여 특허권자를 과도하게 제한하는 것”이라고 밝히면서 “2011년 「특허법」 개정 및 판결에 따라 최근 특허제도는 특허권을 약화시키는 방향으로 변화했다는 점을 감안할 때, 의회는 특허권을 더욱 더 약화시키는 내용의 추가적인 법 개정에 대하여 신중한 입장을 취하여야 한다”는 주장을 피력하고 있다. 이들은 VENUE Act가 “원고는 피고의 특허법 위반 행위가 있었던 곳에서 소송을 제기할 수 있다”는 확립된 규정을 무력화시키고, 특허권자의 소송비용을 증가시키는 등의 문제를 야기할 수 있다고 지적했다.