2017 심판편람

권리범위 확인심판을 청구하면서 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물 사진을 첨부하거나 상품명․제품번호(이하 ‘상품명 등’이라 한다) 등을 기재하여 확인대상발명이 특정될 수 있다면, 추후 특정된 확인대상발명과 동일한 범위 내에서 설명서 및 도면의 기재를 부가․삭제․변경하는 보정은 요지변경이 아니다. 즉, 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명 등을 기재하는 경우, 그 실물사진 및/또는 상품명 등이 청구취지로서의 확인대상발명으로서의 특정요건을 갖추고 있다면, 즉 ‘사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정된다면’ 확인대상발명의 설명서 및 도면을 그와 같이 특정된 실물사진 및/또는 상품명 등과 동일하게 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 하는 구성부분을 부가․ 삭제․ 변경하는 것이어서 요지변경이 아니다. ① 특허(실용신안등록)청구범위에 기재된 2이상의 청구항에 관한 무효심판 및 권리범위 확인심판청구는 청구항마다 취하할 수 있다(특§161②, 실§33). 그러나 특허(실용신안등록) 청구범위에 하나의 청구항으로 기재되어 있는 것의 일부(예 : 청구항 제1항에 발명 A 또는 발명 B로 기재되어 있는 경우에 발명 A만)에 대하여는 취하할 수 없다. ② 디자인등록의 무효에 대하여는 일부취하를 할 수 없다. 다만, 복수디자인등록의 경우에는 일부취하가 가능하다. ③ 지정상품이 2이상 있는 경우의 상표등록 또는 지정상품 추가등록의 무효심판, 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판, 상품분류전환등록의 무효심판은 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다(상§148②). 그러나 불사용취소심판을 포함한 상표등록취소심판에 대하여는 심판청구의 일부를 취하할 수 없다. 한편, 권리범위확인심판의 경우, 2016. 2. 29. 전부개정법(2016. 9. 1. 시행)은 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우 지정상품마다 청구할 수 있도록 규정하면서도 일부 지정상품에 대한 심판청구취하에 대하여는 규정하는 바가 없어, 권리범위확인심판에서도 일부취하는 인정되지 않는다. 구술심리 중 청구인이 청구취지를 일부취하하는 경우 심판장은 피청구인에게 동의 여부를 질의한다. 피청구인이 동의하면, 심판장은 청구취지가 일부취하되었음을 확인하고 심판사무관에게 조서에 기재할 것을 명한다(또는 현장에서 바로 청구취지일부취하서와 동의서를 작성하여 제출할 수도 있다). 구술심리기일 종료 후 심판사무관은 조서에 청구취지가 일부취하 되었음을 기재한다. 조서를 작성할 때까지 청구인이 청구취지일부취하서를 제출하지 아니한 경우, 심판사무관은 청구취지일부취하서를 작성하여 주심심판관과 심판장의 결재를 받아 이를 직권으로 생성한다(방식담당자는 방식화면에서 청구취지 일부취하서를 수리하고, 심판이력에서 청구의 취지를 일부변경 후 등록과와 양 당사자에게 심판청구일부취하통보서를 발송한다). 이후 청구인이 동일한 청구취지일부취하서를 제출할 경우에 방식담당자는 구술심리기일에 이미 취하되었다는 사실을 알리고 반려한다. 당사자계 심판에 있어 답변서 제출 후에는 상대방의 동의를 얻지 아니하면 심판청구를 취하할 수 없으므로 취하서 제출일과 답변서 제출일을 확인하여, 답변서가 제출된 상태라면 피청구인의 동의서가 첨부되어 있는지 확인한다. 동의서에는 심판번호, 피청구인의 성명, 주소, 인감(인감증명서) 또는 서명이 표시되어 있어야 한다. 답변서와 취하서가 동시에 제출되었을 경우에는 피청구인이 심판청구에 대해 능동적으로 대처를 하겠다는 취지이므로 동일자 접수된 취하서는 반려를 하고 동의서를 첨부하여 제출하도록 한다. 피청구인(공동권리자)이 2인 이상인 경우는 전원의 동의를 받아야 한다. 다만 피청구인 중 1인만이 답변서를 제출하였을 경우는 답변서를 제출한 1인만의 피청구인(권리자)으로부터 동의서를 받아도 심판청구 취하는 가능하다(특§161①, 실§33, 디§149①, 상§148①). 취하서의 제출이 지정대리인 또는 위임에 의한 대리인(특허관리인 포함)에 의하여 된 경우는 취하에 관한 특별위임사항이 지정서 또는 위임장에 기재되어 있는지(특§6, 실§3, 구실§3의2, 디§7, 상§7)를 확인한다. 당사자가 재외자로서 특허법 제5조에 의하여 선임된 자(특허관리인)가 취하서를 제출한 경우에는 위임장에 취하에 관한 특별위임사항의 기재가 없어도『일체의 절차에 관하여‥‥』와 같은, 일반적인 위임사항의 기재가 있으면 취하를 인정한다(특§5②, 실§3, 디§6②, 상§6②). 당사자계 심판에 있어서 그 권리등록원부에 등록되어 있는 특허관리인1) (특§5, 실§3, 디§6, 상§6)이 취하서를 제출한 경우는 위임장이 첨부되지 않아도 취하를 인정한다. 청구인이 청구를 취하함에 즈음하여 피청구인 대리인에게 그 절차를 위임하고, 그 대리인이 취하서 및 동의서를 작성하여 제출하는 것은 민법 제124조에서 금지되어 있는 쌍방대리에 해당하는 것으로 볼 수 있으나 쌍방대리는 무권대리의 일종으로 다룰 문제이므로 당사자가 사전 허락이나 추인하면 그 하자는 치유된다. 따라서 위와 같은 경우 취하를 인정하여도 좋을 것이다(신민사소송법, 이시윤저, 168쪽 참조: 제3판). 출원서에 첨부한 명세서 및 도면(상표, 지정상품 포함) 등에 대하여 출원공고결정등본 또는 등록결정통지서의 송달이 있기까지는 일정한 제한 하에서 그것을 보정할 수 있으나, 그 보정이 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로서 각하된다(2001. 2. 3. 개정 이전의 특§51①, 디§49, 상§17). 이 보정각하결정에 대해서 불복이 있는 자는 그 각하결정등본의 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있으며, 이를 보정각하결정에 대한 불복심판이라 한다(디§119, 상§115, 구특§51). 출원인에게 보정각하결정에 대한 불복의 기회를 보장하고 특허청에는 보정각하결정에 대한 시정의 기회를 제공하여 심사의 공정성과 완전성을 기할 수 있도록 하기 위하여 마련된 제도이다. 한편, 특허 및 실용신안에 대한 보정각하결정 불복심판은 폐지되었으므로, 특허는 2001. 6. 30. 이전 출원, 실용신안은 1999. 6. 30. 이전 출원에 대해서만 보정각하결정 불복심판을 청구할 수 있다(이후 출원에 대한 보정각하에 대해 불복이 있는 경우에는 거절결정불복심판에서 다툴 수 있다). 원고의 이 사건 심판청구서의 청구이유에는 2001년 6월 1일자 보정각하결정에 대하여 불복한다는 내용이 담겨있고, 원고는 이 사건 심판청구서에서 심판청구인, 출원일자 및 출원번호, 고안의 명칭을 특정하고, 서류명에는 “실용신안 보정각하결정 불복심판청구서” 라고 기재하였으며, 사정일자 란에는 이 사건 보정각하결정의 일자인 2001. 6. 1.로 기재하였을 뿐 아니라, 이 사건 출원과 관련하여 이 사건 심판청구가 제기될 때까지 피고에 의하여 이루어진 결정은 이 사건 보정각하결정이 유일한 것이었으며, 특히 원고가 법률전문가인 변호사나 변리사를 심판청구의 대리인으로 선임하지 아니한 점 등을 고려하여 보면, 원고가 그 불복심판청구서의 청구취지란에 기재한 “원사정을 파기한다. 1998년 실용신안등록 출원 제24377호는 이를 등록사정한다라는 심결을 구함.”이라는 기재는 이 사건 보정각하결정의 취소를 구하는 것으로 볼 수 있을 것임에도 특허심판원이 석명권을 행사하여 원고에게 청구의 취지를 분명히 하도록 하여 이를 바로 잡게 하지 아니하고 위 심판청구서상의 청구취지 기재의 문면에만 치우친 나머지 원고의 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여 각하한 것은 위법하다고 판단하였다.