해외지식재산권 보호가이드북 독일편

항소법원이 상표의 유사성 판단은 대비되는 상표의 그때마다의 전체적 인상에 맞추어야 한다는 표지법을 지배하는 원칙에 근거를 두어야 한다고 본 것은 정당하다. 이 경우 후행표지의 전체적 인상은 구체적인 충돌상황과는 독립하여 그 상표자체의 형상에 의하여서만 판단되어야 한다; 이 경우에 있어서는 제3의 상표가 어떠한 형상을 하고 있는가의 문제는 원칙적으로 중요하 지 아니하다. 항소법원이 피소상표의 전체적 인상을 결정한 것은 법률상의 하자로부터 자유롭지 못하다. 항소법원은, 피고상표의 구성부분 “ZDF”가 현저히 높은 주지도를 갖고 있고, 이에 따라 관련 거래업계(angesprochenen Verkehrskreisen)에 의하여 중요하게 느껴지기 때문에, 피고의 상표는 주로 구성부분 “ZDF”부분에 의하여 각인 된다는 가정에 근거를 두고 있다. 거래자는 패션부문(Modesektor)에서와 같이 오락부문(Unterhaltungsbranche)에 있어서도 상표와 표제 내 에서 특정한 방송국의 출처에 점점 더 많이 주의를 환기하게 되는 것에 익숙해졌다는 것이다. 상고가 연방특허법원이 “schau”로 번역한 영어단어 “LOOK”의 의미를 전면에 내세우고, 이 의미만을 판단의 기초로 한 것에 대하여 불복하는 것은 정당하다. 이러한 견지에서 국내거래자가 단어상표 “LOOK”를 이러한 의미로만 이해하고 있다는 결론을 허용하는 연방특허법원의 당해 사실인정에는 결함이 있다. 이에는 국내거래자에게 잘 알려진 독일어 번역을 토대로 하여 상표법 제8조 제2항 제1호가 규정하고 있는 바와 같은 식별력이 있다는 단서인 단어 “LOOK”의 다의성을 가정되여야 한다. 그 밖의 연방특허법원의 판시에 의하면, 표지 “LOOK”는 단지 광고관행적이고 표어적 형태로 소비자의 주의를 환기시키고, 이렇게 표지를 부착한 상품에게로 돌리게 하는데 소용이 된다. 연방특허법원은 이와 같이 가정함에 있어서 단어상표 “LOOK”의 다의성을 해당상품과 관련하여 충분히 고려하지 않았다. 왜냐하면 그 의미내용이 어떤 특정한 이해가 최전면에 두드러지게 나타남이 없이 불명확하다면, 그 표지에 어떤 식별력도 없다고 가정할 수 없기 때문이다. 따라서 출원 상표 “LOOK”의 (구체적)식별력은 당해상품과 관련하여 부정될 수 없다. 순전히 출원상품의 기술에만 국한된, 책과 브로셔와 관련하여 출원된 단어상표 “Bücher für eine bessere Welt”와 식료품과 관련하여 출원된 단어상표 “marktfrisch”와는 달리, 표지 “LOOK”에서는 당해상품과 관련하여 기술적인 표현을 추단할 수 없다. 다른 사실인정은 연방특허법원도 내리지 않았다. “Today” 사건의 판결에서 연방대법원은 속내의, 치아세정용 컵, 안전면 도기의 날, 작은 가죽제품과 같은 생활용품을 위한 출원상표의 식별력을 부정하였다. 이 소송에서 내려진 사실인정에 따르면, 관련 거래업계는 단어 “Today”를 이것이 부착된 상품과 함께 유행에 있으라는 권유로 이해하였다. 당해 조항이 규정하는 바와 같은 식별력이란 거래자에 의하여 한 기업의 상표가 사용된 상품이나 서비스업과 관련하여 다른 기업의 그것과 비교하여 파악되는 식별수단으로서, 상표에 내재하는 (구체적) 적합성이다. 왜냐하면 상표의 주 기능은 상표와 함께 특성이 허여된 상품 또는 서비스업의 출처의 동일성을 보증하는 것이기 때문이다. 이에는 원칙적으로 관대한 기준이 가정되어야 한다. 다시 말하면 아무리 약한 식별력이라 할지라도 보호장애를 극복하기에 충분한 것이다. 어떤 단어상표가 당해 상품과 관련하여 눈에 띄게 기술적이지 않은 의미내용과 관련될 수 있고, 이것이 그 밖에도 거래자가 － 예를 들면 또한 광고에 동일하게 사용하였기 때문에 － 항상 그 자체로서만 이해하고 식별수단으로서는 이해하지 않는 관용적인 독일어 단어 혹은 잘 알려진 외국단어와 관련이 없다면, 이 단어상표가 전술한 식별적합성과 이에 따른 어떤 식별력도 결하고 있다는 확실한 단서가 없다. 더욱이 원래 일반적으로 긴 단어배열은 식별력이 없을 것이다. 어떤 특정한 공급자의 구체적 출원 상품 및 서비스업을 다른 것과 구별하는 적합성의 징표는 이와 반대로 단어배열의 짧음, 확실한 독창성 및 간결함일 수 있다. 이러한 요소들은 단어배열을 파악하기 쉽고 의미 있는 광고슬로건으로 만들 수 있다. 또한 광고말의 다의성과 이에 따른 해석의 필요성도 충분한 식별력 에 대한 단서를 제공할 수 있다. 이 경우 단어배열의 식별력 평가와 관련한 특성에 관한 요건이 지나치게 강조될 필요는 없다. 원래가 오히려 단순한 말에 있어서도 생산 확인을 위한 적합성이 처음부터 부정될 수는 없다. 따라서 출원표지의 자유사용에 관한 경쟁자들의 이해(利害) 때문에, 식별력에 관한 제한된 요건이 제시되어서는 안 된다고 하는 연방특허법원의 가정에는 동의할 수 없다. 이와 같은 이해는 식별력에 관한 엄격한 요건을 가정하는 것을 정당화하지 못한다. 연방특허법원은 상표법 제107조, 제113조, 제37조와 함께 제8조 제2항 제1호에 의환 보호 장애가 주어진 것으로 판단하였다. 연방특허법원은 “이 국제등록상표는 상표법 제8조 제2항 제1호에 따른 식별력이 없기 때문에 보호될 수 없다. 뚜껑이 열린 시간표시기 및 손목시계딱지와 폭이 같은, 절단된 손목시계줄이 있거나 없는 손목시계딱지의 입체적 표현에는 그 구체적 형상에 있어서 필요한 식별력이 없다. 보호적합성은 출처를 암시하는 독창적인 형상에 의해서만 입증될 수 있으며, 이러한 독창적 형상에 의하여 상품의 “기본형상”과 관련하여 존재하는 자유사용의 필요성과 그 식별력의 부족(die das an der “Grundform” der Ware bestehende Freihalte－ bedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft)이 극복될 수 있다. 상품 혹은 그 부분의 독창성을 입증함에 있어서는, 상품과 그 부분이 상품의 기술(記述)자체를 위한 가장 중요한 수단이며, 상품의 독점으로 말미암아 경쟁자가 그의 생산품을 디자인함에 지장을 줄 위험이 필연적으로 따름과 동시에 어떻든 자유사용의 필요성이란 바로 가까이에 있기 때문에, 엄격한 기준이 적용되어야 한다. 상품의 형상을 나타내는 입체상표의 경우에는, 유럽상표지침 제3조 제1항 b호에 상당하는 상표법 규정과 관련한 연방특허법원의 판결과 유럽상표지침 제3조 제1항 b호와 글자 그대로 일치하는 유럽연합상표규정 제7조 제1항 b호와 관련한 유럽상표청 항고부의 심결에서는, 다른 상표의 경우보다 더 엄격한 식별력요건이 요구된다. 연방특허법원은 식별력에 관한 이와 같은 엄격한 요건의 입증을 위하여, 명백한 자유사용의 필요성과 한편으로는 출처표지에 기여하는 상표법과 다른 한편으로는 디자인의 보호를 시작하는 보호법 특히 디자인법 간의 본질의 차이성 에 초점을 둔다. 유럽상표청 제3항고부도 비슷한 이유로 엄격한 심사기준을 적용하고 독창성에 있어서 기술적 혹은 미적으로 필요한 제품형상을 현저히 능가하는, 충분히 특징적이고 인상적인 형상을 요구한다.