2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

따라서 이 글에서는 무리하게 기존의 판례에서 어긋나는 법리적 해석을 통해 법적 안정성을 무너뜨리는 대신, 이미 만들어져있는 다른 법 조항들의 취지를 살리고 활용도를 높임으로써 대학교 표장을 보호할 것을 제안하고자 한다. 또한 해외 역시 각 대학이 대부분의 지정상품과 지정서비스업에 걸쳐 상표를 출원함으로써 그 대학의 상표권을 보호하는 움직임을 보이고 있지는 않다. 해외에서도 우리나라의 부정경쟁방지법과 유사한 법제로 충분히 유사상표·서비스표를 막을 수 있기 때문이다. 일부 논문에서 대학의 상표권을 적극 인정해야 할 근거로 제시하는 미국의 활발한 대학 상표권 시장은, 주로 기념 티셔츠 등의 대학 기념물을 판매하는 것으로서 대학 자체와 긴밀한 견련성이 없다고 볼 수는 없는 분야들로 이뤄져있다. 실제로 지정 상품 역시 대학 기념품과 관련된 분야로 한정되어 등록되어있는 경우가 많다. 상표법의 부등록 사유(제34조)를 통해 유사상표의 등록을 막을 수 있다면, 부정경쟁방지법을 통해서는 손해배상과 금지청구 그리고 신용회복을 도모할 수 있다. 부정경쟁방지법 제2조 제1항은 “부정경쟁행위”를 정의하는데 그 중 (나)목에서 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위”라는 규정이 나온다. 이에 따라 웬만한 대학의 유사 상표, 서비스표는 부정경쟁행위로 포섭될 것으로 보인다. 어떤 행위가 “부정경쟁행위”로 포섭되면 그에 따라 제4조 금지청구권으로 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리가 생겨나며 제5조에 따라 손해배상을 청구할 수 있고, 제6조에 따라 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다. 제14조의2에서 손해액의 추정을 규정하는데 자세한 조항은 상표법의 손해액의 추정과 거의 흡사하다. 또한 제18조(벌칙) 3항에 따라 부정경쟁행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 제19조 양벌규정을 통해 그 자의 법인이나 고용주도 처벌할 수 있다. 표장 자체로 (새로운 관념이 인정되는) 식별력이 있는 경우와 달리, 사용으로 식별력을 획득했다고 보아 새로운 관념을 인정하는 경우, 그 실질은 상표법 제6조 제2항이 적용되어야 할 사안인데, 새로운 관념이 발생했다는 사실 자체로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 되어 상표법 제6조 제2항을 배제할 수 있는지 문제된다. 대상판결의 담당재판연구관은 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 부분의 결합이 새로운 관념을 발생하는지는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득했는지 판단하기에 앞서, 사용 여부와 무관하게 관념적·객관적으로 내려지는 판단이고, 새로운 관념을 도출하여 식별력을 가지는지에 관한 판단은 지정상품에 대하여 개별적으로 하는 것이 아니라고 보았다. 대상판결은 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추었는지를 판단하는 기준시점은 상표등록을 결정하는 기준시점이고 거절결정 불복심판이 있는 경우 심결시라는 판결(대법원 2012. 4. 13. 선고2011후1142 판결 등)을 인용하였는데, 서울대학교가 수십 년간 해당 명칭을 사용하지 않았다면, 과거이든 현재이든 새로운 관념이 발생했다고 볼 수 없는 점에서 심결시를 기준으로 한다고 해서 새로운 관념이 사용의 결과 발생한 사실을 부정할 수는 없다. 미국은 200여 개 대학의 상표사용허락을 대행하는 ‘미국대학 상표사용허락 회사(CLC, Collegiate Licensing Company)’가 있는 등, 대학의 상표권 활용에 적극 앞서고 있기 때문에 우리나라는 아직 부족하며 보다 적극적으로 상표권을 활용해야 한다는 주장도 있다. 확실히 미국은 라이선스 프로그램 등을 통하여 대학 상표권을 잘 활용하고 있는 국가이다. 가장 먼저 라이선스 프로그램에 나선 대학으로는 1970년대 중반, 미국의 USC를 보는 것이 통설이다. 현재는 대학의 라이선스 프로그램이 400개가량이 있고 대학 상표화와 관련된 상품들의 경제 규모가 2.2억 달러로 추산되는 등 그 규모도 매우 큰 편이다. 그러나 CLC에 등록된 대학을 비롯하여 상표권을 출원한 해외대학들은 주로 대학 관련 상품에 한정하여 상표권을 활용하고 있다. 대표적으로 대학 기념 티셔츠와 같은 것이다. CLC에서 주로 맺는 대행계약도 의류에 관한 것이다. 다른 상표 대행 회사인 Learfield가 제공하고 있는 각 대학과 계약을 맺은 판매 회사들의 정보에서 역시 주된 상품들은 필기구, 의류 등이다. 서울대와 그 이름을 구성 짓는 원리가 비슷한 워싱턴 대학 역시 교수업 외에는 의류에 대해서만 지정 상품/서비스업을 지정해놓았고, 많은 대학이 유사한 상황이다. 기존에 법원은 식별력 없는 표장이 포함된 결합 상표에 매우 엄격한 기준을 적용해왔던 바 ‘예술의 전당’과 같은 국내 최고 문화예술기관도 식별력을 부정 받아왔던 셈이다. 이를 생각한다면 당해 상표‘서울대학교’는 어떤 특이점이 있어 이용자 수와 인식 정도 등을 들어 식별력을 취득한 것으로 보았는지 이해하기 어렵다. 단 당해 판결에서 ‘예술의 전당’은 등록 결정일 1988년 11월 17일까지 사용에 의한 식별력을 획득한 것인지를 따지는 것이므로 맥락이 조금은 다를 수 있다. 법원은 설립과정이 대중매체를 통해 보도되었으며 1988년 개관 후 한 해 동안 공연과 전시회를 29만 명 가까이 관람한 등의 사실은 인정하였으나 이로 인하여 충분히 사용에 의한 식별력이 취득되지 않았다고 보았다. 그러나 원고의 항소 사유 중‘예술의 전당’이 일종의 고유명사화가 되어 권리자가 이를 독점적으로 사용할 지위를 취득하였다는 주장은 ‘서울대학교’의 산학협력단의 주장과 유사하다고 볼 수 있다. 그럼에도 대상판결은 2012후2951 판결의 문구를 해당 판결에서 의도하지 않는 방식으로 차용하여, 새로운 관념이 사용으로 발생한 경우에도 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득할 필요가 없다고 판단하였다. 위에서 살펴본 바와 같이 사용으로 식별력을 획득한 상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않기 위해서는 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다는 것이 판례인 것으로 보이는데, 사용에 의해 새로운 관념이 발생한 경우에는 지정상품별로 사용에 의한 식별력을 판단할 필요가 없게 되는 문제가 발생한다. 새로운 관념은 사용여부와 무관하게 관념적·객관적으로 내려지는 판단이라는 논리가, 상표를 사용하지 않고도 표장 자체로 새로운 관념이 발생한 경우에만 적용된다면 모르겠으나, 사용으로 새로운 관념이 발생한 경우에도 적용된다고 한다면, 결과적으로 상표법 제6조 제2항이 유명무실화될 수 있다. 2014후2283 판결은 위와 같은 기존의 엄격한 상표법 판례들과 비교해보았을 때, 눈에 띄게 예외적으로 상표권을 허용해준 판례라고 할 수 있다. 따라서 이 판결을 제대로 해석하는 새로운 기준 정립이 중요한 상황이다. 그렇지 않다면 앞으로 새로운 관념이 형성되었다고 결정되는 몇몇 상표들만이 식별력 부정 근거가 소멸되었다는 임의적 판단에 따라 예외적으로 식별력을 인정받도록 될 것인데, 이는 기존에 식별력이 없는 요소들을 열거식으로 규정해놓은 취지에 어긋날 뿐 아니라, 식별력이 없다고 부정되는 다른 상표들과의 차별점도 모호하기 때문에 법적 안정성과 형평성을 저해하기 때문이다. 실제로 ‘AMERICAN UNIVERSITY’는 그 판례의 판결 이유가 2014후2283와 매우 유사한데 앞으로 식별력 없는 표장이 포함된 상표를 출원하고자 하는 이들이 2014후2283과 흡사한 논리로 식별력이 인정받기를 바라며 법원의 문을 두드릴 일이 많아질 것으로 보인다.