지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구

다음으로 정정의 인정범위에 대해 살펴보면, 미국을 제외한 다른 주요국에서는 정정을 통한 청구범위의 확장은 허용되지 않고 있다. 미국의 경우에는 재심사(reexamination), 무효심판(Inter Partes Review), 이의신청(Post-Grant Review)에서의 정정은 다른 주요국과 마찬가지로 청구범위 확장이 금지되지만 재발행(reissue)에서는 비록 원 특허 발행일부터 2년 내 출원이라는 기간적 제한은 있더라도 청구범위 확장도 제한적으로 허용되고 있다는 점에서 다른 주요국과 차이를 보이고 있다. 즉, 미국도 유․무효가 주된 쟁점이 되는 절차에서 상대방의 무효 주장에 대한 특허권자의 방어방법으로 인정되는 정정의 경우 청구범위 확장을 금지하고 있지만, 특허의 존속기간 초기(발행일부터 2년 이내)에 발견된 특허의 하자를 자발적으로 해소하고자 특허권자의 신청에 의해 절차가 개시될 수 있는 재발행에서는 제한적으로 청구범위 확장도 허용하고 있는 것이다. 한편, 청구범위 확장을 일절 허용하지 않는 유럽특허청(EPO), 독일, 영국, 일본, 중국, 우리나라도 구체적 운용에서는 다소 차이가 있는데 대표적인 것이 ‘실질적 변경’ 금지 여부이다. 일본이 도입하는 신규 특허이의신청제도에서 이의신청 사유로 공동출원 위배와 무권리자 출원 주장은 제외하고 있다는 점은 참고할 만하며, 이는 유럽특허조약에서 정한 이의신청사유와도 합치되는 것이다. 검토컨대, 공동출원의 위반 사유와 무권리자의 모인출원에 대하여는 제3자 특허취소 신청사유로 하지 않는 것이 바람직할 것이다. 한편, 일본, 유럽 특허청의 특허이의신청제도에서는 신규성, 진보성 결여를 포함해 기재불비 및 선원주의 위배 등 공중의 이익과 관련된 사유라면 이의신청이 모두 가능하도록 비교적 폭넓게 규정하고 있으나, 미국특허청의 재심사의 경우에는 상당한 차이가 있는 것으로 나타났다. 미국의 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)에서는 신청사유가 신규성(35 USC 102) 및 진보성(35 USC 103) 결여만으로 엄격히 제한된다. 증거자료와 관련해서도 공지나 공연실시된 발명은 특허성을 부정하기 위한 증거자료로 받아들여지지 않으며 특허나 간행물에 게재된 발명만이 증거자료로 활용된다. 미국특허청의 결정계 재심사 청구는 신규성 및 진보성 결여(35 USC 102, 103)에 기초하여 제기될 수 있다. 신규성이나 진보성 문제를 제기하기 위한 증거자료도 심사관이 새로운 선행기술 검색 없이 쉽게 확인할 수 있는 선행 특허나 간행물로 한정된다. 즉, 공연실시(public use), 판매(on sale) 등은 재심사 청구서에 포함되어도 고려되지 않는다. 재심사 청구는 기본적으로 선행문헌 등에 의한 특허성을 다루는 것이지만, 실질적으로 비법정 이중특허의 문제 또는 선행기술에 관한 자백이나 35 USC 102(g)(2) 규정에 기초한 재심사도 인정될 수 있다. 한편, 미국특허청은 재심사 제도가 남용되는 것을 방지하고 이미 고려되었던 특허성에 관한 사항이 재고되는 것을 방지하기 위해 재심사 절차를 개시(ordered)하기 위한 개시요건을 두고 있다. 재심사 신청인은 선행문헌을 기초로 신규성 또는 진보성과 관련된 실질적으로 새로운 문제(Substantial New Question of Patentability, SNQP)가 제기될 수 있음을 입증하여야 한다. 미국특허청의 결정계 재심사(EPR)를 담당하는 심리주체는 우리나라의 종전 특허이의신청제도와 마찬가지로 출원의 심사를 담당했던 심사관이다. 최근, 미국특허청은 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)와 관련된 규정을 개정하면서, 심판원격의 PTAB(patent trial appeal board)에서 담당하도록 하였으며, 그 재심사 결과에 불복이 있는 경우에는 종전과 달리 미국 연방순회항소법원(CAFC)에 항소를 하도록 변경한 바 있다. 그러나 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)의 경우에는 여전히 심사관 합의체가 심사하며 재심사 결과에 대한 불복은 PTAB에 하여야 한다. SNQP가 있는 것으로 확인되어 특허청장이 재심사 개시를 결정(order)하면 특허권자에게 2개월의 기간을 지정하여 진술서와 보정서를 제출할 기회를 부여한다. 진술서에는 재심사 청구 시의 증거자료에도 불구하고 특허가 유지되어야 할 이유를 명확히 기재하여야 하고, 재심사 청구인에게 그 사본을 송달하여야 한다. 특허권자는 동 진술서를 제출할 수 있는 기간 내에 명세서 등을 보정할 수 있다. 재심사를 청구하고자 하는 자는 수수료와 함께 서면으로 제출하되, 대상이 되는 청구항의 표시와 함께 SNQP를 입증할 설명서 및 인용자료 등을 첨부하여야 한다. SNQP를 입증할 설명서의 제출은 제3자 재심사 청구인이 특허성이 없음을 심사관에게 주장할 실질적인 마지막 기회로 단순히 증거자료만을 제출할 것이 아니라 선행문헌이 해당 청구항에 구체적으로 어떻게 적용되는지 자세히 설명하는 것이 필요하며, 경우에 따라 클레임 차트(claim chart)를 사용하는 것이 효과적일 수 있다. 2 이상의 청구항을 포함하여 특허된 경우 재심사는 청구항별로 청구할 수 있다. 재심사가 청구되지 않은 청구항은 다시 심사하지 않는 것이 일반적이나, 필요한 경우 청구되지 않은 청구항이라도 특허청장이 직권으로 재심사를 진행할 수 있다. 한편, 제3자 재심사 청구인은 특허권자의 진술서를 송달받은 후 2개월 이내에 답변서를 제출할 수 있다. 답변서에는 추가의 선행문헌 자료나 논점을 포함할 수 있다. 제3자 청구인은 답변서를 제출하기 전에 그 사본을 특허권자에게 송달하여야 한다. 재심사를 진행하는 심사관 합의체에는 해당 재심사를 전담하는 심사관이 지정되며, 그 심사관은 청구인이 제출한 증거자료를 토대로 다시 심사하여 거절이유를 통지할 준비가 되면 Panel Review Conference를 소집한다. 재심사 청구의 해당 심사관합의체(panel)는 청구항별로 특허유지, 거절에 관한 전담 심사관의 예비판단을 재고한 다음 특허권자에게 거절이유를 발송한다. 미국특허청은 동일한 특허에 대해 SNQP가 제기되는 2 이상의 재심사가 청구된 경우, 재심사를 병합할 수 있다. 병합된 재심사 청구는 동일한 심사관 합의체에 배정된다. 병합 후 특허권자나 제3자 재심사 청구인이 제출한 서류는 모든 절차에 제출된 것으로 간주한다. 병합결정 후 거절이유 등 특허청이 하는 모든 행위는 하나의 절차로 진행하나, 재심사 증명서는 각각의 청구에 대하여 발행된다. 재심사 청구는 누구든지 할 수 있다. 일반 공중을 포함해 이해관계인, 실시권자, 신원을 밝히지 않는 대리인, 소송 당사자 등 모두 재심사 청구가 가능하며, 특히 우리나라의 특허이의신청제도와는 다르게 특허권자도 재심사를 청구할 수 있다. 특허권자가 재심사를 청구하는 경우 37 CFR 1.530에 기초한 명세서의 보정서를 제출할 수 있다. 더 나아가, 특허청(특허청장)도 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 일반 공중 정책상 이슈가 된 경우로 어느 누구에게도 이해관계가 없을 것을 전제로 하고 있어 재심사가 개시된 예는 드물다고 한다. 주로 결정계 재심사를 청구하는 자는 저비용으로 특허성을 확인하고자 하는 실시 예정자나 침해자 또는 특허소송에 나서기에 앞서 특허성에 확신을 갖고자 하는 특허권자가 될 것이다.