2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

또한, ② 이전까지 대법원 판결들에서 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건)와 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)의 판단 기준에 대한 혼용하기도 하고 개별적으로 구분하기도 하여 판단기준이 일의적이지 않은 바, 제42조 제4항 제1호와 제42조 제3항 제1호의 적용상의 구분에 대해 설명하지 않고 있다. 또한, ③ 뒷받침 요건을 만족하기 위해 ‘발명의 설명’에서 어느 정도까지 구체적으로 기재되어야 하는지 여부를 판단하는 것이 심사실무에서 중요하므로 이를 위한 ‘판단절차’를 도출할 필요가 있다. 향후 생명·의약공학 및 물질공학의 발달로 기능식으로 기재된 상위개념의 청구형태와 이번 대상 판결의 영향으로 ‘발명의 설명’에의 청구항의 복제가 빈번할 것으로 예상되므로 청구항의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 기술범위에 벗어나는지 여부에 대한 판단기준도 세밀해질 필요가 있다. 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 판단에 있어 그 판단의 객체가 되는 특허청구범위의 확정이 선행되어야 하는데, 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다. 이 점에 대하여 상고인은 특허청구범위에 쟁점구성에 관하여 “전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드”라는 내용이 명확하게 기재되어 있음에도, 원심은 쟁점구성이 ‘전송된 펄스를 검출함으로써 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드’라는 단계의 다음에 기재되어 있다는 단순한 기재순서의 점을 들어, 쟁점구성에 관하여 ‘라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 펄스의 위상이 결정된다.’는 의미로 불합리하게 제한하여 해석하였다고 지적한 바, 상고인의 지적은 특허청구범위의 해석에 관한 법리에 비추어 타당한 지적이라고 생각된다. 셋째, 적용대상의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 청구항에 대한 ‘발명의 설명’의 기재요건이며, ② 뒷받침 요건은 ‘발명의 설명’에 대한 청구항의 기재요건이며, ③ 신규사항추가금지 요건은 최초 명세서 및 도면에 대한 보정된 명세서 및 도면의 기재요건이다. 넷째, 기재요건의 판단기준의 측면에서 살펴보면, ① 실시가능 요건은 평균적 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 청구항의 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 여부로 판단하며, ② 뒷받침 요건은 평균적 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항이 무엇인지 인식할 수 있을 정도로 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지 및 청구항의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 기술범위 내의 것인지 여부로 판단하며, ③ 신규사항추가금지 요건은 평균적 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 추가하는 보정이 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항의 범위 내에 있는지 여부로 판단한다. 특허제도의 근간은 기술의 공개를 유도하고 그에 합당한 독점권을 부여하는 것이다. 각국의 특허법에는 ‘발명의 설명’에 공개한 기술범위 내에서 권리가 부여될 수 있음을 명시하고 있으며 공개된 기술범위를 벗어나는 권리는 인정하지 않고 있다. 이처럼 청구항이 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침되는지 여부가 매우 중요함에도, 현재 그 판단기준은 청구항이 ‘발명의 설명’에 직접 기재되어야 하느냐 또는 직접 기재될 뿐 아니라 정확하게 이해되고 재현될 수 있어야 하느냐로 나뉘어 일관성 없이 적용되고 있다. 더욱이, 기능식 청구항의 등장과 유전·생명공학 등의 신기술의 발전이 특허영역에 편입되면서 권리의 근거가 되는 청구항의 발명의 구성요소가 구조적인 용어가 아닌 그 효과나 결과를 기능적으로 표현함으로써, 청구항의 발명의 범위가 청구항에서 정의된 효과나 결과를 초래하지만 ‘발명의 설명’에서 공개된 기술적 구성과 전혀 다른 물질까지도 포함하게 되어 혼동이 가중되고 있었다. 첫째, 특허법에서 ‘발명의 설명’이 발명의 보호범위에 영향을 주는 조항은 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 특허법 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)이며 이 두 조항은 발명의 공개를 통해 특허발명의 보호범위에 적법성을 부여하여 청구항의 권리범위를 제한하는 역할을 수행한다는 점에서 공통점을 갖는다. 두 조항의 이러한 유사성은 청구항에 기재된 ‘보호받으려는 사항’이 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침되기 위해 어느 정도로 공개되어야 하는지를 불명료하게 만들었다. 다시 말해, 청구항이 ‘발명의 설명’에 의해 뒷받침되는지 여부를 판단하는 기준이 청구항의 발명이 ‘발명의 설명’에 직접 기재되어 있느냐 또는 기재되어야 할 뿐 아니라 그 청구항의 발명이 정확하게 이해되고 재현될 수 있어야 하는 정도로 기재되어야 하느냐로 나뉘어져 적용되어 왔다. 특허법 제42조 제3항 제1호(실시가능 요건) 및 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)은 ‘발명의 설명’과 청구항간의 관계에서 발생하는 기재불비의 흠결이 ‘발명의 설명’에 있느냐 또는 청구항에 있느냐의 적용대상에 차이가 있으나, 동일한 기재불비 사항에 대하여 두 조항이 동시에 적용가능한 경우가 있어 적용영역에 있어서 중복되기도 하여 뒷받침 요건의 판단에 두 법조항의 판단기준을 혼용하여 적용하기도 하고, 두 법조항의 각자의 취지에 맞추어 두 법조항을 엄격히 구분하여 적용하기도 하는 등 법적용에 있어 일관되지 않은 실정이다. 심판원과 법원간 또는 특허법원과 대법원간의 판결이 상이하기도 하며 심지어 대법원의 판결들 간에도 두 법조항의 판단기준을 혼용해서 적용하기도 하였다. 이처럼 상기 두 법조항의 판단기준이 명확히 구분되지 않은 이유를 살펴본다. 다음으로 구별설이 있다. 구별설은 실시가능 요건과 서포트 요건이 서로 다른 내용을 규정하고 있다는 요건으로, 양자는 그 입법취지도 다른 것이라고 말한다. 양자는 다른 요건이기 때문에 어느 한 요건의 위반이 인정된 경우 반드시 다른 요건이 함께 위반되었다고 말할 수 없다. 지재고재 2010년 1월 28일 판결 제10033호는 실시가능 요건과 서포트 요건의 의의를 각각 명확히 함으로써 서포트 요건의 해석에 있어서는 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명의 기재 범위에 대비해서 전자의 범위가 후자의 범위를 넘어서는지 여부를 목적에 부합하는 해석을 통해 판단하면 족하고, 특별한 사정이 없는 한 일본 특허법 제36조 제4항 제1호의 실시가능 요건을 판단하는 것과 완전히 같은 방법으로 판단 및 해석하는 것은 옳지 않다고 하였다. 즉, 제36조 제4항 제1호의 실시가능요건과 제36조 제6항 제1호의 서포트 요건의 판단기준은 구별되어야 한다고 판시하였다. 따라서 심사기준에 있어 실시가능 요건과 서포트 요건이 다른 요건이라는 것, 그리고 어느 한쪽의 요건위반이 인정된 경우 반드시 다른 쪽 요건에 위반된다고는 할 수 없다고 명기하고 있는지를 살펴봐야 할 필요성이 인정된다는 입장이다.