특허심판연구

재심사는 특허등록 과정에서 검토되지 않았던 새로운 선행기술이 나타난 경우, 큰 비용과 오랜 시간이 소요되는 소송을 대신하여 특허청에 특허 유효성에 대한 재심사를 청구하여 분쟁을 보다 신속하게 해결하고, 특허권의 하자를 치유할 수 있도록 하는 제도이다. 미국 특허법에서 특허 재심사 제도는 1981년 7월 1일 결정계 재심사(Ex Parte 재심사) 절차가 처음으로 도입된 이후, 1999년 11월 29일 당사자계 재심사(Inter Partes 재심사, IPR)가 시행되었으며, 2011년 AIA(America Invents Act)에 의하여, IPR은 2012년 9월 16일자로 Inter Partes Review, Post Grant Review라는 절차로 대체되었다. 결정계 재심사는 특허권 존속 기간 중에 누구든지 하나 이상의 특허 또는 간행물에 의한 선행기술에 기초한 무효 사유를 주장하면서 청구 가능하다. 재심사가 청구되면 특허권자는 이에 대한 의견서와 보정서를 제출할 수 있다. 구체적으로, 재등록, 재심사 규정은 특허가 무효라고 생각하고 있던 사람들을 보호한다. 만약 특허권자가 나중에 재등록이나 재심사에 의해 하자를 치유하게 되면, 청구항의 실질적인 변경(substantive changes)은 원 청구항이 실체적으로 잘못되었다는 부정할 수 없는 추정(irrebuttable presumption)으로 취급된다. 또, 형평법 상의 중간권은 원 특허에 있던 인지된(perceived) 하자를 선의로 믿고 이루어진 투자를 보호하기 위한 것으로서, 원 특허의 청구항이 선행기술을 피하기 위해 재심사 과정에서 감축되어야 한다면, 원 특허의 하자는 특허의 무효성(invalidity)이고, 법원은 침해자가 사전에 하자 즉 특허가 무효될 것이라는 사실을 인지하고 있었는지 여부에 따라 중간권의 허용 여부를 결정하게 된다. 미국 특허법에서 정정 전후의 특허청구범위가 실질적으로 동일(substantially identical)한지 여부를 판단하는 이유와, 우리 특허법에서 실질적 변경 여부를 판단하는 취지는 모두 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않기 위한 것이라는 점에서 공통점이 있다. 연구결과에 따르면, 우리나라는 무효율이 2005년 이후 2012년에 이르기까지 약 50~60%의 비율로 높게 유지되고 있는데, 2005년 이후 2009년까지 계속 무효율이 증가하여 2009년에 70.4%(취하건 제외한 값)로 최고치를 보이다가 그 이후에는 조금씩 감소하는 경향을 보였으나 뚜렷한 감소는 없는 것으로 나타났다. 반면, 주요국 중 우리나라와 가장 제도적으로 유사한 일본의 경우, 2005년부터 2008년까지는 대체로 우리나라와 비슷하게 50% 후반에서 60% 초반 사이의 무효율을 보이다가 2009년 이후에는 50% 이하로 낮아졌고 그 이후에도 지속적으로 낮아져 2012년에는 29.3%로 나타났다. 이 보고서는, 이러한 일본의 무효율 감소는 2009년 일본 지재고재 이이무라 소장을 중심으로 진보성 부정시 미국의 진보성 판단 기준인 TSM 기준과 유사한 시사나 암시를 요구하여 진보성 부정을 엄격히 적용한 결과라고 설명하고 있다. 특허청은 최근 들어 특허권의 실효성을 제고하고자 특허 무효율 분석에 대한 연구들을 실시한 바 있다. 이는 우리나라의 특허 무효율이 유독 높다는 막연한 상황을 구체적 데이터로 분석해보고 무효율에 영향을 미치는 원인 요소들을 도출하여 궁극적으로는 특허권이 쉽게 무효로 되는 것을 방지하여 특허권 실효성 확보에 기여하고자 한 것이다. 무효율을 수치화함에 있어서, 미국은 우리나라와 같은 무효제도가 존재하지 않고 그 대신에 재발행(reissue) 또는 재심사(reexamination) 제도가 있는 등 각국마다 무효 관련 제도에 차이가 있어 동일한 기준으로 여러 국가의 무효율을 비교하기가 쉽지 않고, 그 산정 방식도 변수를 무엇으로 하느냐에 따라서 큰 차이가 나게 되는바, 이 연구과제들은 이러한 복잡성을 고려한 최적의 분석조건을 설정하여 무효율을 산정한 것이다. 미국 특허청 및 법원은 판례를 통하여 특허발명의 자명성 판단 기준을 확립, 적용해 왔는데 크게 두 가지의 기법이 사용되어 왔다. 그 하나는 1966년 Graham 판결에 근거한 Graham 분석법으로, ① 선행기술의 범위 및 내용(the scope and content of the prior art) ② 통상의 기술자의 수준(the level of skill of a person of ordinary skill in the art), ③ 청구하고 있는 발명과 선행기술에서 가르치고 있는 내용의 차이(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art)를 살피고 추가로 ④ 상업적 성공(commercial success) ⑤ 오랫동안 원했음에도 해결되지 못했던 과제(longfelt but unsolved needs) ⑥ 타인의 실패(failure of others)를 고려하여 자명성 여부를 판단하는 것이다. 권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 심판장은 이에 위반되는 경우에는 보정을 명하여야 하며, 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다. 따라서, 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비 대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다. 권리범위확인심판은 무형의 기술적 사상 등을 대상으로 하는 산업재산권의 침해에 대해서 특허청구범위 해석과 기술적인 면에서 전문적인 지식을 구비한 전문가 집단으로 하여금 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하게 하여 소송절차에 활용할 수 있도록 한다는 점에서 제도적 의의가 있다. 최근 연구결과에 의하면 권리범위확인심판 심결과 침해소송 판결의 결과가 비교 가능한 건수는 총 124건이었는데 그 중 결과가 일치한 사건은 100건으로 약 81%에 달해서 권리범위확인심판은 실제 활용도 면에서도 그 의의가 있음을 확인시켜주고 있다. 이번 연구에서는 위 연구 결과를 포함한 최근 일련의 통계적 연구결과로부터 권리범위확인심판에서의 활용도를 저해하는 요소들을 찾아내고 그 활용도를 더욱 높일 수 있는 방안을 마련하였다. 또한, 특허법에서 정하고 있는 확인대상발명의 법적 지위와 판례를 통해 본 확인대상발명의 법적 지위가 심판의 대상이 되는 심판물로서 민사소송에서 소송물에 대응되는 개념임을 확인하고, 확인대상발명의 보정 요건을 특허 요건 또는 정정의 보정 요건과 달리 보아야 하는 근거를 명확히 하였다.