2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

대법원은 청구항의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 기술범위에 포함하는지를 상황에 맞추어 여러 가지 적절한 3가지 판단기준을 적용해 왔다. 첫째, 청구항의 발명이 동일하게 ‘발명의 설명’에 기재된 경우는, 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는지, 둘째, 청구항의 구성요소인 물질과 ‘발명의 설명’에 기재되어 있는 물질의 물성의 차이에 의해 청구항의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 기술범위가 다른 경우에는, 청구항의 기재가 ‘발명의 설명’이 초래한 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은지, 셋째, 청구항의 상위개념의 발명의 범위가 ‘발명의 설명’의 복수의 하위개념들에 의한 기술범위가 다른 경우에는, ‘발명의 설명’에 개시된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 있는지의 판단기준을 적용하고 있다. 이에 더하여, ‘발명의 설명’에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단은 ‘발명의 설명’의 기술범위를 결정한다고 볼 수 있기 때문에 과제해결 수단 중 일부가 청구항에 기재되어 있지 않으면 청구항은 ‘발명의 설명’에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하게 되므로, 그 청구항의 발명은 ‘발명의 설명’에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다. 예를 들어, 지재고판평17.9.13 (평성17년 (行ケ) 10137)「점토」에서 “본원발명은 특허청구범위를 계획한 청구항 제1항의 문언상, 성분으로서 중공미소구(中空微小球)를 함유하는 취지의 한정이 되어있지 않아, 중공미소구를 함유하지 않는 점도로써, 색소안료의 평균 입경, 입경 분포 및 첨가량의 각 수치범위를 소정의 수치범위로 한정한 발명도 포함하는 것에 대해, 본건 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재에서는, 전적으로 중고미소구를 함유하는 점토라는 사실을 전제로 색소안료의 평균 입경, 입경 분포 및 첨가량을 소정의 수치범위로 한정하는 기술적 의의 및 실시예 등이 기재되어있다. PbP 청구항은 애초 신물질에 대한 구조를 정확히 파악하지 못한 채 신물질을 제조하였을 경우에 신물질을 그 제조방법으로 특정하여 기재하여도 적법한 청구항의 기재로 인정해 준다는 것이다. 따라서 그 제조방법이 상이하더라도 특허대상인 물질이 신규한 것인가에 의해 특허성을 판단한다. 또한 침해판단시에 그 권리범위가 ‘발명의 설명’의 기재에 비하여 지나치게 넓은 불합리한 경우에는 ‘발명의 설명’에 기재된 범위 이내로 제한하여 해석한다. 이러한 대법원 판결의 근본적인 시각은 물질이 신규한 것인지에 중점을 둔다는 것이며 제조방법은 부차적인 것으로 해석하겠다는 의도로 파악되며 ‘발명의 설명’에 기재된 제조방법 이외에 기재되지 않은 제조방법에 의해 제조된 물질에까지 권리범위를 인정하겠다는 것이 아니라 ‘발명의 설명’에 기재되지 않은 제조방법에 의해 제조된 물질까지도 선행기술로 보아 특허요건을 적용하여 특허권리를 부여하지 않겠다는 의미로 사료된다. 첫째, 특허성 판단 단계에서의 ‘제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정’은 진보성 등의 특허요건 판단 시에 권리범위를 최대한으로 해석하여 특허허용을 어렵게 할 뿐 실질적으로 특허등록후의 권리범위는 ‘발명의 설명’에서 공개된 기술범위 내에서 해석되고, 둘째, 청구항의 ‘제조방법으로 기재된 물건 발명’은 이미 ‘발명의 설명’에 기재되어 있으며, 셋째, 권리부여는 권리행사를 전제로 하는 것이므로 특허 등록 전 특허성 판단단계에서 ‘제조방법이 나타내는 구조나 성질을 갖는 물건으로 해석된 청구범위가 발명의 실체에 비해 넓게 되는 사정’이 존재하는 경우가 특허 등록 후에도 이어져 권리범위 판단 시에 ‘명백히 불합리한 사정’이 존재하는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법으로 제조된 물건으로 한정하여 인정하고 있으므로 특허성 판단에서 거절사유에서 배제하더라도 ‘발명의 설명’의 기술범위에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 갖는 특허가 생성되지 않는다. 본 사안은 ‘편광필름의 제조법’ 특허에 관하여 특허이의신청에 대하여 특허청이 명세서 기재불비를 이유로 특허취소결정을 하자 특허권자가 특허청장관에게 그 취소를 구한 사안이다. 본건 특허는 원반필름으로서 완전용해온도(X)와 평형팽윤도(Y)를 두 개의 파라미터로 하는 수식에 의하여 제시된 범위로써 특정한 PVA(PolyVinyl Alcohol)계 편광필름의 제조법 발명으로서, 이른바 파라미터 발명의 특허이다. ‘서포트 요건’의 충족 여부는 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재를 비교하여 특허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명과 동일한 발명이고, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지 여부, 또한 그 기재나 시사가 없이도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 당해발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부를 검토하여 판단하여야 한다. 특허심사에서「발명의 동일성」에 대한 판단은 심사의 출발점이라고 볼 수 있다. 1963년 3월 특허법 개정으로 진보성의 개념이 도입된 이후 심사단계에서「발명의 동일성」개념의 중요성이 점점 줄어들고는 있지만, 여전히「발명의 동일성」문제는 신규성뿐만 아니라 공지예외주장출원, 확대된 선원, 정당한 권리자의 보호, 선원, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계, 분할출원, 변경출원 및 우선권주장출원 등의 적합성을 판단하는 경우에 반드시 고려되어야 하는 중요한 사항이다. 「발명의 동일성」이라는 용어는 복수의 발명이 같다고 판단될 수 있음을 나타내는 개념으로 사용되고 있는데, 구체적으로 특허법에서는 ‘발명과 동일한 경우’ 또는 ‘동일한 발명에 대하여’ 등의 용어를 사용하고 있으며, 특허․실용신안 심사기준에서는 확대된 선원에서 적용되는 「발명의 동일성」판단기준이「발명의 동일성」이 문제가 되는 모든 경우에 준용된다고 명시하고 있다. 이와 관련하여「발명의 동일성」의 개념은 판례에서 복수의 발명이 문헌으로 일치하는 경우뿐만 아니라, 일부 차이가 있더라도 실질적으로 동일한 경우까지 포함하는 개념으로 확장되어 인정되고 있는 실정이다. 즉,『기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가 삭제 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과한 경우』에 해당되거나『어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적달성을 위한 구체적 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것으로, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우』에 해당되면 복수의 발명이 실질적으로 동일한 것으로 보고 있다. 물론 전자의 경우는 주로 확대된 선원과 관련된 대법원 판례에서 설시하고 있는 기준이고, 후자의 경우는 선원과 관련한 대법원 판례에서 주로 설시하고 있는 기준이기는 하지만, 선원과 관련된 사건에서 확대된 선원에 관한 판례를 판단기준으로 설시하고 있는 경우도 존재하는 점을 등을 감안하면 법원이 확대된 선원과 선원 각각에 구분되는「발명의 동일성」판단기준을 정립하고 있다고 보기는 어렵다.