2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집

상표법 제6조 제1항 제3호부터 제6호에 해당하여 등록을 받을 수 없는 상표라 할 지라도 예외적으로 “상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.” 이 조항의 취지는, 특정인이 일정 기간 동안 상표를 사용하여 식별력을 취득하게 되면 이미 하나의 상표로서 기능할 수 있게 되고, 더 이상 공익상 경쟁업자의 자유사용을 보호해야 할 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, “오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상표의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합”하기 때문이라고 한다. 사용에 의한 식별력이 인정되기 위해서는 먼저 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였을 것이 요구된다. 이때 사용이란 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2조 제2항의 규정 행위에 해당하는 것이어야 한다. 두 번째 요건은, 그 사용의 결과로 “수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별”할 수 있어야 한다. 이 때 수요자는 일반 수요자와 거래자를 의미하며, “특정인의 상품에 관한 출처란 반드시 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다.” 식별의 정도에 있어서는, 주지상표의 인식 수준까지는 요하지 않고 그보다 낮은 단계 수준의 인식이어도 출처 표시를 식별할 수 있다고 할 것이며, “일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에도 인정 가능한 것으로 본다.” 본래 상표법에서는 식별력이 없는 상표에 예외적으로 효력을 부여하는 것이라 하여 “현저하게 인식”된 경우로 높은 단계의 인식수준을 요구하였지만, 2014.6.11. 개정에는 그 내용이 빠져 그 조건이 다소 완화되었다. 상표에서 새로운 관념이 발생한 것은 식별력이 인정되는 경우 중 한 가지 예이고,사용에 의해 새로운 관념이 발생한 것은 결국 사용으로 식별력을 획득한 것이다. 식별력은 상표가 지니고 있는 관념과 지정상품과의 관계 등에 따라 판단한다는 판례를 고려하면, 모든 지정상품의 수요자가 아니라 특정(일부) 지정상품 수요자를 대상으로 식별력이 인정되더라도, 해당 지정상품에 대해서는 새로운 관념이 발생한 것이라고 볼 수 있다. 그러한 경우에는 다른 지정상품에 대해서는 식별력을 얻지 못했으므로, 다른 지정상품에 대하여는 상표를 등록시키는 것이 부당한데, 대상판결의 취지대로라면 지정상품을 불문하고 출원한 지정상품(서비스업) 모두에 대해 상표등록이 가능하게 된다. 다만, 원심판결이 인정한 바와 같이 대상상표처럼 표장의 사용 결과 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 식별력을 획득했고, 국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 제34조에 따라 제3자는 서울대학교나 유사한 명칭을 사용하는 것이 금지되어 있어 서울대학교 상표를 지정상품을 불문하고 특정인에게 독점시키는 것이 부당하지 않은 점을 고려하여, 상표등록이 가능하다고 판단한 것이다. 세 번째 요건은 “그 상표를 사용한 상품에 한정”하여야 한다는 것이다. 즉, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제 사용한 상품에만 한정되고, 그와 유사한 상품에까지 식별력을 취득할 수 있는 것은 아니다. 판례는 “상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 인식되었을 경우 그 제1항 제3,5,6호의 각 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다.”고 판시하였다. 또 특허청 상표심사기준은 사용에 의한 식별력을 인정받기 원하는 자는 입증자료를 제시하여야 한다고 규정하고 있다. 그 입증자료의 예시로는 ➀ 사용한 상표, ➁ 사용한 상품, ➂ 상당기간 계속 사용한 사실, ➃ 전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ➄ 해당 상품의 생산·제조·가공·증명·판매량, 매출액, 시장점유율, ➅ 사용의 방법·횟수 및 내용, ➆ 광고선전의 방법·횟수·내용·기간, ➇ 객관적인 소비자 인지도조사, ➈ 상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ➉ 사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료를 제시하고 있다. 이 판결이 내려지고, 또 옹호되는 데는 ‘서울대학교’가 한국에서는 굴지의 명성을 쌓은 대학이니만큼 여러 분야에서 상표로 쓰일 메리트가 있으며, 그렇기에 지정상품을 불문한 유사상표 등으로 오용되지 않도록 보호해야 한다는 취지가 있다고 할 것이다. 이를 통해 여러 현저한 지리적 명칭이 대학 명칭에 포함된 여러 대학들 역시 자신의 상표권 보호에 나설 수 있으리라는 기대도 일부 작용했을 것이다. 그러나 ‘서울대학교’라는 표장은 상표로 등록되지 않는다고 하더라도 다양한 법을 통해 보호받을 수 있으며 이미 보호받고 있다. 국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 34조(“국립대학법인 서울대학교가 아닌 자는 국립대학법인 서울대학교의 명칭과 표장(標章) 또는 이와 유사한 것을 사용하지 못한다.”), 상표법 제34조 제1항 9호 10호 및 12호, 13호, 부정경쟁방지법이 바로 그것이며 이를 통해 서울대학교는 지정상품을 불문한 보호를 받을 수 있다. 다른 대학들 역시 상표법과 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있을 것이다. 그런데 대상상표가 서울에 있는 대학교라는 의미 외에 서울특별시 관악구 등에 있는 국립종합대학교라는 관념이 있음은 명백하더라도, 그러한 관념이 서울대학교 표장 자체로부터 발생한 것인지, 사용에 의해 발생한 것인지는 검토가 필요하다. 그리고 위 2012후2951 판결은 새로운 관념이 사용에 의해 발생한 경우에, 지정상품(서비스업)별로 사용에 의한 식별력을 획득하지 않아도 된다는 법리를 판시한 적이 없다. 오히려 위에서 살펴본 바와 같이 기존의 판결과 상표법 제6조 제1항 제7호와 같은 조 제2항의 관계에 관한 최초의 간행판결인 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결을 조사·연구한 재판연구관의 의견에 따르면 상표 자체로는 식별력이 없으나 사용 결과 식별력을 획득한 경우에는 지정상품별로 식별력을 획득해야 한다. 따라서 대상판결은 대상상표가 표장 자체로 새로운 관념이 발생했다고 판단한 것으로 보인다. 결국 대상상표가 상표법 제6조 제1항 제4호와 제7호에 해당하는지를 판단하기 위해서는 해당 상표가 표장 자체로 식별력이 있는지 아니면 사용의 결과 새로운 관념이 발생한 것인지를 검토해 보아야 한다. 특허법원 2009. 7. 10. 선고 2009허2302 판결은, ‘경기도시공사’는 불가분적으로 결합되어 그 전체가 ‘경기도의 도시개발사업을 수행할 목적으로 설립된 공공기업체’를 인식하게 하므로, 현저한 지리적 명칭인 ‘경기’에 결합된 ‘도시공사’ 부분이 단순히 부가적인 것이 아니라 새로운 관념을 낳게 하여 ‘경기도시공사’ 전체가 독자적인 식별력을 가지게 되는 경우라고 보았다. 또한 대상판결은 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ’서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교‘라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가진다고 본 원심판결을 인용하였다. 위 판결들은 현저한 지리적 명칭에 따라 일정한 지역에 있는 상품(서비스)을 지칭하는 것이 아니라, 해당 지역에 있는 특정 상품(서비스)을 지칭하는 것으로 일반 수요자나 거래자 사이에 인식되기에 이르렀다면, 새로운 관념이 발생했다고 판단한 것으로 보인다.