지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구

둘째, 특허의 보호범위를 확장하는 정정은 허용되지 않는다. 따라서 특허등록 당시 침해에 해당하지 않았을 행위가 정정된 특허의 침해에 해당하게 되어서는 안 되므로 예를 들어, 물건의 발명을 해당 물건의 특정한 사용에 관한 발명이나 해당 물건을 생산하는 방법에 관한 발명으로 정정하는 것은 가능하지만 그 반대의 경우는 불가하다. 유럽특허조약(EPC) 제123조 제3항은 “유럽 특허는 보호범위가 확장되도록 정정될 수 없다(The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers)”고 규정하고 있는데, 특허등록 당시 침해에 해당하지 않았을 행위가 정정된 특허의 침해에 해당하게 되어서는 안 된다는 의미이며, 제123조 제3항에서 말하는 ‘보호범위(protection conferred)’는 청구범위 전체에 의한 보호범위를 말하는 것이다. 앞서 살펴본 주요국 중 미국, 유럽특허청(EPO), 일본 및 우리나라에서 정정의 인정 범위를 비교해 보면, 미국이나 유럽특허청(EPO)에 비해 일본과 우리나라의 정정 인정 범위가 상대적으로 협소할 여지가 있다는 점을 알 수 있다. 우선 미국과 유럽특허청(EPO)은 ‘실질적 변경’이라는 요건을 운용하고 있지 않다. 즉, 미국과 유럽특허청(EPO)의 경우 청구범위가 확장된 것인지 여부만을 판단하며, 청구범위 확장 여부는 개별 청구항별로 판단하는 것이 아니라 청구범위 전체를 기준으로 판단하고 있다. 예를 들면, 미국의 경우 문제가 된 청구항 자체는 확장되었지만 다른 청구항보다는 그 범위가 넓지 않은 경우에는 청구범위 확장에 해당하지 않게 되는바, 독립항 1의 종속항인 청구항 2가 확장되었지만 독립항인 청구항 1은 그대로인 경우 청구항 2는 여전히 청구항 1보다는 넓지 않기 때문에 이 경우는 청구범위 확장에 해당하지 않는다. 한편, 미국의 경우 정정제도를 이원화하여 (i) 청구항을 단지 삭제하거나(포기서), 사소한 오류를 정정하는 경우(정정증명서)에는 소급효를 부여하면서도, (ii) 위 (i)과 같은 단순한 정정의 경우 외에는 장래효를 원칙으로 하되 정정 전․후 동일하게 유지되는 청구항에만 소급효를 인정하는 제도를 운용하고 있는바, 감축이든 확장이든 청구항이 정정 전․후에 실질적으로 동일하지 않은 경우에는 장래효만 부여함으로써(청구범위 확장도 제한적으로 허용하는 등) 정정의 인정범위를 다른 주요국에 비해 탄력적으로 운영하면서도 제3자 보호에도 소홀하지 않다고 볼 수 있다. 따라서 특허권자 보호의 합리화(권리범위를 너무 좁게 설정하거나 잘못 설정하여 등록한 권리자가 이를 조정할 수 있는 기회 부여)와 제3자에 대한 불측의 손해 최소화라는 정정의 두 가지 목적을 모두 달성하는 방향으로 제도를 개선하기 위해, 현행 정정제도처럼 정정의 유형과 관련 없이 소급효를 일괄적으로 적용하는 대신 정정의 범위를 감안하여 소급효를 제한적으로 적용하는 개선방안을 검토할 필요가 있을 것이다. ‘정정의 인정범위’에 있어서 미국식 재발행 제도를 기본으로 하되 ‘정정의 효과’에 있어서는 미국식 재발행 제도와 달리 재등록 특허의 경우 예외 없이 장래효만 부여하는 방안이다. 즉, 재등록 특허의 청구항이 원 특허의 청구항과 문언 동일하거나 혹은 실질적으로 동일한 경우에도 소급효는 인정하지 않는 것이다. 제2안은 정정심판제도를 사실상 2 트랙으로 운영하는 것으로 (i) 소급효가 인정되는 정정을 원하는 경우 기존의 정정심판제도를 활용하게 하고 (ii) 장래효만 인정받더라도 청구범위의 확장․변경을 원하는 경우 재등록 출원 제도를 활용하게 하되 이 경우에는 원특허는 동일한(또는 실질적으로 동일한) 청구항이 재등록 특허에서 유지되는지 여부에 관계없이 소급적으로 소멸하도록 하는 것이다(무효와 동일한 효과). 즉, 제2안은 권리화 이후 청구범위 확장․변경을 원하는 특허권자는 일괄적인 소급효 적용 배제라는 불이익(또는 리스크)을 감수해야 하며 리스크를 피하고자 할 경우에는 종래 정정제도를 활용하면 되므로 장래효 부여로 큰 문제는 없을 것이라는 점에 착안한 것으로, 장점은 재등록 특허에는 일괄적으로 장래효만 부여함으로써 소급효 적용 대상을 구분해야 하는 어려움이 없다는 점이다. 하지만 제2안의 경우 다음과 같은 문제점도 수반한다. 우선, 원 특허와 재등록 특허에서 (실질적으로) 동일하게 유지되고 있는 청구항에 대해서도 장래효만 부여하게 되어 특허권자 보호에 충실하지 못한 점이 있다. 물론 (i) 소급효가 인정되는 정정제도와 (ii) 장래효만 인정되고 원 특허는 소급적으로 소멸하는 재등록 출원제도 중 어느 것을 활용할 것인지는 특허권자의 선택사항이고, 청구범위 확장․변경을 위해 재등록 출원 제도를 선택한 특허권자로서는 원 특허의 소급적 소멸이라는 리스크를 감수해야 하는 것이라고 설명할 수도 있지만 실질적으로 동일한 청구항이 원 특허와 재등록 특허에서 유지되는 경우처럼 제3자에게 불측의 손해가 있다고 인정되기 어려운 경우에도 소급효를 제한하는 것은 제도 운용의 편의를 위해 특허권자의 보호에 소홀한 점이 있다는 지적을 피하기 어려울 것이다. 제3안은 종래 특허/실용신안 이중출원제도에 착안한 것으로, 원 특허는 재등록 특허 등록시점까지는 존속함으로써 추후 재등록 특허 등록 이전의 특허침해에 대한 권리행사의 근거가 될 수 있도록 하되, 재등록 특허는 장래효만 부여하는 방안이다. 제1안과 제2안에서 재등록 출원시 원 특허 포기는 소급효가 있음에 반해 제3안에서는 원 특허 포기에 장래효만 있는 것이며, 재등록 특허의 경우 (원 특허의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항이 재등록 특허에서 유지되고 있는지 여부에 관계없이) 모든 청구항에 장래효만 부여되는 것이다. 제3안의 장점은 하나의 특허에서 소급효 적용대상과 장래효 적용대상을 구분할 필요가 없다는 점이다. 즉, 제1안의 경우 재등록 특허의 청구항들 중에서 소급효가 인정되는 청구항과 장래효만 인정되는 청구항을 구별하기 위해 ‘실질적 동일’ 여부를 판단해야 하는 어려움이 있지만 제3안의 경우 이러한 문제가 없게 된다. 하지만 제3안의 경우 다음과 같은 문제점도 수반한다. 우선, 시기를 구분하여 원특허와 재발행 특허라는 두 개의 특허가 존재하게 됨으로써 권리행사시 시기를 구분하여 두 개의 특허에 각각 의존해야 된다는 점과 특허의 무효를 주장하는 자 입장에서도 두 개의 특허를 그 대상으로 해야 한다는 점이 단점이다. 또한, 제3안의 경우 원특허가 재등록 특허 등록 시점까지는 존속하고 그 이후부터 재등록 특허가 존속하는 것을 전제로 하는 개념이므로 재등록 특허 등록시까지는 원특허가 존속해야 하기 때문에 원특허가 존속 중인 경우에만 재등록출원에 의한 등록이 가능하도록 해야 할 것이다. 따라서 원특허 존속 중에 재등록 출원을 하였지만 이후 원특허가 무효되고 재등록 출원에 대해 특허결정된 경우의 처리가 문제될 수 있고 또한, 원특허에 대해 무효심판이 제기되고, 재등록출원이 있는 경우 어느 것을 먼저 처리해야 하는지도 문제가 된다.