특허·실용신안 판례 화학·생명공학 분야 통권 제48호

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원 2016당2040호로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다. 2) 원고는 2016. 9. 7. 위 무효심판절차에서 아래와 같이 정정을 구하는 것으로 정정청구를 하였다(밑줄 친 부분이 정정을 구하는 부분이다. 이하 ‘이 사건 정정청구’라 하고, 정정 후의 특허발명의 청구항을 ‘이 사건 제1항 정정청구발명’과 같은 방법으로 표시하며, 정정청구된 전체 발명을 칭할 때는 ‘이 사건 정정청구발명’이라 한다). 3) 특허심판원은 2016. 12. 28. “이 사건 정정청구를 인정하되, 이 사건 제1 내지 9항 정정청구발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 3) 한편, 피고는 이 사검 심결이 있은 뒤인 2015. 1. 27. 특허심판원에 정정 전 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하여 2015. 4. 2. 위 정정 심판청구가 인용되었고(특허심판원 2015정12 사건, 을4호증의 1), 다시 2015. 5. 13. 특허심판원에 2차 정정심판청구를 하여 2016. 4. 29. 위 정정 심판청구가 인용되었다(특허심판원 2015정45 사건, 을18, 20호증의 각 1). 4) 그 후 피고는 다시 2016. 7. 26. 특허심판원에 정정 전 청구항 3의 화학식 II 내지 IV를 삭제함과 아울러, 그 결과 더 이상 정의가 필요 없는 치환기들을 삭제하여 화학식 I에 관한 치환기들을 한정하는 내용의 3차 정정 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 이를 2016정80 사건으로 심리한 다음, 2016. 10. 28. 피고의 위 정정심판청구를 인용하는 정정심결(을27호증의 1)을 하였고, 위 정정심결은 그 무렵 확정되었다. 직권으로 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분의 적법 여부에 관하여 살핀다. 특허권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 목적이 있으므로, 특허권이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어지고, 나아가 권리범위확인심판의 심결 이후에 특허권이 무효로 된 것이라면 그 심결을 취소할 법률상 이익도 소멸된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 소 제기 이후에 이 사건 정정심결에 의하여 이 사건 제5항 발명이 삭제되었다. 그런데 구 특허법(2016. 2. 29. 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제8항은 “특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하였으므로, 이 사건 제5항 발명은 소급하여 처음부터 없었던 것으로 되었다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 ‘중합체 담체-소수성기보호측쇄’ 조성물을 포함하고, 담체와 치료제 사이의 소수성 상호 작용을 이 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 ‘중합체 담체-소수성기보호측쇄’ 조성물을 포함하고, 담체와 치료제 사이의 소수성 상호 작용을 이용해 치료제의 방출을 조절하여 생체 내에 약물을 효과적으로 전달하는 약물 전달 시스템에 대한 것으로(문단번호 [0016], [0018]), 이 사건 제1항 출원발명에서 치료제와 결합하는 부분은 소수성기이고, 치료제와 소수성기가 비공유결합인 소수성 상호작용에 의해 결합하며(문단번호 [0043], [0155]), 보호측쇄는 조성물의 가용성을 증가시키는 한편 조성물에 결합된 치료제가 체내 다른 분자와 상호작용하는 것을 막는 것을 역할을 한다(문단번호 [0130]). 이 사건 제1항 출원발명은 아래와 같은 이유로 구 특허법 42조 3항 및 42조 4항 1호의 명세서 기재요건을 충족하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. ① 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’ 조성물을 제조하기 위해 사용되는 소수성기의 종류 및 반응 조건에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 반응 시 부수적으로 생성될 수 있는 부산물로부터 해당 조성물만을 정제하는 과정은 통상의 기술자에게 자명하므로, 통상의 기술자로서는 비록 직접적인 실시례가 없더라도 이 사건 제1항 출원발명의 조성물을 용이하게 제조할 수 있다. ② 이 사건 제1항 출원발명은 담체의 소수성을 조절하여 치료제를 담체에 로딩 및 방출하는 속도를 조절할 수 있다는 점에서 착안된 것이고, 보호측쇄는 담체 내 수용성을 부여하는 역할로 소수성기와 치료제 간의 소수성 상호작용을 방해하거나 저하하지 않을 것임을 알 수 있으므로, 통상의 기술자로서는 명세서의 ‘소수성기-중합체 담체-보호측쇄’ 조성물의 작용효과에 대한 기재로부터 이 사건 제1항 출원발명의 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’의 작용효과를 예측할 수 있다. 1) 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하는 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 또한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 2) 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3의 화학식 I와 그 각 치환기가 모두 제시되어 있을 뿐만 아니라, 청구항 3의 화합물이 속하는 옥심 에스테르 화합물의 일반적 제조방법이 기재되어 있다. 아울러, 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3에 해당하는 구체적인 화합물들이 실시 예 1~3, 6, 8, 9로 제시되어 있는 가운데, 그 중 실시 예 1의 화합물의 제조방법이 구체적으로 설명되어 있고, 같은 방법에 의하여 나머지 실시 예들도 제조할 수 있다는 취지의 기재도 있다. 이에 대하여 원고는, 페닐기와 헤테로아릴기는 모두 방향족 치환체로서 통상의 기술자에게는 동일한 범주의 치환기로 고려될 수 있고, 선행발명 1도 페닐기와 헤테로아릴기를 함께 열거하면서 이들을 동등하게 취급하고 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서도 페닐기와 헤테로아릴기를 동일한 범주의 치환체로 취급하고 있는 이상, 선행발명 1의 페닐기를 헤테로아릴기로 치환하는 데에는 아무런 어려움이 없다는 취지로 다투고 있으나, 아래와 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. ① 먼저 비록 갑27호증과 같이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시에 이미 공지된 문헌에서 페닐기에 속하는 벤젠과 헤테로아릴기에 해당하는 피리딘을 같은 방향족 화합물로 예시하고 있으며, 푸란, 피롤, 티오펜 등의 헤테로아릴 화합물이 벤젠처럼 방향성(aromaticity)과 관련된 특징을 갖는다고 기재하고 있기는 하다. 그러나 위와 같이 페닐기와 헤테로아릴기가 방향성을 공유한다는 사정만으로 이들이 청구항 3에서 옥심 에스테르 화합물의 케톤기 좌측의 치환기로서 동일한 범주에 속하는 것이고 쉽게 선택, 치환해 볼 수 있는 관계에 있다고 단정할 수는 없다.