국내 특허 라이선스 계약의 유형, 제한사항, 계약 조건 및 분쟁 현황에 관한 실태 조사 doc_id CNTS-00118874740_2

본 조사에서는 라이선스 계약 시 제한사항을 가격제한, 생산량 제한, 실시범위 제한, 끼워팔기, 그랜트백, 거래제한, 재실시권 허여제한으로 구분하여 조사하였다. 실시범위 제한은 지역제한, 수출제한, 거래상대방과 이용분야의 제한 등을 포함한다. 끼워팔기는 해당 특허발명에 대한 실시권 계약에서 다른 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 경우을 의미하고, 그랜트 백은 실시권자가 실시품목에 대한 개량사항을 특허권자에게 보고 또는 통지하도록 하거나, 기술을 개량하는 경우 특허권자에게 양도 또는 실시허락하도록 하거나, 또는 특허권자를 공동발명자로 등록하도록 하는 경우다. 거래제한은 특허권자의 특허와 경쟁관계에 있는 특허를 사용하지 못하도록 하거나 경쟁 특허 사용 시 특허권자의 승인을 받도록 하는 경우 이를 제한하는 조항이다. 라이선스 계약 시 위와 같은 제한사항을 둔 비중을 보여준다. 전체 라이선스 계약 중 49.6%가 이러한 제한사항을 둔 것으로 나타났는데 특히 실시범위를 제한한 비중이 가장 높았다. 그 외에 재실시권 허여제한, 거래제한, 가격제한을 둔 비중이 각각 6.9%, 5.8%, 5.2%로 나타났다. 실시권 유형으로 구분하면 제한사항을 둔 비중은 전용실시권 42.7%에 비해 통상실시권과 독점적 통상실시권이 각각 54.2%와 58.8%로 높았다. 실시범위 제한을 둔 비중은 통상실시권이 35.2%로 전용실시권 및 독점적 통상실시권에 비해 훨씬 높고, 그랜트백 조항과 재실시권 허여제한은 독점적 통상실시권에서 비중이 높게 나타났다. 제한사항을 둔 비중은 기술별로 다르게 나타나는데, 특히 해양ㆍ항공, 건설ㆍ교통, 의약, 환경 분야에서 각각 80.8%, 57.6%, 55.6%, 55.1%로 타 분야에 비해 높은 비중을 보인다. 제한 사항의 유형을 구분하면 가격제한을 둔 비중은 의약과 화학 분야에서 각각 11.1%와 8.8%로 높았고, 실시범위 제한은 해양ㆍ항공, 건설ㆍ교통 분야에서 각각 69.2%와 40%로 매우 높았다. 또한 끼워팔기는 정보ㆍ통신 분야에서, 그랜트백 조항은 해양ㆍ항공과 정보ㆍ통신 분야에서 비중이 높았다. 거래제한의 경우 생명공학ㆍ농림, 전기ㆍ전자 분야에서 각각 23.1%와 14.3%로 타 분야에 비해 비중이 높았다. 마지막으로 재실시권 허여제한은 의료와 기초과학 분야에서 33.3%와 20%로 높은 비중을 보인다. 특허권의 라이선스 계약을 체결함에 있어서 실시권자가 실시품목에 대한 개량사항을 특허권자에게 보고 또는 통지하도록 하거나, 기술을 개량하는 경우 특허권자에게 양도 또는 실시허락하도록 하거나, 특허권자를 공동발명자로 등록하도록 그랜트백(grant-back)조건을 부과하는 경우가 있다. 그랜트백으로 인하여 특허권자는 라이선시의 기술개발로 인하여 자신이 시장에서 배제되는 위험부담없이 자신의 기술을 라이선스할 수 있게 된다. 그랜트백 조항은 개량기술에 대한 이용권을 특허권자에게만 배타적으로 귀속시키는 경우와 실시권자가 특허권자 이외에 다른 기업에 대해서도 개량기술을 실시허락 할 수 있는 경우와 같이 비배타적인 경우가 있다. 이러한 그랜트백은, 특히 비배타적인 경우, 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 즉, 특허권자에게 개량기술에 대한 특허의 취득이라는 보상을 해줌으로써 초기 혁신을 촉진할 수 있고, 개량기술에 대한 위험을 특허권자와 실시권자가 공유할 수 있으며, 실시허락된 기술에 기반한 추가적인 혁신을 가능하게 할 수 있다. 그러나 특허권자에게 모든 권리를 귀속시켜 실시권자가 장래의 기술개량이나 혁신으로부터 아무것도 얻을 수 없는 배타적 그랜트백의 경우에는 연구개발에 대한 유인이 없어져 혁신이 저해될 수 있다. 특허 라이선스 계약시 특허권자가 실시권자에게 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않을 것을 조건으로 부과하는 경우가 있는데 이를 강학상 ‘부쟁합의’라고도 하며 해당 계약조항을 부쟁조항이라고 한다. 경우에 따라서는 그 범위를 확장하여 실시권자에게 라이선스대상 특허의 효력을 제3자로 하여금 다투게 하거나 제3자가 다투는 것에 협조하지 않을 의무까지 포함하여 규정하기도 한다. 특허침해 및 무효소송에서 실시권자가 특허권자에게 조력할 의무를 규정하는 경우도 있으며, 부쟁의무 위반시의 효과로 계약의 해제를 규정하는 경우도 있다. 부쟁조항의 유효성에 대해서는 ⅰ) 사적 자치를 존중하여 실시권자에게 부쟁조항의 구속력을 인정하더라도 실시권자 이외에 이해관계가 있는 제3자는 언제라도 무효심판을 청구할 수 있기 때문에 결과적으로 공공의 이익에 가해지는 손실이 적은 점, ⅱ) 실무상, 특허침해소송에서 특허권자는 상대방에 대하여 특허권 침해를 주장하지 않고, 상대방도 특허의 무효 주장을 하지 않기로 하는 화해가 성립되는 경우가 있어 부쟁조항에 구속력을 인정할 실익이 있는 점, ⅲ) 부쟁조항의 유효성을 인정함으로써 특허실시계약의 체결이 원활해져 권리의 이용을 촉진할 수 있는 점 등을 고려하여 그 유효성을 인정하는 것이 타당하다는 견해가 있다. 본 조사에서는 라이선스 분쟁이 발생한 경우 발생 원인을 특허보증 관련, 부쟁의무 위반, 실시료 산정기준 관련, 실시료 지급 관련, 실시료 반환 및 그랜트 백 관련으로 구분했다. 라이선스 관련 분쟁 현황을 보여준다. 전체 라이선스 계약 중 6.8%(72건)가 관련 분쟁이 발생하였는데, 72건 모두 실시기업이 중소기업일 때 발생했다. 라이선스 분쟁의 원인과 관련하여 특허보증 관련이 38건으로 가장 많았고, 로열티 산정기준 관련, 실시료 지급 관련이 각각 17건, 11건으로 그 뒤를 이었다. 이 밖에 부쟁의무 위반, 실시료 반환, 그랜트 백 관련이 원인인 경우도 각각 5건, 5건, 1건으로 나타났다. 분쟁발생 건수 및 원인을 특허권자 유형으로 구분하여 보여준다. 우선 대기업이 특허권자인 경우 특허보증으로 인한 분쟁이 5건, 산정기준으로 인한 분쟁이 1건으로 특허보증이 원인이 되는 경우가 큰 비중으로 차지한다. 분쟁발생 비율을 실시권 유형별로 보면 전용실시권인 경우 분쟁발생 비율은 7.9%로 통상실시권인 경우의 6.3%보다 다소 높았다. 특허보증이 분쟁의 원인이 된 경우는 통상실시권 계약보다 전용실시권 계약에서 더 많은 반면, 실시료 산정기준이나 실시료 지급이 원인이 된 경우는 통산실시권에서 더 잦은 것으로 나타났다. 특허 라이선스 계약은 일반적으로 계약 당사자 간 대외비로 진행되는 경우가 대부분이기 때문에 로열티율, 계약조건 및 분쟁현황 등을 파악하기 어렵다. 본 과제는 특허 라이선스 계약을 체결한 기업 대상 설문조사를 통해 국내 특허 라이선스 계약 실태를 파악하여 관련 정책을 설계하는데 필요한 기초자료를 제공하고, 특허 라이선스 계약 시 기업이 참고할 수 있는 산업별 로열티율 및 분쟁정보를 제공하기 위해 수행되었다. 설문조사 결과 총 1,053건의 특허 라이선스 계약 사례가 수집되었고, 이 중 중소기업이 실시권자인 비중은 96.7%, 중소기업이 특허권자인 경우는 59.4%로 나타났다. 실시기업이 속한 산업으로 구분하면 건설업이 전체의 42.2%로 높게 나타났다. 라이선스 유형은 단일 특허에 대한 라이선스가 전체의 86%로 대부분을 차지했고, 패키지 라이선스와 상호 실시허락 형태가 각각 6.9%와 5.2%로 나타났다. 하지만 생명공학, 의약, 전기 및 전자기술의 경우 패키지 라이선스 비중이 각각 19.2%, 16.7%, 14.3%로 나타나 첨단기술의 경우 관련 특허가 묶여서 라이선스되는 경향이 타 기술에 비해 높은 것으로 나타났다. 선불금(initial payment)은 기술거래 계약이 성사되면 계약기간 중 발생되는 로열티의 일부를 미리 지불하는 계약금 형태로 기술이전에 필요한 기술 교육비, 출장비, 기술문서 복사비, 시제품 제작비 등 제비용을 포함하여 계상한다. 이는 기술공개에 따른 대가의 개념으로 기술의 사용정도와 관계없는 고정금이다. 경상기술료(running royalty)는 기술도입자가 해당 기술을 사용하여 제품의 제조, 판매 등이 이루어질 경우 일정기간 주기로 매출액 또는 판매가, 판매이익 등에 대해 일정 비율로 지급하는 것으로 매출정률 사용료라고도 한다. 따라서 산출방식과 평가가 비교적 어렵다. 경상기술료 납부 주기와 관련하여 일반적으로 우리나라에서는 연 단위로 기술료를 납부하도록 하는 방식이 선호된다.