표준필수특허의 남용 및 특허권 소진이론의 적용 범위와 관련된 법적 분쟁 및 판례 분석 doc_id CNTS-00118874740_4

최근 기술표준에 대한 관심 증가와 더불어 표준기술과 관련된 분쟁도 증가하고 있고, 특히 표준필수특허(Standard Essential Patent, SEP)의 라이선스 거절과 관련한 분쟁에 관심이 모아지고 있다. 라이선스 거절 등의 행위가 경쟁사업자의 시장퇴출이나 시장진입을 저지하기 위한 목적으로 이루어지거나 부당공동행위나 불공정행위의 목적으로 이루어지는 경우에는 반경쟁적인 특허권 남용행위로 판단될 수 있다. 우리 공정위 지침에서는 부당하게 실시허락의 대가를 요구하는 행위, 부당하게 실시허락을 거절하는 행위 등 을 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 규정하고 있다. 표준기술은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조된다. 또한 표준기술은 관련 시장에서 막대한 영향력을 행사할 수 있게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요된다. 대표적인 사건은 2009년 Qualcomm社의 시장지배적지위 남용 사건으로, Qualcomm은 CDMA(코드분할다중접속 방식)의 원천기술을 보유한 특허권자이며 CDMA휴대폰에 장착되는 주요부품인 모뎀칩 등을 제조ㆍ판매하는 업체로 오랜 기간 한국 휴대폰 모뎀칩 시장을 독점하면서 약 10조 원 가량의 매출을 올렸다. 공정거래위원회는 Qualcomm이 자사의 모뎀칩 장착 여부에 따라 한국 휴대폰 제조사에 로열티를 차별부과하고, 조건부로 리베이트를 제공하여 독점을 유지하여 왔다는 이유로 시정명령 및 2,731억 원이 넘는 과징금을 부과하였다. 이에, Qualcomm은 로열티를 차별화 한 것은 한국기업과 계약체결 당시 표준기술도입계약서 상의 합의에 따른 조치였고, 한국 휴대폰 제조사와의 협의한 구매량에 따른 인센티브 제도는 리베이트라고 볼 수 없다며 서울고등법원에 위 처분에 대한 취소소송을 제기하였다. 당사자 간에 조건부 계약으로 특허권 소진의 배제를 약정한 경우 그 내용으로 제3자를 구속할 수 있는지와 관련하여 분쟁이 발생할 수 있다. 이 경우 법원의 입장은 특허권 소진이론을 적용한 경우와 적용을 배제한 경우로 나뉘어 있다. 특허권 소진이론(또는 최초판매이론) (Patent Exhaustion Theory 또는 First Sale Doctrine)이란 특허 제품에 대한 적법한 판매가 이루어지고 나면 특허권자의 권리는 소진되어 구매자는 구입한 특허 제품을 자유롭게 사용 및 양도할 수 있다는 원칙이다. 특허기술과 관련된 거래에 있어서 국내적 특허권 소진이 인정되는 것이 통설이지만 국제적 소진이론이 인정되는지에 관하여는 국가마다 의견이 일치되어 있지 않다. WTO/TRIPs 협정 제6조에서는 특허권의 소진을 언급하면서도 특허권 소진의 원칙과 관련된 구체적인 내용은 다루지 않고 있다. 이러한 이유로 특허권의 국제적 소진의 인정여부와 인정근거는 각국이 선택적으로 결정하여 왔다. 이러한 조건부판매(conditional sales)는 특허권자가 특허기술에 대한 실시권자가 아닌 특허기술이 적용된 제품의 구매자 또는 이용자의 사용에 대해 제한을 가하면서 당해 특허 제품에 대한 특허권 소진이론을 무력화시킬 수 있는 수단이 된다. 그러나 상품이 판매된 후에 그 특허 상품에 대하여 가해지는 제한은 권리소진의 원칙에 따른 특허권의 정당한 보호범위를 벗어난 것이므로 경쟁제한성이 있다면 경쟁법 위반이 될 수 있고, 경쟁업자간 시장을 분할하기 위한 목적으로 라이선스 계약시 이용분야를 제한하는 경우에는 경쟁법 위반이 된다. 나아가 최근 연방대법원이 Lexmark 사건에서 권리소진의 원칙을 제한하는 조건부 라이선스 계약에 대하여 제3자에 대한 침해주장은 인정하지 않고 당사자 간에 계약상의 효력 만을 인정하는 판시를 하였으므로 라이선스 계약시 이를 주의할 필요가 있다. 2016년 미국 연방항소법원은 Lexmark 사건에서 많은 비판에도 불구하고 명시적으로 특허 상품의 적법한 판매조건을 약정한 경우에는 그 조건을 충족하기 전까지 권리는 소진되지 않는다고 판단하였다. 그러나 이에 대한 상고심에서 2017년 5월 30일 미국 연방대법원은 특허권자가 스스로 또는 실시권자를 통하여 물품을 판매함으로써 적법한 판매(authorized sale)가 발생하면, 판매 당시 어떤 제한을 부가하였는지에 관계 없이, 또한 그러한 판매가 특허가 등록된 국가에서 이루어졌는지에 관계 없이, 해당 물품에 대하여는 더 이상 미국 특허권을 주장할 수 없게 된다고 판시하였다. 계약법에 따라 당초 부가한 제한 조건을 위반하였다는 주장은 가능하나, 계약의 당사자에게만 효력이 있다는 것이다. 이 사건은 방법특허의 특허권 소진을 계약에 의해 제한할 수 있는지 여부가 문제된 것으로 이에 대해 연방항소법원은 조건부 계약의 효력을 인정하여 특허권 소진이론이 Intel 부품과 Intel 외의 부품들과의 결합에 의하여 생산된 모든 제품으로 확장되지 않는다고 판결하였다. 즉, Intel의 판매는 조건부 판매였고 특허권 소진이론은 조건부 판매에는 적용되지 않는다는 것이다. 그러나 연방대법원은 이러한 항소법원의 판단과는 반대로 방법특허는 제품이나 장치와 같이 판매되지 않아도 그 방법이 제품에 구현되었다면(embodied) 특허권은 소진된다고 판결하였다. 만일 방법특허에 특허권 소진이론이 적용되지 않는다면 특허소진을 회피하기 위해 특허청구항을 손쉽게 방법 청구항으로 기술하면 된다는 것을 그 이유로 들고 있다. 이에, 연방항소법원은 ‘Roundup Ready’ 기술이 들어간 상품용 종자를 파종하여 다음 세대의 종자가 발생하면 새로운 침해제품이 탄생한다고 보았다. 또한 종자 안에 차세대 종자까지 모두 내재되었다는 Bowman의 주장에 대해서 상품용 종자의 합리적이고 의도된 유일한 용도가 재파종이 아니고, 식용, 사료용과 같이 분명히 다른 용도가 존재하는 이상 특허된 기술을 증식시켜 새로운 침해 제품을 생산할 수는 없다고 하여 특허권 소진을 인정하지 않았다. 연방대법원도 특허권자는 실제로 판매된 제품에 대해서만 보상을 받았을 뿐 추후의 재창조물(recreations)에 대해서는 보상을 받지 못하였으므로 특허권 소진은 판매된 특정 제품에만 적용되고, 재생산물 또는 재창조물에 대해서는 적용되지 않는다고 하여 특허권자의 손을 들어 준 사건이다.