직무발명 보상제도의 절차적·실체적 정당성 확보 방안과 실시보상액 산정을 위한 사용자 이익 및 독점권 기여도 산정 방식에 관한 고찰 doc_id CNTS-00118887349_2

구 발명진흥법 제17조의 규정에 따른 ‘직무발명 심의기구’는 그 설치·운 영이 전적으로 사용자등의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 설치·운영이 종업원 등에게 매우 절실하거나 또는 분쟁의 예방이나 해결을 위하여 긴절한 경우에조차 전문성 내지 공정성을 확보하지 못하는 방향으로 설계되어 있는 문제점이 발견되었다. 또한 구 법 제17조 제2항은 직무발명 심의기구의 구성에 관하여, 사용자 등과 종업원등의 대표, 법 제26조에 따른 ‘특허관리전담부서의 장’ 등으로 구성하며, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다고 규정하고 있는바, 직무발명 심의기구의 공정성을 담보하는 각 대표의 비례적 구성의 원칙도 선언되어 있지 아니함은 물론이고 절대다수의 중소기업의 경우 특허관리전담부서라는 것이 별도로 설치되어 있지 않음에도 불구하고 그러한 현실을 반영하지 못하여 동 부서의 장을 법정 구성요건으로 규정하고 있다는 점에서, 개정의 여지가 충분하였던 것으로 이해된다. 즉 사용자등과 종업원등이 대등한 지위에서 합리적 절차를 거쳐 마련된 직무발명보상규정이라면 그 형태가 어떠하든 실시보상액을 산정하는 법원성이 긍정되어야 할 것이며, 만일 그러한 법원성이 일반적으로 부정된다면 사용자등의 입장에서는 종업원등의 주관적 이익을 반영하는 절차를 거쳐 보상규정을 도입할 하등의 이유가 없게 될 것이라는 의미이다. 따라서 직무발명보상규정이 마련되지 아니하였거나 절차적 정당성이 부정되는 경우라면 실시보상과 관련된 송사는 결국 사용자등의 불이익의 방향에서 이해되어야 할 것이고, 절차적 정당성이 인정되는 보상규정이 마련된 경우라면 그러한 보상규정에서 정한 기준에 따라 산정되는 실시보상액을 직무발명자인 종업원등이 행사할 수 있는 실체적 권리의 범위로 보고 그 정당성을 긍정하되, 다만 개별적이고 구체적인 경우에 보상규정에서 정한 기준을 따르게 되면 실시보상에 있어서 사용자등과 종업원등 간에 현저한 불균형이 발생하는 경우 법원의 판단에 따라 이를 바로잡는 것이 바람직하다고 본다. 법 제15조가 직무발명 보상에 있어 절차적인 정당성을 최우선적으로 판단하고자 하는 부분에 관하여는 앞서 언급한 바와 같이 긍정적으로 평가될 수 있을 것이며 또한 비교적 간단명료하게 그 절차를 규정하고 있으므로 혼란의 여지는 없다고 할 수 있으나, 실체적 정당성에 관하여는 여전히 문제될 수밖에 없는 상황임을 부정할 수 없을 것이다. 통상 기업체에서 직무발명에 대하여 출원 보상이나 등록 보상의 경우 일정 금액을 보상액으로 정하고 있으므로 그러한 보상액 책정과 관련하여 절차적 정당성이 갖춰진 경우 별다른 문제가 남겨지지 않지만, 실시처분 보상의 경우 일정 기준을 정하고 있고 또한 그에 관한 절차적 정당성이 갖춰진 경우라 하더라도 이를 실제 적용함에 있어서는 ‘직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익’이 구체적으로 무엇이며, ‘그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도’를 어떻게 고려하여야 하는 것인지 실무상 정답을 찾기가 쉽지 아니하기 때문이다. 사용자등이 얻을 이익은 직무발명을 실시하는 태양에 따라 그 산정의 구체적 내용이 달라질 수 있을 것이다. 직무발명을 실시하는 방법은 ① 사용자등이 직접실시하는 자기실시, ② 제3자에게 실시를 허락하는 실시허락, ③ 자기실시와 실시허락을 병행하는 병행실시 등으로 나누어 볼 수 있다. 실시허락의 경우나 병행실시에 있어서 실시허락에 관한 부분은 실제 실시료 수입을 사용자등이 얻을 이익으로 계산하면 되므로 비교적 간단한 측면이 있지만, 자기실시의 경우에는 사용자이익액을 산출하는 것이 그다지 간단하지 아니하다. 자기실시하는 경우 판례의 분석을 통하여 발견되는 바는 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계하지 아니하더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로 사용자이익액은 결국 그러한 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 뜻하며 결국 이러한 이익은 직무발명으로 인한 독점이익 또는 초과이익으로서 통상실시권을 통하여 얻을 이익을 공제한 이익을 의미한다는 것이다. 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계하지 아니하더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로 사용자이익액은 결국 그러한 통상실시권을 넘어 ‘직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익’을 뜻하며 결국 이러한 이익은 직무발명으로 인한 독점이익 또는 초과이익으로서 통상실시권을 통하여 얻을 이익을 공제한 이익을 의미한다. 독점권기여도는 독점이익 또는 초과이익의 발생에 해당 직무발명이 기여한 정도를 말하며, 자기실시에 있어서 독점매출액(=초과매출액) 또는 독점권기여도는 다음과 같은 방식으로 산정될 수 있다. 실시허락만 하는 경우에 있어서는 실시료 수입액에 대한 독점권기여도는 1로 본다. 독점매출액을 산정하는 방식을 독점권기여도를 산정하는 방식으로 전환하고 있는 것은 기본 산정식을 유지하기 위한 것이며, 독점매출액 자체는 독점권기여도가 반영된 것임에 유의할 필요가 있다. 다른 방식으로는 독점매출액에 해당 직무발명을 적용한 제품 등의 이익률을 곱하여 산정하는 ‘직접산정 방식’이 있는데, 이때 이익률을 곱한 수치와 실시료율을 곱한 수치는 결과적으로 같다고 볼 수 있기 때문에, 양자를 구별할 실익은 없다고 보아도 무방할 것으로 사료되며 따라서 이익률을 실시료율로 보는 방식으로 이해될 수 있을 것이다. 다만 실무상 또는 판례상으로는 앞서 언급한 독점권기여도를 풀이하는 서술방식을 취하여 ‘직무발명을 독점적으로 이용함으로 인하여 얻은 이익률’이라는 표현으로 대체하는 경우도 있기 때문에 이러한 경우에는 다시 실시료율을 반영하여야 하므로 주의할 필요가 있을 것이다. 판례에 나타나는 실시료율은 0.5%부터 6% 정도이며 평균 실시료율은 3.1%인데, 객관적 근거에 의하는 경우도 있지만 대부분의 경우 그러한 근거를 제시하지 아니하고 실시료율을 정하고 있는 것으로 보인다. 최근의 판례에서 주목할 만한 것은 그간 실시료율을 산정하는 방법으로 많이 사용되어 왔던 ‘25% Rule’에 대하여 법원이 특허권과 이를 침해한 제품과의 관계를 설명하지 못하고 당사자 간의 특정한 관계도 설명하지 못하며 사실로서의 신뢰성과 관련성을 부정하는 관점에서 합리적 실시료율을 산정하는 방법이 아니라고 판결한 것이라고 할 수 있다[Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292 (2011)]. 25% Rule은 실시계약에 있어서 예상이익의 25% (내지 33%) 정도를 특허권자에게 실시료로 지불하는 것이 합리적이라는 일종의 경험칙상의 원칙이며 이러한 원칙에 따라 일반적으로 판매가의 20% 정도를 이익으로 보고 그러한 이익에 특허발명이 기여한 정도를 25%로 가정, 매출액의 5%를 실시료로 산정하는 것을 내용으로 한다.