미국, 일본, 한국의 판례 및 심판 기준을 통해 살펴본 특허청구범위 정정 시 실질적 변경 및 동일성 판단 기준에 관한 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_10

미국 지방법원 또는 연방항소법원의 판례에 나타난 실질적 동일 여부를 판단하는 기준들은 다양하나, 대체적으로 특허청구범위의 확장, 변경 뿐만 아니라, 청구범위를 축소하는 경우에도 실질적으로 동일한 것으로 보지 않는다는 점에서 견해가 일치한다. 또한, 특허청구범위를 직접 정정하지 않고 관련된 명세서나 도면을 수정하는 것에 의해 또는 특허권자의 주장에 의해 특허청구범위의 해석이 달라지게 되는 경우에 있어서는 제3자에 대한 중간권의 성립을 인정하는 판례들이 있었으나, 중간권 성립을 부정하는 판례도 있다. 구체적으로 살펴보면, 실체적으로 동일하다고 하는 것은 청구항의 문구가 정확히 일치하는 것을 의미하는 것이 아니라, 재등록 전후의 청구항에 실질적 변경이 없는 것을 의미한다.재등록 특허의 청구항은 명세서에 비추어 해석되며 반드시 원 특허 청구항과 동일한 단어가 사용될 필요는 없다. 만일 보정사항이 단지 발명의 동작을 명확히 하기 위한 것이고, 관련 문구가 이미 원 특허 명세서에 기재되어 있다면 그러한 문구가 청구항에 사용되었다고 해서 동일성이 부정되는 것은 아니다. 특허청구범위가 감축 보정된 경우에 대하여, 연방순회법원은, 청구항이 선행기술을 회피하기 위해 감축된 경우, 명세서에 기재된 한정사항에 기초하여 정정 전의 청구범위를 해석하는 것은 적절하지 않으며, 원 청구항은 정정된 청구항에 기재된 한정사항들을 포함하지 않은 것이고, 결과적으로 특허청구범위에 변경이 일어났으므로, 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다. 지방법원에서는 재심사 과정에서 선행기술에 기초한 거절이유에 대응하여 청구항을 축소 보정하였다 하더라도, 보정사항이 단지 한정된 사항을 강조한 것에 지나지 않고 원래 청구항에 존재하던 것인 경우에는 보정된 청구항이 실질적으로 변경되지 않았다고 판단하기도 하였는데, 동 판결의 다른 청구항에 대해서는 선행기술에 대응하여 청구항이 감축된 경우에 대해서 실질적으로 변경되었다고 판단하고 있는 점에 비추어 볼 때, 이는 원 청구항에 존재하던 구성을 더욱 강조한 경우에 한하여 적용 가능한 것으로 보인다. 일본 심판편람에서는 정정에서 실질상 특허청구범위의 확장 또는 변경이 있는 것에 대하여 1995. 6. 30. 이전 출원과 1995. 7. 1. 이후의 출원으로 나누어서 설명하고 있는데, 이는 특허법 개정에 의해 1995. 7. 1. 이후 출원에 대해서는 발명의 목적을 필수적으로 기재하도록 한 규정이 없어진 점을 감안한 것이다. 즉, 평성 6년(1994년) 개정 전 특허법 제126조 제2항의 실질상 특허청구범위의 변경 금지 조항을 적용할 때는, 발명의 구체적 목적 범위 내에서 기술적 사상의 감축적 변경은 특허청구범위의 실질상 변경으로 보지 아니하였으나, 특허법 개정에 의해 명세서에 발명의 목적을 반드시 기재할 필요가 없어졌으므로 ‘구체적인 목적 범위 내의 감축’이라는 기준을 삭제한 것이다. 1995. 7. 1. 이후 출원에 대해 적용되는 심판편람의 판단기준은 다음과 같다. 다수의 청구항이 있는 경우에 각 청구항은 독립적으로 특허권이 있는 것으로 취급되고, 무효심판, 권리범위확인심판, 침해소송도 청구항별로 청구 및 판단이 가능한 것처럼, 명세서 등의 정정도 청구항이 대비되지 않으면 심판 및 소송에 혼란이 생긴다. 따라서 실질적 변경 여부는 정정 전후의 동일한 청구항 번호를 가진 항끼리 대비하여 판단하여야 한다는 견해가 있다. 그러나, 대법원 2002후413 판결에 의하면, 정정 전후의 다른 청구항을 대비하여 실질적 변경 여부를 판단하고 있어서 적어도 정정 후의 청구항과 정정 전의 특허청구범위를 대비하여 판단하여야 함을 알 수 있다. 또한, 정정 전후에 대비되는 청구항이 특정되지 않았다 하더라도 정정 후의 청구항이 정정 전의 특허청구범위에 기재되어 있던 다른 청구항과 동일한지 여부를 파악하는 것이 불가능해 보이지 않고, 석명을 통하여 대비 대상이 되는 청구항을 명확히 할 수 있다. 따라서 정정된 청구항과 정정 전의 특허청구범위 전체를 대비하여 실질적 변경 여부를 판단하여야 할 것이다. 실질적 변경 여부를 판단하는데 있어서 일반적인 인식은 내적 부가(한정)는 대체로 허용되는 것으로 보고 외적 부가는 부가에 의해 새로운 작용 효과가 발생하므로 엄격하게 제한해야 한다는 것이다. 그러나, 이러한 견해는 명확한 이론적 근거나 판례에 의해 뒷받침되는 것은 아니다. 오히려, 판례에 의하면 구체적인 위치 한정이라 하더라도 새로운 목적 효과가 발생하는 경우 실질적 변경에 해당한다고 보는 경우도 있다. 또한, 외적 부가인 경우에는 새로운 목적 효과에 의해 실질적인 변경이 발생했다고 판단될 가능성이 매우 높지만, 정정 전의 특허청구범위에 정정에 의해 부가되는 구성을 포괄할만한 표현이 있다면 이를 구체화한 내적 부가로 보아 정정이 허용되거나, 부가된 구성이 약간의 기술적 의의가 있다고 하더라도 특허발명의 효과를 나타내기 위한 기술구성을 구체화한 것인 경우에는 실질적 변경이 아니라고 판단한 일본의 판례가 있다. 현 특허심판원의 심판편람에서는 발명의 구체적인 목적의 범위 내에 있어서의 기술적 사항의 감축적 변경은 실질적 변경이 아닌 것으로 설명하고 있다. 이때 문제가 되는 것은 발명의 구체적인 목적 범위를 특허청구범위에 기초하여 파악할 것인지, 명세서에 기재된 발명의 목적 전체를 포함하여 파악할지 여부이다. 만약 발명의 구체적인 목적 범위를 명세서에 기재된 목적 전체를 포함하는 것으로 해석한다면, 특허청구범위는 제한없이 감축 보정될 수 있을 것이다. 그러나, 현재까지의 대법원 판례, 일본의 심판편람, 판례 등을 종합하여 볼 때, 발명의 구체적인 목적 범위란 특허청구범위의 기재(구성, 기능, 효과 등을 포괄한다)에 기초하여, 명세서에 기재된 발명의 목적 중에서 청구범위에 기재된 사항과 관련된 목적으로 한정하여 해석하여야 할 것으로 보인다. 정정제도는 발명자와 제3자와의 사이에서 적정한 조화를 도모하는 것이 중요하고, 제3자에게 불측의 손해를 초래하지 않는 범위 내에서 허용될 수 있다는 점에서 한국, 일본, 미국의 정정제도의 취지는 유사하다. 다만, 정정으로 인해 제3자에게 불측의 손해가 발생하게 되었는지에 대해 견해가 서로 다르고, 이로 인해 정정의 허용 범위도 다른 것으로 보인다. 국내에서는 정정 전 특허청구범위가 무효라는 사실을 믿었던 제3자의 행위에 대해, 무효심판에 의해 특허권이 무효되지 않은 이상 그러한 신뢰이익은 보호될 수 없다고 보는 듯하며, 감축적 정정의 경우 이로인해 제3자에게 불측의 손해가 나타난다고 보지 않는다. 따라서 청구범위를 감축하는 경우 정정 및 소급효를 인정하고, 정정 전에 이루어진 모든 침해 행위에 대해 정정 후의 청구범위의 적용이 가능하다. 그러나, 미국에 있어서는, 실질적으로 동일하지 않은 정정의 경우 그러한 정정 행위 자체가 정정 전 청구범위가 하자가 있다는 사실을 스스로 인정한 것으로 보고, 정정 전의 청구항은 무효이기 때문에 권리 자체가 없었던 것과 동일하게 본다. 따라서 특허청구범위를 형식적으로 감축한다 하더라도 당초 무효이던 청구범위를 유효한 것으로 변경하였으므로 청구범위의 확장․ 변경과 동일한 것이라는 논리가 성립할 수 있다.