특허권의 정정 및 보정 시 실질적 변경 여부를 판단하는 기준과 정정 제도의 개선 방향에 관한 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_11

특허권자는 무효 사유를 회피하기 위해 위 정정요건 중 어느 하나에 해당하는 경우 정정심판 또는 정정청구를 하게 되는데, 무효 사유를 회피하기 위해 많이 사용되는 방법이 특허청구범위를 감축함으로써 무효사유를 피해가는 것이다. 그러나, 특허청구범위를 감축한다 하더라도, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다는 규정을 동시에 충족하여야 하는바, 감축의 경우 어느 범위까지가 실질적 변경이고, 어느 범위까지 정정이 허용되는지에 대해 서로 다른 견해들과 판례들이 존재한다. 따라서 특허권자 뿐만 아니라 제3자로서도 특허권의 정확한 권리범위를 예측할 수 없는 문제점이 있었다. 이에 따라 특허청과 특허심판원은 특허심판원 TF팀과 심판제도 개선위원회를 통해 정정 제도의 개선 방안에 대한 검토를 진행하여 왔다. 그 결과 현행 제도는 특허청구범위의 감축에도 불구하고 실질적인 변경에 해당하여 정정을 인정하지 않는 경우가 많이 있으므로, 새로운 정정제도의 도입을 검토하는 것이 필요하다는데 인식을 같이하고, 특허청구범위의 실질적 변경을 금지하지 않는 새로운 정정제도의 도입을 검토하였다. 이 사건 정정에서 살펴보더라도 정정 전의 ‘제1, 2 수평기어의 왕복운동’과, 정정 후의 ‘반대방향으로 왕복운동하며, 중간기어를 통해 맞물려 있는 제1, 2 수평기어’는 청소기의 뚜껑이 닫혀 있을 때에는 안쪽방향으로 이동하여 걸레가 외부물림부재와 내부물림부재 사이에 끼워질수 있도록 하고, 청소기의 뚜껑이 열릴 때에는 외부쪽으로 밀려나서 걸레가 내부물림부재와 외부물림부재에서 분리될 수 있도록 하는 공통된 목적을 가지고 있다. 따라서, 명세서의 구성 중 아무것이나 그대로 가져와서 결합한 것이 아니라 정정 전의 특허청구범위에 기재된 구성(즉, 제1, 2 수평기어의 왕복운동)의 구체적 목적 범위(왕복운동) 내에서 이를 달성하는데 필요한 구성을 부가한 것으로 볼 수 있으므로, 이를 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성 중 아무것이나 그대로 반영하더라도 실질적 변경이 아니라고 일반화할 필요는 없다. 즉, 위 대상판결에서도 정정 전 특허청구범위의 해석을 통해 정정사항과의 관련성을 파악하고 있으므로, 정정 전 특허청구범위와 관련없는 구성을 명세서로부터 추출하여 부가한 것은 아니다. 일본 특허법의 정정과 관련된 규정은 우리나라 특허법과 내용상 유사한 점이 많다. 2011년 개정된 일본 특허법 제126조(정정심판)에 의하면, 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대한 정정은 특허청구범위의 감축, 오기 또는 오역의 정정, 명료하지 않은 기재의 석명을 목적으로 하는 것에 한하여 청구할 수 있으며, 그러한 정정은 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하고, 정정은 실질상 특허청구범위를 확장하거나 변경해서는 아니되며, 정정 후에 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 특정된 발명이 특허출원 시에 독립하여 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. 다만, 일본 특허법의 정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속한 때로부터 그 심결이 확정될 때까지의 사이에는 청구할 수 없고, 서로 인용하는 관계에 있는 청구항 또는 1군의 청구항에 대해서는 해당 1군의 청구항 별로 정정청구를 하여야 한다는 점에서 특별한 차이가 있다. 감축적 정정에 의해 제3자에게 불측의 손해가 일어나는지에 대해 우리나라와 미국 법원의 견해가 다르고, 각각 나름대로 일리가 있어서 어느 하나가 맞고 다른 하나가 잘못되었다고 단정할 수는 없다. 다만, 법 해석의 최종 권한은 법원에 있으므로 그 결론은 법원의 판단을 따를 수 밖에 없는데, 현재 국내 법원에서는 일정 범위 내에서 이루어지는 감축적 정정을 허용하고 있고, 그 소급효를 제한하는 규정도 특별히 없다. 국내 법원의 정정에 대한 이러한 관대한 태도는 현행 규정하에서 특허권의 정정 허용 범위를 넓히고자 하는 특허심판원으로서는 다행스럽다. 왜냐하면, 우리 법원이 소급효가 인정되는 감축적 정정을 엄격히 제한하지 않고 비교적 폭넓게 인정하고 있으므로, 감축적 정정을 어느 범위까지 허용할지에 대한 기준을 정하는 것에 의해 소기의 목적을 어느 정도 달성할 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 정정과 관련한 주요 대법원 판례들과 우리와 법체계가 유사한 일본의 판례들을 위에서 살펴본 결과, 대체로 구체적 목적 범위 내의 감축적 정정에 대해서는 실질적 변경이 아니라고 판단하는 경향이 강하다. 현 재 특허심판원 실무에서는 심판부에 따라 청구범위에 기재된 구성과 관련된 목적 범위 내에서의 감축적 정정도, 부가된 구성 자체가 가지는 기술적의 의, 새로운 목적 효과만을 기초로 하여 실질적 변경으로 판단하기도 하나, 판례와 부합하게 기준을 통일할 필요가 있으며, 이러한 범위 내에서 정정의 허용 범위를 명확히 할 경우 감축적 정정의 허용 범위가 일부 확장되는 효과가 있을 것이다. 한편, 명세서에 기재된 구성을 청구범위에 부가하는 감축적 정정을 전면적으로 허용해야한다는 견해는 찬성하기 어렵다. 왜냐하면, 대법원 판례들이 이와 같은 정정을 전면적으로 허용한다고 명시적으로 밝힌 것으로 보이지 않고, 최근까지도 여전히 새로운 목적, 효과의 발생 여부에 따라 실질적 변경 여부를 판단하고 있으며, 심판관은 발명자의 이익 뿐만 아니라 제3자의 이익, 즉 공익을 대변하여 양자 사이의 이익 균형을 맞추는 역할을 수행하여야 한다는 점을 고려할 때 특허청이 특허권자의 보호를 강화해야 할 정책적 필요에 의해 정정의 범위를 지나치게 확장하는 것은 바람직하지 않기 때문이다. 특허법원은 특허발명에서 볼트 및 설치구는 비닐포대 원단을 다중절곡할 때 사용되는 지지판을 설치하는 구성요소인데, 보정 전 확인대상발명의 설명서에는 다중절곡부에 관련된 기재가 없고 도 4, 도 5 및 도 7의 ‘볼트 및 설치구 관련된 부분’에는 아무런 도면부호도 기재되어 있지 않았으며, ‘다중절곡부’가 필수적 구성요소임을 인정할 근거가 없으므로 보정 전 확인대상발명은 ‘다중절곡부’를 가지지 않는 발명에 해당되는 것으로 보았고, 따라서 보정 전 확인대상발명의 도 4, 5, 및 7에는 그 기능이나 효과를 전혀 알 수 없는 볼트 및 설치구와 관련된 부분이 도시된 것이어서, 보정으로 설명서의 기재와 도면이 일부 불일치하여 불명확한 부분을 삭제한 것은 불명확한 기재를 명확히 한 것이어서 요지변경에 해당하지 않는 것으로 판단하였다. 이 사건은 소극적 권리범위확인심판에 관한 것으로, 원고는 보정 전 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 심판을 청구하였고, 확인대상고안의 설명서의 기재와 도면부호를 추가하는 보정을 하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 전 확인대상고안의 도면에 도시된 광고 문안에 도면부호를 부여하고 그 색상을 한정한 보정이 보정 전 확인대상고안의 설명서 및 도면으로부터 충분히 예측 가능한 것으로 보았고, 따라서 그 보정은 확인대상고안을 보다 명확히 하고자 누락된 구성 및 효과를 기재한 것이어서 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 판단하였다. 그리고 특허법원도 보정 사항 1 및 2는 보정 전 확인대상고안의 도면에는 도시되어 있었으나 그 설명서에서 누락되었던 부분을 구체화한 것이어서 요지변경이 아니며, 보정사항 3은 보정 전 확인대상고안에는 기재되어 있지 않았으나, 이는 보정 전 확인대상고안의 구성에서 당연히 기대되는 것으로 불명확하거나 설명이 부족하였던 부분을 보충하고자 추가로 기재한 것이어서 요지변경이 아니라고 판단하였다.