특허 권리범위확인심판에서의 확인대상발명 보정 및 요지변경 판단 기준과 특허권 해석에 관한 법적 쟁점 doc_id PCY_201412121018504191_13

그러나 법 개정으로 적극적 권리범위확인심판의 요지변경 판단기준만이 변경되었을 뿐인데, 소극적 권리범위확인심판의 요지변경 사례가 늘어난 것은 다소 의외의 결과로 생각된다. 참고로, 특허심판원 심판결문 검색시스템에서 심판종류를 권리범위확인심판(17,108건)으로, 주문을 심결취소(1,697건)로, 키워드를 확인대상발명 보정(45건)으로 한정하여 검색한 결과 총 11건이 검색되었고 그 중 확인대상발명의 보정에 대한 심결취소 총 5건 중 1건은 2차 보정에 대한 보정의 적법여부를 판단하지 않아 심결취소된 것이고 4건은 법원에서 요지변경을 심판원과 달리 판단한 것이다. 이는 확인대상발명의 보정의 요지변경을 판단하는데 있어서 특허법원과 특허심판원 사이에 차이가 있음을 확인해 주는 것이라고 볼 수 있다. 왜냐하면, 정정 전의 특허청구범위에 대하여 제3자는 대법원이 판례에서 일관되게 적용하여온 특허청구범위 해석 방법에 따라 특허청구범위를 해석하여야 하므로, 제3자가 그러한 통상적인 해석방법을 넘어서서 청구범위에 기재되지 않은 명세서에 기재된 사항까지 참작하여 청구범위를 확장, 변경, 감축하여 해석하는 것은 허용되지 않는다. 그런데, 정정된 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부를 대비 판단하면서 정정 전의 특허청구범위를 명세서에 기재된 사항까지 반영하여 해석한 후 정정 후의 특허청구범위와 대비하여 실질적인 변경이 없었다고 판단하는 것은 일반적인 청구범위 해석 방법을 위배하는 것이고, 제3자가 그렇게 해석하여야 할 어떠한 의무가 있다고 보기 어렵기 때문이다. 따라서 특허청구범위를 실질적으로 변경하였는지 여부는 일반적인 특허청구범위 해석 방법에 의해 정정 전의 특허청구범위를 해석한 후, 이를 정정 후의 특허청구범위와 대비하여 판단하여야 하며, 상세한 설명은 특허청구범위의 해석이 불명확할 경우 참작할 수 있을 뿐이다. 일본 하급심의 판례는 생략발명이나 불완전이용발명에 대하여 종전부터 두 가지 상반된 입장이 있었다. 동경지방재판소는 도어손잡이레버사건 판결(東京地裁 1983. 2. 26. 선고)에서 “필수적 구성요소라고 주장하여 명세서에 기재하고 특허심사 및 공고를 거켜 등록이 된 이후에 권리를 행사하는 단계에서 돌연히 그 구성요소를 결여하더라도 특허발명의 보호범위에 포함된다고 주장하는 것은 공개된 공보에 객관적으로 공시된 청구범위의 기재를 무시하는 것이 되어 허용되지 아니하고 이는 특허법 79조 등 규정의 취지를 몰각하게 되는 것이 되므로 불완전이용론은 현행법상 채용할 가치가 없다”고 판시하여 그 이론 자체를 부정하였다. 그러나 오사카지방재판소는 블록완구사건 판결(大阪地裁 19685. 17. 선고)에서 “제3자가 실용신안의 고안의 작용효과를 저하시키는 이외에 다른 우수한 작용효과를 수반하지 않고, 전적으로 권리침해의 책임을 면하기 위하여 비교적 중요성이 적은 사항을 생략한 기술을 사용하여 등록실용신안의 실시품에 유사한 것을 제조할 때에는 그 행위는 고안의 구성요건에 오히려 유해적 사항을 부가하여 그 기술사상을 사용하고 있는 것에 지나지 않고, 고안의 보호범위를 침해하는 것으로 봄이 상당하다”라고 하여 특허침해를 긍정하였다. 구체적으로, 이 사건 발명은 접착제 조성물의 필수성분으로서 비스페놀 F형 페녹시 수지를 사용하고 있는데 비하여 선행발명은 비스페놀 A형 페녹시 수지인 PKHA가 개시되어 있다는 점에 차이가 있다. 심결에서는 이러한 차이점은 통상의 기술자가 선행기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 하여 진보성을 부정하였다. 하지만, 법원은 선행기술과의 상위점에 관한 이 사건 출원발명의 구성이 무엇을 해결하고자 한 것인지를 파악한 후, 인용례에 그러한 과제에 대한 기재가 없으므로 그 특징적 구성(비스페놀 F형 페녹시 수지)을 사용하는 것에 대한 시사 등이 되어 있다고 볼 수 없고, 비스페놀 F형 페녹시 수지가 그러한 효능을 갖는다는 점까지 알려져 있었다고 인정할 증거가 없으며, 비스페놀 F형 수지는 인용례의 비스페놀 A형 수지보다 내열성이 낮다고 지적되어 왔으므로 통상의 기술자에게 내열성이 요구되는 회로용 접속부재로 이를 대체하는 것이 용이하다고 볼 수 없다고 하면서, 이 사건 발명의 특징점인 비스페놀 F형 페녹시 수지의 사용을 인용례로부터 용이하게 생각해낼 수 없다고 하였다. 이에 관하여 2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정된 특허법에서는 제140조 제2항을 개정하여, 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시주장발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에, 심판청구서의 보정이 요지 변경에 해당하더라도 허용되도록 하였다. 이는 적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인의 실시주장발명인 확인대상발명을 청구인이 특정하기 어려운 면도 있고, 잘못 특정하여 심결각하되는 경우가 발생하여 분쟁해결이 지연되는 경우가 많으므로, 피청구인이 실시하고 있는 발명이 청구인이 특정한 발명과 동일성을 벗어날 정도로 다른 경우에도 보정이 가능하도록 하여 정확하고 신속한 분쟁해결이 이루어지도록 하기 위한 것이다. 이처럼 확인대상발명은 심판청구서의 일부를 구성하는 특허발명과 대비되는 발명으로 권리범위확인심판에서 심판의 대상물이라는 점에서 민사소송의 소송물에 대응되므로, 별도의 보정 요건에 대한 규정이 없는 한 확인대상발명의 보정 요건은 민사소송의 소송물의 보정 요건에 준하여 판단하는 것이 적합해 보인다. 판례에서 제시하고 있는 확인대상발명에 대한 보정의 요지변경 판단기준에 대해서는 제3장 ‘가. 심판편람에서의 보정 범위’에서 이미 살펴본 바와 같이, 판례에서의 심판청구서 보정의 범위는 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케할 염려가 있는지와 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것인지를 살펴야 한다는 것이다. 이는 소송물로서 청구의 변경요건과 동일하다. 따라서 판례에서도 확인대상발명을 민사소송에서 소송물에 대응되는 개념으로 보고 있음을 알 수 있다. 위 심판편람에서 확인대상발명 보정의 요지변경 판단관련 참고자료로 인용하고 있는 판례들을 정리하면, ① 심판청구서의 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이고, ② 확인대상발명에 대한 보정의 요지변경은 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성과는 다른 개념으로 보아야 하고, 명세서의 보정이 나 정정의 요건인 신규사항과도 구별되어야 하는 것이며, ③ 따라서 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재 및/또는 특허발명과 대비하는데 필요한 구성에 관한 기재가 생략되었을 때, 이를 추가하거나 변경하는 보정은 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다는 것이다.