특허권의 권리범위 확정 및 침해 판단과 관련된 법적 쟁점과 제도적 개선 방안에 관한 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_14

정리하면 권리범위확인심판에서 확인대상발명은 진정한 심판의 대상인 심판물로서 민사소송에서 소송물에 대응되는 개념으로 청구취지로서의 의의와 청구원인으로서의 의의를 모두 갖고 있다. 그런데 특허법에서는 확인대상발명의 보정 범위를 별도로 정하고 있지 않고, 다만 특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없는 것으로 정하고 있을 뿐이다. 그렇다면 민사소송에서 소송물에 대응되는 개념으로 청구의 변경요건에 따라 확인대상발명의 요지변경을 보아야 할 것인데, 이에 대해서는 아직 아무것도 정립된 기준이 없다. 따라서 다음 장에서는 판례를 통해 확인대상발명의 보정 요건에 대해 알아보고, 이를 바탕으로 심판편람 개정안을 제시하고자 한다. 한편, 특허법에서는 심판청구서가 그 요지를 변경한 경우에 대한 처리 절차를 법에서 별도로 정하고 있지 않아 심판 실무상 또 따른 혼란을 초래하고 있다. 나아가서, 특허권자가 특허청구범위에 새로운 구성을 부가하여 청구범위를 감축하려고 하는데도 불구하고 제3자에게 끼치는 불측의 손해 때문에 정정이 불허되고 특허권 자체가 무효되도록 하는 것은 발명자에게 가혹한 것이 사실이다. 이러한 피해를 전면적으로 구제하기 위해서는 정정의 범위에 특별한 제한을 두지 않고 있는 미국식 정정 제도의 도입이 필요해 보인다. 미국의 정정 제도에 의하면, 발명자도 특허청구범위를 비교적 자유롭게 정정하여 특허권을 유지하면서 정정 후 특허권에 대해서는 장래 권리 행사가 보장되고, 제3자로서도 정정 전에 이루어진 실시 및 구체적 실시 준비 행위에 대해 실시권, 즉 중간권을 인정받을 수 있으므로, 정정으로 인한 불측의 손해 위험에서 벗어날 수 있기 때문이다. 현 국내 제도하에서는 정정이 허용되면 모두 소급효가 인정되기 때문에 제3자의 이익 보호를 위해 정정의 범위를 크게 확장하는데 한계가 따를 수 밖에 없다. 그렇다면, 특허청에서 발명자의 특허권 보호를 강화할 필요가 있다면 불안정한 법 해석에 의존하여 정정의 범위를 확대하는 것 보다는, 입법권을 행사하여 정정의 범위를 확대하여 주면서도 제3자에게 실시권을 부여하여 권리자와 제3자 사이의 이익 균형을 도모하는 것이 보다 균형적인 접근법으로 보인다. 한편, 특허권은 고도한 기술적 사상의 창작물을 다루는 것이어서 특허권의 권리범위를 확정하기 위해서는 그 기술적 사상을 이해할 수 있는 고도의 전문성을 필요로 하고, 게다가 특허권은 무체재산권으로서 특허발명의 보호범위가 추상적이어서 기술적 사상을 이해할 수 있는 고도의 전문성만으로는 그 권리의 한계를 명확히 확정짓는 것이 용이하지 않다. 따라서 과학기술관련 전문지식이 부족하고 특허 청구범위 해석에 관한 경험이 부족한 법관들이 특허발명의 보호범위를 확정하는데 어려움이 따를 뿐만 아니라 오류가 있을 수 있음은 자명한 것이다. 이를 돕고자 나라마다 다양한 방안을 활용하고 있다. 독일의 기술판사 제도는 전문가에 의한 전문적 판단을 가장 잘 활용하는 좋은 예라 할 것이다. 앞으로 2 내지 3년 내에 설립이 예정된 유럽통합특허법원(Unified Patent Court)에서도 독일의 기술판사 제도를 그대로 활용할 예정이다. 일본에서는 법원에서의 기술조사관 제도, 일본특허청에서의 판정 제도를 두고 있으며, 영국과 오스트리아에서는 특허청에서의 오피니언제도, 비침해 선언 등과 같은 제도를 두고 있다. 특허권의 공동 직접침해를 인정하더라도 그 성립범위에 관하여는 행위 공동성과 관련하여 ① 일반 공동불법행위의 성립요건에 관한 공동성을 유추하여 복수의 행위자들이 각각 시행하는 침해의 구성요소가 객관적 관련 공동성을 가지고 있으면 침해를 구성한다는 견해와(객관적 공동설), ② 공동 직접 침해행위에 객관적 공동성이 있는 것으로는 부족하고 적어도 침해자 사이에 주관적 공동실행이라는 의사와 객관적 공동실행의 사실이 존재하는 등 형법상 공동정범과 유사한 결합관계가 있어야 한다거나, 각 침해자가 공모까지는 아니더라도 모두가 자신들이 공동하여 실행하는 시스템의 전체구성, 처리에 대한 인식은 공유하고 있어야 한다는 견해(주관적 공동설)가 대립한다. 살피건대, 특허법상의 공동 직접침해의 성립을 인정해야할 필요성은 있지만, 그 성립 범위를 넓게하면 침해 행위에 관련된 자들 중에서 자기 의사와 무관하게 타인의 행위와 결합되어 침해 결과를 발생시키거나, 침해행위에 부분적으로 제공된 물건이 범용품이거나 공지기술인 경우에도 제3자가 침해 책임을 부담하게 되어 전용품에 대해서만 간접침해를 인정하는 특허법의 취지를 몰각하게 된다. 또한, 권리범위의 속부 판단에 있어서는 일정한 요건하에서 복수주체가 특허발명을 분산하여 실시하는 행위에 대해, 이를 직접침해로 규율하지 않으면 영업방법 발명, 컴퓨터 프로그램 발명 등을 충분히 보호하지 못한다는 점, 미국․ 일본 등 선진국에서 이러한 행위를 직접침해로 규율하고 있어서 국제적 기준에 부합하여야 한다는 점, 법원에서 이미 공동 직접침해 행위를 인정하고 있다는 점 등을 고려하여 직접침해 규정을 적용하는 것이 바람직할 것이다. 즉, 각 공동 행위자가 주관적 공모 하에 객관적 행위를 분담하여 유기적 일체로서 단일한 침해 행위를 수행하는 경우 등에는 복수의 침해자 모두에게 침해책임을 물을 수 있으므로, 특허발명의 구성요소들 중 어느 일부를 실시하는 당사자들 각각을 대상으로 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 이 경우에는 복수 주체들 사이에 공모가 있었다는 점을 입증하도록 하여야 할 것이다. 앞서 살핀 바와 같이 각 나라마다 진보성 판단을 하기 위한 지침이 존재하고, 우리나라나 일본은 미국의 TSM 테스트 또는 유럽의 ‘problem-solution approach’처럼 특별히 이름이 부쳐진 테스트 기법은 없지만 심사지침서나 판례들은 미국이나 유럽에서 추구하는 방향과 같은 취지의 진보성 판단 기준을 제시하면서 사후적 고찰에 의한 잘못된 심리가 이뤄지지 않도록 주의할 것을 주문하고 있다. 또한, 특허심판원이나 법원은 그러한 판결들의 취지에 동의하고 그 판단기준을 적극적으로 인용하면서 진보성 판단 절차를 진행하고 있다. 그럼에도 불구하고 왜 당사자들이나 지재권분야 종사자들로부터 특허청이나 법원이 사후적 고찰을 하고 있다는 불만이 꾸준히 제기되는 것일까. 가장 주된 이유는 실무상 절차에서 찾을 수 있다고 본다. 통상적으로 심사 또는 심판 실무상 판단 대상이 되는 출원발명의 내용을 먼저 파악하고 나서 그 기술적 특징을 이해한 후 가장 적합한 검색어를 도출해 내고 그와 가장 밀접한 선행 기술을 찾게 되고 그리고 나서 이 사건 출원발명과 선행기술을 서로 대비하여 진보성 판단에 이르게 된다. 결국, 확인대상발명의 특정에 문제가 있어서 보정명령을 했는데 그 보정이 요지변경이어서 각하하고자 하는 경우는 특허법 제140조 제2항의 요건을 만족하지 못하는 부적법한 청구로 각하할 수 있을 것이고, 그 보정이 요지변경이라는 이유로 보정을 불허하고 보정 전 확인대상발명으로 심판하여 그 특정에 여전히 문제가 있어 각하하고자 하는 경우는 특허법 제140조 제3항의 요건을 만족하지 못하는 부적법한 청구로 각하할 수 있을 것이다. 그런데 그 보정이 요지변경된 경우에 대한 처리 절차가 명문화되어 있지 않은 현행 특허법하에서 가장 바람직한 처리방법은, 그 보정을 불허하고 변경 전 대상으로 심판한 후 특허법 제140조 제3항의 요건을 만족하지 못하는 부적법한 청구로 각하하는 것으로 보인다. 궁극적으로는 절차를 명확히 하기 위해서는 민사소송법에서와 같이 심판 청구서의 보정이 요지변경일 때는 그 보정을 불인정하는 결정을 하여야 하는 법조문을 추가할 필요가 있어 보인다.