특허권의 중간권 및 진보성 판단 시 통상의 기술자 기준과 사후적 고찰 방지의 중요성 doc_id PCY_201412121018504191_15

중간권은 절대적 중간권과 형평법상 중간권이 있다. 절대적 중간권은 물건의 제조, 획득 당시에는 원특허의 침해가 아니었지만 재발행에 의하여 특허 침해가 되는 경우, 재발행 전에 제조하거나 획득한 것을 그 이후에 사용 또는 판매하는 것에 대해 법정의 무상 실시권이 허용된다. 절대적 중간권은 그 물건을 추가로 제조하는 것까지 확장되지는 않는다. 형평법상 중간권은 목적물을 추가로 제조할 수 있는 형평상 권리로서, 원특허에는 없었지만 재발행에 의해 나타난 특허 청구범위에 속하는 물건을 제조하거나, 방법을 사용하기 위한 설비나 장비에 대해 제3자가 이미 상당한 자금을 투자한 경우, 법원은 재량에 의해 제3자가 제조를 계속할 수 있도록 허용할 수 있다. 형평법상 중간권은 장래의 침해에 대해 제한된 범위내에서 제3자를 구제한다. 이 판결에 대해서는 실질상의 변경 범위를 이와같이 좁게 해석하면, 특허청구범위를 감축함으로써 특허가 무효로 될 염려를 없애기 위한 정정심판제도가 사실상 그 존재 의의를 잃게된다는 비판이 있었고, 이 후 주류적인 법원 판례로 받아들여지지도 않았다. 그럼에도 불구하고, 2004년 동경지방법원에서는 특허침해 소송에서, “보정 전 특허청구범위에 관련된 발명으로 새롭게 부가된 구성이 이 발명의 특허 출원 당시 당업자에 의해 주지의 기술 수단(주지 기술)에 해당되지 않는 경우에는, 보정 전 특허 발명과 보정 후의 특허청구의 범위의 기재에 관한 발명은 특단의 사정이 없는 한 별개의 발명이라고 해야한다.‘라고 판시하여, 주지가 아닌 구성을 부가할 경우 실질적 변경에 해당한다는 견해가 법원 내에서 여전히 존재하고 있음을 알 수 있고, 한 번 등록된 권리범위는 함부로 변경할 수 없다는 일본 법원의 보수적 인식의 단면을 엿볼 수 있다. 진보성 판단에 있어서의 통상의 기술자를 어떠한 존재로 받아들이는지에 대해서는, 실무적으로 진보성 판단은 심사관 또는 심판관에 의해 이루어지므로 이들이 통상의 기술자라고 볼 수 있다는 소위‘심사관 기준설’과, 통상의 기술자는 특정인이 아니고 진보성을 판단하는 자가 상정하는 상상의 인물이라는 ‘상상의 인물 기준설’로 크게 나뉘는데,46) 특허청의 심사지침서는 통상의 기술자를 ‘출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물’이라고 정의하고 있어서 ‘상상의 인물 기준설’을 택하고 있는 것으로 보인다. 미국에서는 진보성 판단시 통상의 기술자의 수준을 구체적으로 정하는 작업을 거치고 있고, 유럽특허청 또한 통상의 기술자의 수준이 쟁점이 되어 이를 명확히 한 후 진보성 판단에 들어가는 사례가 다수 존재한다. 우리나라 판례에는 특정 사건의 진보성 판단에 적합한 통상의 기술자를 특별히 정의 내리거나 한 사건은 찾기 어렵고 단지 ‘여러분야의 복수의 기술자가 아닌 단수의 자연인으로서 기술자를 의미하는 것으로 보아야 한다’는 특허법원 판결(2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결)이 존재할 뿐이라고 한다. 실무적으로는 심사관, 심판관 또는 기술심리관 등이 나름대로 통상의 기술자 수준을 상정하여 진보성 판단을 하고 있고, 특별히 통상의 기술자 수준을 명확한 사실관계로서 심리하고 있지는 아니하며, 업무의 부담 측면에서도 이에 대해 적극적 고려를 하지 않고 있는 것이 현실이다. 앞서 본 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결에서도 통상의 기술자의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료를 토대로 파악할 것을 주문하고 있는바, 우리 실무에서 통상의 기술자 수준을 정확히 정립한 후에 판단에 임하는 실무를 적극적으로 도입할 필요가 있다고 하겠다. 유럽에서는 출원발명의 요지에 가장 근접한 선행기술을 선택한 후 출원발명과 선행기술의 기술적 요지의 효과를 비교하여 출원발명이 해결하고자 하는 기술적 목적(technical problem)이 무엇인지를 객관적으로 결정하고 출원발명의 해결수단(solution)이 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 용이한 것인가를 단계적으로 판단하는 ‘과제 해결 접근법(problem-solution approach)’을 채용하고 있다. 특히, 통상의 기술자가 객관적인 과제에 직면하면 가장 가까운 선행기술을 변경 또는 적용하여 ‘출원발명에 이를 수 있을 것(could)’이라는 것만으로는 진보성을 부정하기에 충분하지 않고, 과연 실제로 통상의 기술자가 ‘출원발명에 이르기 위해 그렇게 했을 것인지(would)’를 진보성 판단의 결정적 요소로 보는데, 이러한 ‘could-would’ 테스트는 사후적 고찰을 방지하는 데에 유용한 시스템으로 평가받고 있다. 유럽특허청의 심사지침서는 출원발명에서 비롯된 사전적 지식에 의한 사후적 분석(ex post facto anaylsis)을 경계하여야 한다는 점 또한 명시적으로 설명하고 있다. 우리 대법원은 진보성 판단과 관련된 기준을 쟁점 위주로 지속적으로 제시하여 왔는데, 그 가운데에서 사후적 고찰을 경계하여야 한다는 취지의 판결을 명시적으로 한 최초의 판결은 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결이다. 이 판결문에서 대법원은 ‘특허법 제29조 제2항의 규정에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다’고 하여 진보성 판단의 심리 중에 사후적 고찰을 하지 않도록 해야 한다는 점을 명확히 하였다. 이 사건은 ‘이동통신망을 이용한 비상호출 처리 장치와 그 방법’이라는 발명의 무효 사건으로서, 구성요소 4(비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단)에 특징이 있는 발명이다. 이 사건의 원심(특허법원 2005. 12. 16. 선고 2005허1554 판결)은 이 구성요소 4는 비교대상발명 1의 실시예 2에 기재된 구성과 동일․유사하게 대응되는 것이어서 기술적 특이성이 있다고 보기 어려우므로 진보성이 부정된다고 하였으나, 대법원은 비교대상발명의 대응구성으로부터 구성 요소 4를 생각해낼 수밖에 없을 것이라는 사정을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에서 이 사건 특허발명의 명세서에서 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자가 이 발명을 용이하게 발명할 수 있다고는 할 수 없을 것인데 이러한 사후적 판단은 허용되지 아니하는 것이라고 하며 원심판단이 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단한 것이어서 진보성 판단에 잘못이 있다고 하였다.