미국과 한국의 특허 권리범위 확정 절차 및 한국 권리범위확인심판 제도의 의의와 활용 현황 doc_id PCY_201412121018504191_16

한편, 미국에서는 특허청구범위 해석을 사실문제(matter of fact)가 아닌 법적문제(matter of law)로 보고 침해소송 본안 심리에 들어가기 전에 특허청구범위의 해석, 즉 당사자들 사이에 쟁점이 되는 용어 해석에 대한 주장을 듣고 정리하는 Markman hearing이라는 과정을 거치고 그를 통해 Markman ruling이라는 결정문을 채택한다. 특허청구범위에 기재된 용어 해석은 청구범위, 명세서, 심사이력에 근거해서 정리하고 부족할 경우 전문가 증언을 참고하기도 한다. 결국, Markman hearing을 통해 그 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)에게 있어서 그 발명의 완성시점을 기준으로 그 청구범위에 기재된 용어가 의미하는 바가 무엇인지 여부를 결정하는 것인데, 이는 특허권의 권리범위를 확정짓는 절차에 상응하는 것으로 침해여부를 결정하는데 있어서 결정적인 역할을 한다고 할 것이다. Post Grant Review는 특허 등록 또는 재등록일로부터 최초 9개월 이내에 제3자의 신청에 의해 이용 가능한 절차로서, 특허 무효성에 대한 모든 근거를 이유로 다툴 수 있다. 특허권자는 청구항을 삭제하거나, 대체 청구항을 제안하는 방식으로 특허를 1회 정정 청구할 수 있다. Inter Partes Review는 PGR 기간(9개월)이 경과한 후에 제3자가 신청할 수 있으며, 개정 전의 당사자계 재심사(IPR)을 대체하는 것으로서, 선행 특허나 간행물에 기초하여 신규성과 진보성을 다툴 수 있다. 특허권자는 청구항을 삭제하거나, 대체 청구항을 제안하는 방식으로 특허를 1회 정정 청구할 수 있다. Inter Partes Review나 Post Grant Review에서는 정정이 청구범위의 확장, 신규사항의 추가에 해당할 경우 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에 의해 거절된다. 그러나, 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination)에서는, 실질적 변경에 대해 심사단계에서 판단하지 않고, 실질적 변경이 발생한 경우에는 권리행사에 제한을 두고 있으며, 권리범위를 확장하는 보정은 허용되지 않고 권리범위의 확장은 추후 무효의 대상이 된다. 우리나라에서는 특허법 제135조 제1항에서 “특허권자․ 전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”라고 규정하는 바와 같이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 권리범위확인심판이라는 제도를 두고 있다. 충남대학교 산학협력단의 연구보고서에서는 ‘권리의 침해에 대해서는 법관에 의한 재판을 통하여 다투는 것이 일반적이다. 그런데 산업재산권에 관하여 이와 같은 권리범위확인심판을 둔 제도적 취지는, 무형의 기술적 사상 등을 대상으로 하는 산업재산권의 침해에 대해서는 전문적인 기술적 지식 등을 구비하지 못한 법관에 의한 재판에 앞서, 많은 경험과 전문적인 기술적 지식을 구비한 심판관이 특정 형태의 실시기술 또는 실시하고자 하는 기술 등이 특허발명 등의 보호범위에 속하는지의 여부를 판단하게 하여 소송비용을 절감하고 본격적인 특허분쟁의 발생을 미연에 방지되도록 함과 동시에, 이어질 수 있는 민 ․ 형사상의 법적 절차에서 판단의 기준을 제공함으로써 법관이 기술적 측면의 심리에 소요되는 부담을 줄이기 위함이다’와 같이 권리 범위확인심판의 제도적 의의를 확인하고 있다. 나아가, 2005년부터 2011년까지 동일 특허/실용신안에 대하여 권리범위확인심판의 심결과 침해소송 판결의 결과가 비교 가능한 건수는 총 124건(여기서 비교 가능 건수란 권리범위확인심판의 심결 이후에 특허침해소송의 판결이 선고된 건 수 중 기술 대비에 의한 침해 여부 판단이 있었던 경우에 해당되는 건수를 이른다)인데, 그 중 결과가 일치한 사건은 100건으로 약 81%에 달해서 특허침해소송의 판단이 권리범위확인심판의 판단과 일치하는 경우가 상당한 정도에 이른다. 또한, 권리범위확인심판 중 소극적 권리범위확인심판은 2005년부터 2011년까지의 권리범위확인심판 심결 건수인 총 4,290건 중 그 심결건수가 2,346건으로 약 55%를 차지하여 특허권자에 의한 권리범위확인심판인 적극적 권리범위확인심판에 비해 더 많이 활용되고 있음을 알 수 있다. 이는 소극적 권리범위확인심판의 경우 실시 중인 발명뿐만 아니라 실시 예정인 발명에 대해서도 심판을 청구할 수 있어서, 사업을 실시하기 전 해당 사업 관련 기술이 타인의 특허를 침해하는지 여부를 미리 판단받을 수 있다는 점에서 그 활용도가 높다는 것을 입증해주는 것이다. 여기서는 권리범위확인심판이 실제로 얼마나 활용되고 있는지 여부를 살펴봄으로써 권리범위확인심판의 존재 의의에 대한 답을 찾아보고자 한다. 권리범위확인심판은 2005년부터 20011년까지 매년 600건 이상씩 청구되어 심결건수가 총 4,290건에 달하는 반면, 같은 기간 1심 선고된 침해소송 판결 건수는 총 440건에 불과하여 산술적으로 대비하면 권리범위확인 건수가 소송건수의 약 10배에 달한다. 이는 당사자 간 분쟁에서 약 90%는 소송 없이 권리범위확인심판만으로 분쟁이 종결되었음을 의미한다고 볼 수 있으며 또한 당사자들이 권리범위확인심판의 결론에 대해 상당히 신뢰하고 있음을 의미한다고도 볼 수 있다. 따라서 권리범위확인심판은 당사자들이 사법적 수단을 활용하기 전 단계에서 조기에 원만한 분쟁해결을 도모할 수 있게 되고, 신속한 분쟁해결과 소송비용의 절감을 기대할 수 있다는 점에서 그 활용가치가 높다고 할 수 있다. 앞서 살핀 바와 같이 권리범위확인심판 결과가 특허/실용신안 침해소송에서 어느 정도 활용되고 있는지에 대한 연구가 있었는데, 전국 법원에 제기된 특허/실용신안 침해 민사 본안 판결 중 2005년에서 2011년 사이에 1심 선고된 사건 440건 중 각 침해소송에서 침해주장의 근거가 된 전체 특허/실용신안에 대한 권리범위확인심판 사건 중 침해소송 기준 동일 당사자간 동일 권리에 기초한 권리범위확인심판 청구 건은 188건이었고, 그 중 44건에 대해서는 변론종결일까지 권리범위확인심판의 심결이 이루어지지 않았고, 6건은 변론종결 전 특허법원에 의해 심결이 취소되었으며, 14건은 심결각하 되었다. 결국, 188건 중 침해소송 변론 종결일까지 권리범위확인심판의 심결이 이루어지지 않은 사건은 모두 44건으로 23%에 이르고 심결이 각하된 사건은 모두 14건으로 7%에 이른다. 따라서 침해소송에서 권리범위확인심판의 심결 활용율을 높이려면 무엇보다 변론종결일 전에 심결이 이루어지는 것 그리고 심결각하 건수를 줄이는 것이 중요하다고 하겠다. 권리범위확인심판의 경우 변론종결일 전에 심결이 이루어질 수 있도록 하기 위해서 특허청에서는 권리범위확인심판을 우선심판 요건에 포함하여 심판 기간을 줄일 수 있는 방안을 이미 마련하여 시행중에 있다. 또한, 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명의 보정이 실시주장 발명과 동일하게 하는 것을 허용함으로써 확인대상발명의 보정이 요지변경으로 심결각하되는 사례를 줄이는 방안을 마련하였다. 그 결과 적극적 권리 범위확인심판에서 각하로 판단한 비율은 2006년 35%에서 2009년 28%로 매년 감소하는 추세를 보이고 있다. 반면 소극적 권리범위확인심판에서 각하로 판단한 비율은 2006년 6%에서 2009년 10%로 증가하는 추세를 보이고 있다. 한편, 특허/실용신안 권리범위확인심판의 특허심판원 심결에 대한 특허법원에의 총 제소건수는 989건으로 제소율은 특허심판원의 심결 총 3,648건의 27%에 해당된다. 그 중 심결주문별 심결취소율을 살피면 속함을 불속함으로 판단한 것이 59%, 불속함을 속함으로 판단한 것이 19%, 각하를 각하가 아닌 것으로 판단한 것이 39%로 나타났고, 각하 사건만을 살펴보면, 특허심판원의 각하 판단에 대한 심결취소율은 적극의 경우 34%인 반면 소극인 경우 83%에 달한다.