권리범위확인심판에서의 확인대상발명 특정 및 보정 요건, 그리고 특허권의 정정과 실질적 변경에 관한 법리적 고찰 doc_id PCY_201412121018504191_17

같은 자료에 의하면, 특허/실용신안 분야의 권리범위확인심판 3,648건 중에서 확인대상발명/고안의 보정이 있는 비율은 7%인 265건이었다. 그 중 적법한 보정으로 판단한 사건은 74%인 197건, 요지변경으로 판단한 사건이 26%인 68건으로 조사되었다. 확인대상발명/고안을 보정하는 비율은 2005년에는 5% 이내였으나, 2006년부터 꾸준히 증가하여 2009년에는 13%로 높아지고 있다. 결국, 권리범위확인심판의 소송에서의 활용성을 저해하는 요소로는 침해소송 변론 종결일 전까지 심결이 이루어지지 않은 경우와 심결각하로 본안 판단에조차 이르지 못하는 경우를 들 수 있는데, 전자는 우선심판의 도입으로 해결방안을 모색하여 시행 중에 있고 후자는 적극적 권리범위확인심판에서의 보정요건 완화로 어느 정도 그 활용성 향상에 기여한 것으로 보인다. 그러나 적극적 권리범위확인심판과 달리 소극적 권리범위확인심판에서는 심결각하율이 증가하고 있으며 그 비율이 더욱 늘어날 전망이어서, 현재 권리범위확인심판에서의 소송에서의 활용성을 저해하는 가장 큰 요소는 소극적 권리범위확인심판에서의 심결각하로 볼 수 있다. 권리범위확인심판을 청구하면서 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명 ․ 제품번호(이하 ’상품명 등‘이라 한다) 등을 기재하여 확인대상발명이 특정될 수 있다면, 추후 특정된 확인대상발명과 동일한 범위 내에서 설명서 및 도면의 기재를 부가 ․ 삭제․ 변경하는 보정은 요지변경이 아니다. 권리범위확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명 등을 기재하는 경우, 그 실물사진 및/또는 상품명 등이 청구취지로서의 확인대상발명으로서의 특정요건을 갖추고 있다면, 즉 ‘사회적으로 보아 다른 물건과 식별할 수 있을 정도’로 특정된다면(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결), 확인대상발명의 설명서 및 도면을 그와 같이 특정된 실물사진 및/또는 상품명 등과 동일하게 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 하는 구성부분을 부가․ 삭제․ 변경하는 것이어서 요지변경이 아니다. 다만, 보정된 구성이 그 물품에 처음부터 당연히 있어야 할 구성인지 여부에 대해 다툼이 있다면, 그에 대한 소명이 이루어져야 할 것이다. 특허심판원은, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성 1 중 ‘염산분사관(120) 및 노즐(121) 구조’가 ‘염산공급관(13) 단부(13a)를 방해석의 하부까지 단순 연장하는 구조’로 치환된 것이 아니라, 이 사건 특허발명의 구성 1 중 ‘염산분사관(120)’ 및 ‘상부를 향하도록 형성된 분사노즐(121)’이 생략되고(이 사건 특허발명의 도면에 따르면 ‘상부를 향하도록 형성된 분사노즐(121)을 구비한 염산분사관(120)’은 ‘밀폐용기(110) 하부까지 연장된 염산공급관(122)’에 연결되어 있어, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성에서 ‘상부를 향하도록 형성된 분사노즐(121)을 구비한 염산분사관(120)’이 생략된 구성임을 알 수 있다), 그럼으로써 방해석의 위치가 ‘염산분사관(120)의 상부’에서 ‘염산공급관(13)의 단부(13a) 일측’으로 변경된 것이라고 판단한 후, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위 속하지 아니한다는 법리를 적용하여 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 심결을 하였다. 양 당사자나 법원은, 당사자가 제출한 설명서 이외에는 달리 판단 근거가 없을 경우, 확인대상발명은 설명서에 기재된 내용을 중심으로 보아야 하는 반면, 실시주장발명은 피청구인이 제출한 설명서와 도면 등 가능한한 모든 구성으로부터 파악하여 대비시켜야 할 것이다. 이는 몇 가지 관점에서 타당성이 있다. 첫째로 청구인에게 확인대상발명의 실시에 대한 입증책임이 있다. 둘째, 청구인에게는 확인대상발명을 실시주장발명과 일치하도록 보정함으로서 확인대상발명과 실시주장발명 사이의 불일치를 해소할 기회가 있다. 셋째, 피청구인이 실시주장발명을 제출한다는 것은 실시주장발명을 실시하고 있다고 자인한 것이어서, 이후 확인대상발명이 실시주장발명과 동일한 것으로 판단되면 확인대상발명이 등록발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되어 자신이 제출한 실시주장발명에까지 그 효력이 미치게 되는 위험을 감수하게 되기 때문이다. 물론 이러한 경우에도 그 생략되어 있는 구성요소가 확인대상발명에서 다른 구성요소에서 구현되거나 실질적으로 동일한 기능을 갖는 구성요소가 있는지를 꼼꼼히 살펴 판단을 하면 그 오류를 치유할 수 있으나, 이는 쉬운 일이 아니다. 따라서 개별 구성요소들(성분 또는 부품 등)로 이루어진 하나의 유기적 결합체를 단위로 하여 확인대상발명의 대응구성과 대비를 하여 균등여부를 판단하고, 혹시 특허발명의 유기적 결합체의 일부 구성요소가 확인대상발명에 생략(결여)되어 있다면, 그 생략된 구성요소가 확인대상발명의 다른 구성요소에서 구현되고 있는지를 판단하면 되는 것이고, 그에 따라 균등침해인지 생략발명인지 판단할 수 있으므로, 대비되는 발명을 전체적인 관점에서 보게 되어 세부적인 각 개별 구성요소의 선택에 의한 판단방법보다 침해나 권리범위속부 여부판단의 일관성 유지에 용이하다고 생각된다. 한편 개별적인 구성요소의 유기적 결합체를 그 구성하는 각 개별 구성요소를 선택하여 판단하는 것은 발명의 유기적 일체성을 훼손할 위험성도 가지고 있어 바람직하지 않은 것으로 보인다. 특허법 제63조에 의하면, 특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정허가심판을 청구할 수 있게 되어 있고 이 경우 특허청구의 범위는 확장 또는 변경할 수 없게 되어 있으며 특허청구의 범위를 감축하는 경우에는 정정후의 특허청구의 범위에 기재된 사항이 특허출원당시에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정되어 있는 바, 그 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구의 범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하던가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다. 특허청구범위의 실질적 변경 여부는 명세서 전체의 내용을 기초로 하여 정정 전후 특허청구범위의 실질적인 내용을 파악한 다음, 제3자에게 불측의 손해를 가할 우려가 있는지 여부를 고려하면서 그 파악된 정정 전후의 특허청구범위를 대비하여 변경이 있는지를 판단하여야 한다고 한다. 이 견해는 외적 부가인 경우에도 발명의 상세한 설명에 개시된 구성요소를 추가할 수 있는 것을 예정한 개방형 청구항으로 작성되어 있는 경우에는 제3자에게 불측의 손해를 일으킬 염려가 없다고 한다. 한편, 일본의 다수 학설은 제3자에게 불이익을 주는지 여부라는 관점에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부를 판단하는 견해가 유력하고, 위 견해에서는 정정사항이 정정 전의 명세서 또는 도면에 충분히 개시되어 있는 이상 특별한 사정이 없으면 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는다고 보고 있다고 한다.