특허 및 실용신안의 정정 시 실질적 변경 여부를 판단하는 기준과 법리적 쟁점 doc_id PCY_201412121018504191_18

다만, 명세서에 하위 개념에 해당하는 구성이 구체적으로 기재되어 있다고 하더라도, 무효사건 또는 정정사건에서 현출된 증거와 구별되는 이질적이거나 현저한 효과가 하위개념의 구성 한정으로부터 새롭게 인식되게 되고, 이러한 효과에 대해서는 명세서에서 설명하고 있지 않다면, 이러한 정정은 정정에 의해 선택발명에 이르게 된 것으로서 실질적 변경으로 판단할 수 있을 것이다. (만약 무효사건이나 제3자에 의한 정보제공 등에 의해 선행기술이 현출되지 않은 상태에서 특허권자가 이러한 정정을 스스로 한다면, 심사관은 이를 선택발명으로 인지하기 어려우므로 정정이 허용될 것이다. 그러나, 이 경우에는 추후 제3자에 의해 정정무효 사건으로 다시 다투게 될 가능성이 높다.) 한편, 정정에 의해 선택발명에 이르게 되었는지는 한정사항과 선행기술과의 대비라는 전제하에 논의될 수 있으므로, 독립특허요건을 다툴 수 있는 정정심판에서는 실질적 변경 여부로 판단하지 않고, 독립특허요건(진보성) 위배를 이유로 정정을 불허할 수도 있을 것이다. 이 사건 정정은 구성이 직렬적으로 부가된 형태를 취하고 있어서 청구범위의 감축에 해당하지만, 추가된 구성 및 이로 인한 효과가 정정 전의 명세서에 기재되어 있지 않으므로 등록청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라고 판단하고 있다. 청구범위의 감축도 명세서에 기재된 범위 내에서 이루어져야 한다는 점을 확인하고 있다. 다만, 명세서에 기재되지 않은 사항을 특허청구범위에 포함시키는 정정은 신규사항의 추가에 해당하므로 특허법 제136조 제2항에 위배되는 것으로 보는 것이 보다 합리적으로 보인다. 그렇지만, 국내 또는 일본의 판결에서 명세서에 없는 새로운 구성 또는 효과라고 하면서 실질적 변경으로 판단한 사례를 다수 발견할 수 있는 점, 정정 불허 이유를 무엇으로 보든 결론은 동일하다는 점에 비추어볼 때, 이를 정치하게 구분할 필요는 크지 않아 보인다. 이 사건 명세서의 종래 기술에는, 종래 합성 파이프의 이음쇠는 절연링으로 인하여 전식현상을 방지하는 효과가 있다고 기재하고 있다. 다만 높은 유압에서 수밀효과가 부족하므로 이 사건 고안은 합성파이프의 걸림부에 다수의 링홈을 형성하여 수밀효과를 높이고자 하고 있다. 특허권자는 이 사건 정정을 통하여 ‘끼움홈(3) 내측단에 요홈을 형성하여 이 요홈에 절연링(C)을 먼저 끼움한 다음’이라는 기재를 청구범위에 부가하였다. 그런데, 위 정정된 사항은 명세서의 종래기술로 기재된 것이므로, 이 사건 판결에서는 절연링을 이 사건 고안의 구성으로 보지 아니하고, 새로운 구성으로 판단하고 전식현상 방지라는 새로운 작용 효과가 발생한 것으로 판단하였다. 즉, 정정된 청구범위가 당초의 청구범위에 비해 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는지를 판단할 때는 명세서의 종래기술은 배제되고, 이 사건 특허발명의 목적 및 효과로 명시된 것만을 대상으로 판단하여야 한다고 판시하였다. 이 사건 판결은 청구범위 감축의 경우 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있던 것을 그대로 반영하는 정정은 실질적 변경에 해당하지 않는다는 점을 명확히 하였다. 그러나 판결이유를 구체적으로 살펴보면, 정정 전 청구 범위에 기재되어 있던 ‘반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전 가능하게 지지된 회전부재’라는 구성에서, 피벗지지 운동의 의미를 명세서 및 용어의 일반적 의미로부터 해석하고, 이러한 구성이 발명의 목적 및 효과와 어떠한 관계를 가지는지를 먼저 파악하고 있다. 이러한 청구범위 해석을 바탕으로 하여, 정정 후 부가된 구성은 정정 전 청구범위에 기재된 위 구성을 감축하거나 구체화한 것으로서 실질적 변경이 아니라고 판단하였다. 따라서 이 사건 판결의 의미를 상세한 설명에 기재된 어떠한 구성이든 청구범위에 부가할 수 있다는 것으로 확대 해석하는 것은 경계해야 하며, 정정 전 특허청구범위에 정정 사항과 관련된 구성이 존재하여야 한다는 점도 동시에 시사하고 있다. 특허청구범위는 각 항이 상호 독립되어 있는 이상 그 독립항은 그대로 두고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항만을 추가하는 것은 실질적으로 권리범위를 확장하거나 변경하는 것이어서 그와 같은 정정심판청구는 허용될 수 없고( 대법원 1996. 11. 12. 선고 96후634 판결), 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항 제2호의 '오기의 정정'이라 함은 '명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정'하는 것을 의미하는 것으로서 이러한 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 정정에 관한 법리를 오해하거나 심리미진 내지 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다. 구 실용신안법 제49조의2 제1항, 제27조 제2항 제2호의 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’라 함은 ‘명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정’하는 것을 의미하는 것이고(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 참조), 같은 법 제49조의2 제4항, 제51조 제2항, 제3항에 의하면 명세서 또는 도면의 잘못된 기재를 정정하는 것은 실용신안등록 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있고, 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다(대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 참조). 이 사건은 정정 전 청구범위에 기재된 구성요소인 히터코일(Ra)을 히터릴레이코일(Ra)로 정정한 것이나, 정정 전 명세서 어디에도 히터릴레이코일(Ra)에 대한 기재가 없고, 히터코일(Ra)은 명세서를 참조하여 보더라도 열을 발생시키는 도선을 코일 형상으로 제작한 구조체에 지나지 아니하므로, 이를 릴레이를 구동하기 위한 구조체인 히터 릴레이코일(Ra) 또는 상위 개념인 코일(Ra)로 정정하는 것은 새로운 목적, 효과를 발생시키는 것으로서 실질적 변경에 해당한다고 판단한 것이다. 이 사건은 위 2002후543 판결과 마찬가지로 명세서에 기재되지 않은 구성을 부가하는 정정에 대해 신규사항 추가가 아닌 실질적 변경으로 판단하고 있는데, 신규사항 추가로 보더라도 마찬가지 결론에 도달할 것으로 보인다.